Park Law Firm

+ 미국특허청에 특허를 출원한 이후에 제품 개발을 계속하던 중에 이미 출원된 특허 명세서에는 포함되지 않았으나 기술 내용 일부의 보완이 필요하다는 생각을 하게 되었습니다. 이미 특허로 출원된 기술 내용의 일부를 보완할 어떤 제도적 장치가 있나요?

미국특허청에 특허를 출원한 이후에 제품 개발을 계속하던 중에 이미 출원된 특허 명세서에는 포함되지 않았으나 기술 내용 일부의 보완이 필요하다는 생각을 하게 되었습니다. 이미 특허로 출원된 기술 내용의 일부를 보완할 어떤 제도적 장치가 있나요?

현재 완전히 새로운 분야에서 특허발명이 이루어지는 경우는 많지 않고 대부분의 경우 기존의 장치 또는 방법 등을 개량하는 과정에서 발명이 이루어집니다. 이미 특허로 출원된 발명에 대해서 특허청의 심사가 진행되는 기간중 새로이 이루어진 개량이나, 특허출원 당시에는 인식하지 못하였던 부분에 대한 발명자의 권리에 대한 보호를 강화하도록, 미국 특허법은 연속출원 (Continuation Application) 이라는 출원 방식을 허락하고 있습니다.

기본적으로 연속출원은 원래의 출원(선출원)과는 별개의 출원으로 취급되지만, 특허 기술 내용이 선출원과 결합되어 특허청의 심사 절차가 간편해지고 심사에 걸리는 시간이 단축되는 장점이 있습니다. 또한, 특허가 허락된 이후에도 연속 출원 과정을 통해 서로 연관된 일련의 특허들이 하나의 발명군(group of patents)으로 인식될 수 있으므로 특허권자의 권리 행사에도 유리합니다.

연속 출원을 하려면 선출원이 포기되거나 특허로 허락되기 이전이어야 하며, 선출원과 연속 출원의 발명자 중 일인 이상이 같아야 합니다. 선출원의 명세서(specification)에 개시 (disclose)는 되어 있으나 출원 당시에는 발명의 효과를 인식하지 못하여 청구범위(claims)에 기재하지 않은 부분은 연속 출원의 청구범위에 기재하여 특허를 받을 수 있습니다. 이 경우 특허요건에 대한 심사는 선출원의 출원일을 기준으로 하여 행하게 되는 장점이 있습니다. 즉, 출원인은 발명에 관련된 사항을 명세서에 최대한 자세히 기재함으로써 추후 발명의 새로운 효과가 인식될 경우 이에 대해 선출원일의 이익을 보존하면서 특허 청구를 하는 것이 가능합니다. 그리고 연속 출원에 의해 선출원 발명의 심사를 진행중(pending)으로 유지함으로써 침해소송중 필요한 사항을 청구범위에 추가하여 특허받을 수 있는 가능성을 확보할 수 있습니다.

출원 이후에 개발된 내용은 부분연속출원(Continuation-in-part Application)의 형식으로 원출원의 내용과 결합하여 출원할 수 있습니다. 새로이 개발되어 추가된 기술 내용에 대해서는 일부연속출원의 출원일을 기준으로 심사하게 되나, 일부연속출원은 선출원의 내용까지 포함함으로써 발명의 일체성(integrity)를 유지하는 장점이 있습니다. 또한 연속출원과 부분연속출원은 특허출원에 대한 거절 이유 통지(Office Action)를 극복하는 중요한 수단을 제공합니다. 연속출원을 통해 출원인은 선출원에 개시된 발명을 더 정확하게 기재하고 올바르게 청구할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 이는 특히 선출원의 최종거절 (Final Rejection) 이후에 항고심판 절차(Appeal Procedures)를 밟는 것에 비해 비용 및 시간면의 절약을 가능하게 합니다. 부분연속출원을 통해 출원인은 새로이 개발된 기술내용을 선출원에 결합시켜 선출원 발명과의 일체성을 유지하면서 거절 이유를 효과적으로 극복할 수 있습니다.

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+ 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 사업을 하고 있습니다. 특허에 의한 소프트웨어 보호의 장점 및 특허 출원시 유의 사항을 알고 싶습니다.

소프트웨어 개발을 전문으로 하는 사업을 하고 있습니다. 특허에 의한 소프트웨어 보호의 장점 및 특허 출원시 유의 사항을 알고 싶습니다. 근래에 다양한 소프트웨어가 개발되고 있으며 그 부가 가치도 급속히 증가하고 있습니다. 과거에는 소프트웨어에 대해 특허성이 인정되지 않았고 소프트웨어는 주로 저작권 및 영업 비밀 (trade secret) 에 의해 보호되어왔습니다. 그러나 소프트웨어 보호에 대해 보다 강력한 법적 수단을 필요로 한다는 시대적 요청에 따라 특허청에서는 1996년에 컴퓨터 관련 발명에 대한 심사 지침서를 발행하였고 사실상 모든 소프트웨어를 특허 대상으로 인정하였습니다.

소프트웨어 특허를 일상적 용어로 표현하면 컴퓨터에서 수행되는 컴퓨터 프로그램으로 표현되는 발명이라 할 수 있습니다. 저작권법에 의한 보호는 타인이 소프트웨어의 아이디어의 표현과 동일 또는 극히 유사한 표현을 사용하는 것만을 금지할 수 있으며 아이디어 자체는 보호받지 못합니다. 영업 비밀에 의한 보호는 아이디어가 공개되지 않았을 때만 유효하다는 단점이 있습니다. 소프트웨어를 특허 출원하여 특허가 허락되면 특허 출원서의 청구항 (Claims) 에 표현된 아이디어에 대해 독점배타권을 행사할 수 있습니다.

청구항에는 개발된 소프트웨어의 세부 구성 요소들로 부터 출발하여 보다 추상적인 아이디어를 단계별로 기재하여 출원할 수 있으며, 이같이 청구항에 표현된 아이디어는 특허의 일반적 허락 요건을 만족하는 한 특허를 받을 수 있습니다. 즉 특허권자는 소프트웨어의 구체적 표현 뿐만 아니라 이에 내재된 핵심 아이디어에 대해서도 타인의 사용을 금지시켜 독점권을 행사하거나 라이센스를 부여하여 발명의 가치를 경제적 이익으로 현실화할 수 있는 것입니다.

소프트웨어의 특허 요건은 일반적인 발명과 같습니다. 즉 이미 알려진 것이 아니고 (신규성, Novelty), 알려진 것과의 차이점이 용이하게 만들어낼 수 있는 것이 아니며 (진보성, Nonobviousness), 특허 출원 명세서 (Specification)의 내용이 출원시에 해당 분야에 평균적 지식을 가진 사람, 즉 프로그래머가 특별한 어려움없이 그 특허 발명을 사용할 수 있을 정도로 상세하게 기술되어야 합니다 (개시 요건, Disclosure Requirement).

소프트웨어 발명은 다른 발명과는 달리 그 구성 요소가 물체나 자연 현상이 아니고 단계적인 개념을 포함하며, 또한 그 개념들은 소프트웨어가 이용되는 분야와 무관하게 공통적으로 쓰일 수 있다는 특징이 있습니다. 이는 특허청에서 통상적으로 심사에 사용하는 기존의 특허 자료가 주로 소프트웨어에 대해 특허성이 인정된 후의 것만 존재한다는 점과 더불어 신규성과 진보성의 판단을 어렵게 하는 원인이 되며, 심사 실무 및 특허 분쟁에 대한 판례가 정착될 때까지는 많은 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 그러므로 소프트웨어 특허 출원을 위해서는 최근에 발행된 특허 및 기타 자료를 면밀하게 분석하여 신규성, 진보성, 및 개시 요건의 기준에 맞게 명세서 및 청구항을 작성하는 것이 중요합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 저희 회사가 이번에 개발한 신기술을 우선 미국을 포함하여 한국, 중국, 일본에 특허를 출원하려고 합니다. 그런데, 이들 나라에 각각 특허로 출원하지 않고 한번에 여러나라를 선택하여 출원하는 제도가 있다고 들었습니다. 여러나라에 특허를 출원하고자 할 때 가장 유리한 출원방법은 무었인지요.

저희 회사가 이번에 개발한 신기술을 우선 미국을 포함하여 한국, 중국, 일본에 특허를 출원하려고 합니다. 그런데, 이들 나라에 각각 특허로 출원하지 않고 한번에 여러나라를 선택하여 출원하는 제도가 있다고 들었습니다. 여러나라에 특허를 출원하고자 할 때 가장 유리한 출원방법은 무었인지요.

각 나라의 특허법은 해당 나라 내에서만 효력이 있는 국내법이 적용됩니다. 따라서, 한 나라에 출원된 특허는 그 나라 내에서만 보호받을수 있습니다. 다시 말하여, 미국특허로 한국에서 특허권을 주장할 수 없습니다. 결국 여러 나라에서 특허를 받으려면, 특허 받고자 하는 나라에 각각 따로 출원해야 합니다.

국제특허협약에 따라 이러한 불편을 부분적으로 극복할수 있는 방법은 2가지입니다. 하나는 파리 협약(Paris Convention)에 따른 외국출원 우선권주장 특허출원이고, 다른하나는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)에 따른 특허출원입니다. 외국출원 우선권주장 특허출원을 이용하면, A국에 특허를 출원한날로부터 12개월 이내에 동일한 기술을 B국에 특허출원하게 되면, B국에서 특허가 허락되는 경우 그 특허권이 A국의 최초출원일로 소급되는 장점이 있습니다. 따라서, 외국출원 우선권 주장을 이용하면 동시에 여러나라에 출원하지 않고 일단 한 나라에 출원한 후에, 12개월의 기간 내에서 특허기술의 시장성을 보아가며 출원국을 결정할수 있는 유리한 점이 있습니다. 이러한 외국출원 우선권을 주장하려면 최초출원국의 특허청장 직인이 찍힌 우선권 서류를 별도로 첨부하여야 합니다.

PCT출원 방식의 가장 큰 장점은 출원예정국가에서 특허 예정 상품에 대한 시장성을 조사할 수 있는 충분한 기간(최초 출원국의 출원일로부터 30개월까지)을 확보할수 있다는 것입니다. 파리 협약에 따른 우선권 주장 허용기간이 12개월인데 비하여, PCT출원 하에서는 그 보다 18개월 많은 30개월까지 우선권 주장기간이 주어지는 셈이고, 그 기간 동안 충분히 시장조사를 하여 타당성이 있으면 출원을 실행하면 됩니다. 세계특허출원 또는 다국특허출원등으로도 통용되는 PCT 출원을 하려면, 특허협력조약가입국의 국적보유자이거나 거주자이어야 하며, 2001년 4월 기준으로 PCT가입국은 북한을 포함하여 111개국입니다.

그러나, PCT출원이 출원비용을 줄여주는 것은 아닙니다. PCT출원은 시장조사의 시간적 여유를 제공하는 장점이 있는 반면에 PCT출원비용("PCT Stage I"에 드는 비용)이 추가되는 단점이 있습니다. PCT출원의 개별국가 출원단계("National Phase")에서는 일반 출원에 비하여 비용면에서 거의 차이가 없습니다.

PCT출원비용에는 국제 특허 검색("International Search Report")비용이 포함되며, 최초 출원일로부터 19개월까지 국제예비심사("International Preliminary Examination" - PCT Stage II)를 요청하지 않으면 20개월까지는 개별국가 출원단계로 넘어가야 합니다. 이 경우, PCT출원은 일반출원에 비하여 우선권 주장기간이 8개월만 더 연장되는 셈이 됩니다.

파리조약에 따른 외국출원 우선권 주장에 따른 특허출원과 PCT출원에는 각각 비용과 시장서 조사를 위한 기간확보면에서 각각 장단점이 있습니다. PCT출원에대한 좀더 구체적인 내용을 이해하려면 전문가와의 상담이 요구됩니다.

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+ 한국과 중국으로부터 가방을 수입하여 미국시장에 유통시키는 수입상입니다. 얼마전에 가방에 사용되는 자석버튼의 특허가 올해로 17년이 되어 미국특허권의 독점기간이 종료되어 내년부터는 로열티를 지불하지 않고 자유롭게 수입 및 유통하여도 된다고 들은 적이 있습니다. 이것이 맞는 말인지요. 미국특허권의 독점기간에 대하여 정확히 알고싶습니다.

한국과 중국으로부터 가방을 수입하여 미국시장에 유통시키는 수입상입니다. 얼마전에 가방에 사용되는 자석버튼의 특허가 올해로 17년이 되어 미국특허권의 독점기간이 종료되어 내년부터는 로열티를 지불하지 않고 자유롭게 수입 및 유통하여도 된다고 들은 적이 있습니다. 이것이 맞는 말인지요. 미국특허권의 독점기간에 대하여 정확히 알고싶습니다.

미국특허의 존속기간에 대하여 귀하가 들은 말은 부분적으로 정확한 내용이 아닙니다. 지난 1995년도에 미국특허 존속기간이 한차례 변경되었고, 이로 인하여 미국 특허권의 독점기간에 대한 일부 혼동이 있는 것이 사실입니다. 개략적으로 설명하면 1995년도 중반 이후에 미국특허청에 특허출원하여 특허증을 받은 경우의 미국특허 존속기간은 20년이고, 1995년 중반 이전에 미국특허를 허락받은 경우의 특허기간은 17년 또는 20년입니다.

구체적으로 1995년 6월 8일 이전에 미국특허가 출원되었다면 a)특허발행일(Patent Issue Date)로부터 17년 또는 b)미국특허청에 특허를 처음 출원한 날(Patent Application Date)로부터 20년 중에서 기간이 더 긴 것이 미국특허의 특허존속기간이 됩니다. 이에 비하여 1995년 6월 8일 또는 그 이후에 미국특허가 출원되어 특허가 허락되는 경우의 미국특허권은 처음 미국특허청에 출원한 날로부터 20년간 지속됩니다.

단, 미국 이외의 국가에 출원된 특허의 우선권을 주장하는 경우라면 최초출원국의 출원일로부터 20년간 지속됩니다. 여기서 우선권 주장이란 국제협약에 따라 A국가에 출원된 특허를 12개월 이내에 다시 B국가에 특허출원함으로서 A국가에 출원된 사실을 B국가로부터 인정받는 것으로 만일 B국가에서 특허를 허락받는 경우 B국가의 특허권이 A국가의 최초출원일로 소급하여 적용됩니다.

현재 미국특허청이 특허권자의 독점기간을 20년으로 주는 것은 지적재산권자의 권리행사 기간을 일정기간 보호해주고 독점기간이 종료되면 누구나 특허기술을 로열티 지불없이 사용할수 있도록 하여 모두에게 혜택을 주는 한편 신기술 개발을 장려하려는 취지입니다.

특허권자가 20년간의 독점기간을 유지하려면 미국특허청에 3차례에 걸쳐서 특허유지비를 납부하여야 합니다. 특허발행일로부터 3년에서 3.5년 사이에 한번, 7년에서 7.5년 사이에 한번, 마지막으로 11년에서 11.5년 사이에 한번씩 소정의 특허유지비를 특허청에 납부하여야 특허권이 계속유지됩니다.

귀하가 관심을 두고있는 자석이 달린 버튼(미국특허번호 US 4,453,294)의 특허권자는 뉴욕소재의 Randolf-Rand라는 회사인데 미국특허출원일(application date)이 1983년 3월 25일이고 특허발행일자(issue date)는 1984년 6월 12일입니다.

일반인이 이해하기 어려운 설명이지만, 위의 특허는 1979년 10월 29일자 같은 회사 특허출원(현재 포기됨)의 연속출원(Continuation Application)형식의 특허입니다. 따라서, 상기 자석달린 버튼의 미국특허기간은, 최초출원일로 간주되는 1979년 10월 29일(선행출원일)로부터 20년(즉, 1999년 10월 28일)과, 특허발행일인 1984년 6월 12일로부터 17년(즉, 2001년 6월 11일) 중에서 존속기간이 더 오래 지속되는 특허발행일로부터 17년이 상기 자석달린 버튼의 미국특허권 유지기간에 해당됩니다.

이에따라, Randolf-Rand사의 자석 달린 버튼의 미국내 독점기간은 지난 2001년 6월 12일자로 종료되었으므로, 이제는 귀하가 미국특허번호 US 4,453,294의 특허권에 해당되는 자석달린 버튼을 Randolf-Rand사의 허락없이 사용하여도 특허권 침해가 되지는 않습니다.

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+ 인터넷에서 간단히 미국특허를 찾아볼수 있다고 들었습니다. 제가 새로운 기계장치를 개발하였는데 혹시 다른 사람이 이미 특허를 받은 장치가 아닌지 확인해 보고 싶습니다. 곧바로 특허를 신청하는 것보다는 유사한 특허가 없다는 것을 확인한 후에 특허 신청하는 것이 바람직하다는 말을 들은적이 있습니다. 특허받고자 하는 기술이 이미 미국특허청에 특허로 등록되었는지를 인터넷을 통하여 제가 직접 알아볼수 있는지요.

인터넷에서 간단히 미국특허를 찾아볼수 있다고 들었습니다. 제가 새로운 기계장치를 개발하였는데 혹시 다른 사람이 이미 특허를 받은 장치가 아닌지 확인해 보고 싶습니다. 곧바로 특허를 신청하는 것보다는 유사한 특허가 없다는 것을 확인한 후에 특허 신청하는 것이 바람직하다는 말을 들은적이 있습니다. 특허받고자 하는 기술이 이미 미국특허청에 특허로 등록되었는지를 인터넷을 통하여 제가 직접 알아볼수 있는지요.

특허를 신청하고자 하는 새로운 기술이 다른 사람의 특허로 이미 허락된 기술인지를 인터넷으로 확인해 볼수 있습니다. 인터넷을 통한 특허검색(Patent Search)에는 무료 특허검색 사이트를 이용하는 방법과 유료 특허검색 사이트를 이용하는 방법이 있습니다. 현재 무료 특허검색을 제공하는 인터넷 웹사이트로는 미국특허청(www.uspto.gov)과 델피온사의 데이터베이스(www.delphion.com)가 있습니다. 미국특허청의 특허검색 웹사이트를 통하면 1976년부터 최근까지의 미국특허를 검색할수 있습니다. 델피온사는 그동안 미국과 유럽을 망라하는 특허테이터 베이스를 운영해오던 IBM사로부터 2000연도에 독립한 델피온(Delphion)사의 더웬트 데이터베이스(Derwent Data)를 무료서비스와 유료서비스로 나누어 운영하고 있습니다.

2001년 5월을 기준으로 더웬트 데이터베이스를 통하여 1971년도부터의 미국특허, 1979년부터의 유럽특허, 1978년도부터의 일본특허(특허의 요약서에 한함), 1979년도부터의 PCT특허를 포함하는 방대한 특허정보를 무료로 열람할수 있도록 하고 있습니다. 여기서, PCT특허란 국제특허협약(Patent Cooperation Treaty)의 다국출원에 따른 특허를 말합니다.

이들 인터넷 무료 특허검색사이트에서 특허를 검색하는 방법은 크게 두가지입니다. 하나는 특허번호를 통한 검색이고 다른 하나는 특허기술과 관련된 단어등을 입력하여 특정기술에 관련된 특허를 찾아보는 것입니다. 예를 들어, 회로차단기와 관련된 특허를 찾고 싶으면 "circuit breaker"를 입력하고 클릭하면 이러한 용어가 사용되는 기술과 관련된 특허를 찾아볼수 있습니다. 위의 두 가지 무료 특허 검색 웹사이트와 이에 대한 한글설명은 www.parkandsutton.com의 "미국특허검색"을 통하여 볼수 있습니다. 인터넷상의 유료 특허검색 서비스는 특허변호사(Patent Attorney), 변리사(Patent Agent) 또는 특허출원을 많이 하는 기업이 주로 사용합니다. 대표적인 유료 특허검색 웹사이트는 www.1790.com이며, 이곳에서는 미국특허청이 특허심사를 시작한 1790년도 이후의 모든 미국특허를 특허번호의 입력만으로 도면을 포함한 특허명세서, 청구항(claims)전체를 뽑아볼수 있습니다.

2001년 기준으로 600만개가 넘는 미국특허중에서 한 기업이나 개인이 특허출원하고자 하는 기술과 유사한특허가 있는지 검색하는 일은 많은 시간이 소요되고 전문성이 필요한 일입니다. 특허받고자 하는 기술내용의 진보성(improvement)이 뛰어나다고 판단되면 출원인이 직접 미국특허청 또는 델피온사의 무료 특허검색사이트를 통하여 기술의 신규성을 확인해볼수 있습니다.

따라서, 귀하의 경우, 위에 소개한 웹사이트를 방문하여 우선 특허받고자 하는 기술의 내용과 관련된 단어의 입력을 통한 1차 검색을 한 후에, 직접 기술내용을 비교해 볼지 또는 특허검색 전문가를 고용할지를 결정하는 것이 바랍직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 중소 제조업체를 운영하는 경영자입니다. 지난해 말에 한국특허청에 실용신안을 출원하였습니다. 발명인은 저의 회사 연구원입니다. 출원인은 저희 회사로 하였습니다. 한국특허청에 출원된 신용신안을 미국특허청에 다시 출원하고자 합니다. 미국특허청에 출원할때도 한국에서와 같이 회사대표인 저의 이름으로 출원할수 있는지요.

중소 제조업체를 운영하는 경영자입니다. 지난해 말에 한국특허청에 실용신안을 출원하였습니다. 발명인은 저의 회사 연구원입니다. 출원인은 저희 회사로 하였습니다. 한국특허청에 출원된 신용신안을 미국특허청에 다시 출원하고자 합니다. 미국특허청에 출원할때도 한국에서와 같이 회사대표인 저의 이름으로 출원할수 있는지요.

우선, 한국특허청에 실용한국에서신안(Utility Model) 또는 특허(Patent)로 출원된 것을 미국특허청에 다시 출원할때는 모두 특허로 분류됩니다. 한국특허청은 실용신안을 특허와는 별도로 분류하고 있으나 한국기준으로 실용신안에 해당되는 기술내용도 미국에서는 특허로 출원될수 있습니다.

질문의 내용에 설명된 바와 같이 한국에서는 회사이름을 사용하여 한국특허청에 특허(Patent) 또는 실용신안(Utility Model)을 신청할수 있습니다. 다시말하여, 한국에서는 대개 발명인(Inventor)이 회사의 직원이거나 회사소속 연구원인 경우에 회사를 출원인(Applicant)으로 특허나 실용신안을 출원하여 해당 권리가 회사에 유보되도록 하고 있습니다. 그러나, 미국에서는 회사가 특허출원인이 될수 없습니다. 이는 특허에 대한 미국적인 기준 때문으로 보고 있습니다. 즉, 발명은 사람만이 할수 있고 회사는 사람이 아니라는 논리 때문입니다. 따라서 미국에서는 발명인(Inventor)과 출원인(Applicant)이 동일하여야합니다. 그러므로, 만일 특허의 권리를 회사 또는 발명인 이외의 개인에게 유보시키려면 반드시 양도증서(Assignment)를 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 합니다. 특허출원서에 첨부된 양도증서를 통하여 발명인으로부터 특허의 권리를 유보받고자 하는 개인 또는 회사가 양수인(Assignee)이 될수 있습니다.

미국특허청에 특허를 출원한 이후에도 양도증서를 별도로 제출하는 것이 가능합니다. 필요한 경우에는 특허가 허락된 이후에도 미국특허청에 특허권의 양도를 신청할수 있습니다. 대개의 경우는 특허증서(Patent Certificate)를 보면 특허권자를 바로알수 있습니다. 특허번호를 알고 있는 경우라면 인터넷(www.delphion.com/simple)을 통하여 미국특허증서의 권리관계를 쉽게 열람할수 있습니다. 만일 특허권의 매매계약이 체결되었으나 미국특허청에 특허권의 양도신청이 되지 않았다면 특허증서에 나타나는 특허권자 즉, 발명인 혹은 양도된 경우에는 양수인(Assignee)과 실제 특허권자가 다를수도 있습니다. 귀하의 경우, 회사소속 연구원인 발명인이 회사로 특허권의 양도를 수용한 상태라면 미국특허청에 제출하는 특허출원서류에 양도서류를 추가하면 됩니다. 물론 양도서류에는 양도인(Assignor)이 되는 발명인의 서명이 필요합니다. 양도인(발명인)이 양도서류에 서명함으로서 모든 권리는 회사(양수인)에 양도되며 필요에 따라서는 공증(Notarization)을 통하여 권리의 이전을 더욱 명확히 할수 있습니다. 이 경우 양수인 서명은 양도받는 회사의 대표인 귀하가 하게됩니다.

만일 발명인인 회사의 직원 또는 회사소속 연구원이 특허권을 소속회사에 양도하기를 거부한다면 고용계약서에 근거하여 강제로 양도시킬수 있습니다. 이 경우 고용계약서는 매우 중요한 역할을 하게 됩니다. 미국에서는 이러한 이유로 기업주들이 고용계약서를 매우 중요하게 생각하며 고용계약서의 작성을 신중히 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 한국에서는 변리사 사무소를 통하여 특허를 출원하게 되는데, 미국에서는 대개 특허변호사를 통하여 특허를 출원한다고 들었습니다. 또한편으로는 미국에도 한국과 같은 변리사 제도가 있다고 들고있읍니다. 그렇다면 미국에서의 특허변호사와 변리사의 차이는 무엇이고 또한 특허변호사와 일반변호사는 어떤차이가 있는지요.

한국에서는 변리사 사무소를 통하여 특허를 출원하게 되는데, 미국에서는 대개 특허변호사를 통하여 특허를 출원한다고 들었습니다. 또한편으로는 미국에도 한국과 같은 변리사 제도가 있다고 들고있읍니다. 그렇다면 미국에서의 특허변호사와 변리사의 차이는 무엇이고 또한 특허변호사와 일반변호사는 어떤차이가 있는지요.

많은 한국분들이 한국과 미국의 특허담당자의 차이점에 대하여 궁금해하고 있고 저도 이러한 질문을 자주받고 있습니다. 특히 한국의 개인 또는 기업체로부터의 문의를 통해서 보면 미국의 특허대리인이 한국과 같이 "미국변리사"일 것으로 생각하는 한국인들이 많은 것같습니다.

미국에서 개인이나 기업체의 특허출원을 처리하는 담당자는 특허변호사(Patent Attorney) 또는 변리사(Patent Agent)입니다. 변리사자격을 가지고 있는 변호사를 흔히 미국에서는 특허변호사라고 말합니다. 그러나 한국의 변리사 제도와는 상당한 차이가 있습니다. 대개 한국에서는 대학전공과 상관없이 변리사 시험에 합격하면 변리사자격이 주어집니다. 이에 비하여 미국에서는 반드시 공대를 졸업하였거나 소정의 공학관련 과목을 이수하여야만 미국변리사 시험을 볼 수 있는 자격이 주어집니다. 객관적으로 보면 매년 선발하는 변리사의 수가 제한되는 한국보다는 일정점수 이상이면 합격하는 미국의 변리사 시험이 상대적으로 쉽다고 말할수는 있습니다.

한국의 변호사는 별도로 변리사 시험에 합격하지 않아도 자동으로 변리사자격이 부여되므로 한국의 변호사는 원하는 경우 특허출원업무를 대행할수 있지만, 미국에서는 변리사 자격이 없는 변호사는 개인이나 기업체를 대리하여 미국특허청에 특허출원을 할 수 없습니다. 이는 한국과 미국의 특허출원제도의 커다란 차이점중의 하나입니다.

미국의 변리사는 한국의 변리사와 마찬가지로 변호사가 아니므로 특허침해 소송등 법정소송을 대리할수 없습니다. 이러한 제약 때문에, 미국의 변리사는 대부분 특허변호사 사무소에 고용되어 특허출원업무를 담당하고 있으며, 이러한 이유로 미국에는 한국과 같은 변리사로 구성된 특허사무소(변리사 사무소)를 찾기가 매우 어렵습니다. 한국에서는 변호사가 변리사시험에 통과하지 않고도 변리사를 겸할수 있다하지만 대부분의 한국 변호사는 기술적인 배경이 없으므로, 한국의 특허출원은 대부분 공학배경이 있는 변리사가 운영하는 특허사무소를 통하여 처리되고 있습니다.

따라서 미국의 특허변호사가 되려면 공대를 졸업하고 변리사 시험(Patent Bar Exam)에 합격하여야 하고 이와는 별도로 법대(Law School)를 졸업한후 해당주의 변호사 협회 시험(State Bar Exam)에 합격하여 변호사자격도 함께 취득하여야 합니다. 간단히 설명하면, 미국의 특허변호사와 일반변호사의 차이는 변호사 자격 이외에 변리사 자격이 있는지의 여부 즉, 공학적인 배경을 가지고 있는지의 여부에 따라 결정됩니다.

미국 특허변호사의 중요한 역할중의 하나는 점차 치열해 지는 특허분쟁 즉, 특허침해소송의 대리인 역할입니다. 새로이 개발된 신기술의 신제품이 세계 각국으로부터 미국 시장에 들어오면 이들 제조업체들은 기존의 기술을 도용했다는 등의 이유로 경쟁사로부터 특허침해 소송을 감당해야 하는 경우가 흔한 것이 현실이므로, 미국에서 특허를 출원할 경우대부분의 특허출원인들이 가능한 특허침해소송을 대리할수 있는 특허변호사를 찾게되는 것입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 새로운 아이디어로 미국특허청에 특허를 신청하였으나 거절되었습니다. 특허가 거절되었을 경우에 특허청에 이의를 제기하여 특허를 허락받는 방법이 있다고 들었습니다. 미국 특허청의 특허 거절에 대한 이의를 제기하는 절차와 방법을 알고싶습니다.

새로운 아이디어로 미국특허청에 특허를 신청하였으나 거절되었습니다. 특허가 거절되었을 경우에 특허청에 이의를 제기하여 특허를 허락받는 방법이 있다고 들었습니다. 미국 특허청의 특허 거절에 대한 이의를 제기하는 절차와 방법을 알고싶습니다.

미국 특허청의 특허심사 기준은 특허로 출원된 신기술의 신규성(Novelty)과 해당분야의 전문가들이 당연히 개발할수 있는(obvious) 기술내용인가를 보는 명료성(Obviousness)으로 구분될수 있습니다. 거절없이 특허를 허락받는 것이 가장 바람직하지만, 일단 출원된 특허가 거절되면 이의신청서를 작성하여 특허를 허락받도록 다시 시도할것인지 아니면 출원된 특허를 포기할 것이지를 신중히 결정하여야 합니다. 출원된 특허가 거절되는 이유는 크게 세가지입니다.

첫째는 부실한 내용설명, 문법적 오류등에 따른 거절입니다. 이는 특허출원서의 수정 또는 보완을 통하여 쉽게 극복될수 있습니다.

특허거절에 대한 두번째 이유는 신규성(Novelty)과 관련된 것으로 이미 특허가 허락된 기존의 특허와 기술내용이 유사하거나 동일한 경우입니다. 이는 극복하기가 쉽지 않습니다. 따라서 특허출원이전에 특허검색(Patent Search)을 통하여 종래의 선행기술을 확인하고 난 이후에 특허출원하는 것이 바람직합니다.

특허가 거절되는 세번째 이유는 미국 특허청이 신기술 또는 새로운 아이디어에 대하여 특허를 허락하는 기준의 핵심으로서 명료성(Obviousness)의 문제입니다. 즉, 특허 출원된 새로운 발명이 해당 분야의 전문가들이 쉽게 유추할수 있는 기술내용인가를 보는 것입니다. 특허청 심사관들이 이러한 세 번째 이유로 특허거절을 결정하는 것은 대체로 이미 미국특허청으로부터 특허를 허락받은 유사한 기술내용과 새로이 신청된 특허출원 내용의 비교를 통해서입니다.

이렇게 기존의 특허내용과의 비교결과 해당분야의 전문가들이 당연히 개발가능하다고 판단되면 심사관은 신청된 특허의 거절을 통보해 옵니다. 특허변호사들은 이를 해당분야 전문가들의 당연한 개발가능성에 따른 거절 또는 Obviousness Rejection이라고 표현합니다. 대개 세 번째 이유에 따른 특허 거절에 대하여 특허청 심사관은 "해당업종의 전문가라면 기존 A특허의 a부분과 기존 B특허의 b부분을 결합하면 특허출원된 기술과 같은기술이 개발된다."는 식의 표현으로 출원된 특허를 거절합니다. 이러한 Obviousness Rejection을 극복하고 특허를 받아내는 것은 특허변호사의 중요한 역할중의 하나가 됩니다.

출원된 특허의 거절통보에 대하여 출원인(발명인)은 특허변호사를 통하여 두 번까지 이의를 제기할수 있습니다. 심사관의 특허 거절은 청구항(Claims, 발명의 범위를 특허법 기준에 맞게 표현한 특허출원서의 가장중요한 부분) 하나하나에 대하여 구체적으로 내려지는데 청구항 일부는 허락되고 일부는 거절되는 경우와, 청구항 전체가 허락되거나 거절되는 경우가 있습니다. 특허 거절에 대한 이의신청서는 심사관이 특허심사결과를 보내온 날로부터 대개 3개월 이내에 작성되어 특허청에 송부되어야 합니다. 거절 극복을 위한 이의신청서에는 새로운 내용을 추가할수 없으므로 특허변호사의 기술적인 이의신청서 작성이 중요합니다. 특허거절에 대한 이의신청서 작성은 대개 특허변호사와 출원인(발명인)의 상담으로 결정됩니다. 특허거절에 대한 대응방법은 기술분야에 따라 다르며 또한 특허를 거절한 심사관에 따라 대응방법이 달라질수 있습니다.

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+전자 상거래가 중심인 인터넷 사업을 하고 있습니다. 이번에 새로운 인터넷 비즈니스 방식을 개발하였습니다. 저희 회사의 비즈니스 방식을 다른회사가 이용하지 못하도록 저희가 새로이 개발한 비즈니스 방법에 대한 특허를 신청하고자 합니다. 사업방법에 대한 특허를 허락하는 기준과 요건을 알고싶습니다.

전자 상거래가 중심인 인터넷 사업을 하고 있습니다. 이번에 새로운 인터넷 비즈니스 방식을 개발하였습니다. 저희 회사의 비즈니스 방식을 다른회사가 이용하지 못하도록 저희가 새로이 개발한 비즈니스 방법에 대한 특허를 신청하고자 합니다. 사업방법에 대한 특허를 허락하는 기준과 요건을 알고싶습니다.

사업방법특허는 말 그대로 Business Method 또는 Business Model에 대한 독점적 사용권을 보호받기 위한 특허로서, 최근들어서는 한국에서도 BM특허로 잘 알려져 있습니다. BM특허를 출원하고자 하는 회사나 개인이 반드시 이해하여야 하는 것은 사업방법특허의 성립조건입니다. 이들 조건이란 컴퓨터, 소프트웨어 또는 인터넷입니다. 다시말하여, 컴퓨터로 구현되거나(computer-implemented), 소프트웨어로 구현되거나(software-implemented) 또는 인터넷으로 구현되는 (internet-implemented) 사업방법이 BM특허로 출원될 수 있습니다.

원칙적으로 BM특허는 반도체 제작 방법등과 같은 제조공정에 대한 기존의 방법특허에 포함됩니다. 그러나, 컴퓨터나 소프트웨어 또는 인터넷이 개입되지 않는 사업방식은 미국특허청(USPTO)이 새로이 정하고 있는 BM특허의 요건에 맞지 않으므로 BM특허로 출원하여 특허를 받기가 어렵다 할수 있읍니다. 미국에서는 인터넷 비즈니스 (e-commerce)가 붐을 이루기 시작하던 1998년부터 BM특허 출원이 급증하기 시작하였으며, 이에따라 BM특허에 대한 기업과 개인의 관심이 높아졌고 또한 미국특허청의 BM특허 심사기준도 전향적으로 변하는 추세입니다. 이같은 BM특허출원의 급증에도 불구하고, 1998년과 1999년에 미국특허청에 출원된 BM특허의 건수가 전체출원건수의 약 1%에 불과하였지만, 이미 세계최대의 인터넷 서점인 아마존(Amazon.com)은 한번 클릭으로 상품을 구입하는 방법("one-click" on-line purchase model)에 대한 특허권을 보유하고 있고, 인터넷 쇼핑의 선두주자인 프라이스라인(Priceline.com)은 인터넷 역경매(Reverse Auction)에 대한 특허권을 쥐고 있는 등, 인터넷 기업들의 인터넷 사업방법에 대한 선점경쟁은 날이 갈수록 가속화되고 있습니다.

현재 많은 한국의 인터넷 벤쳐기업들도 미국특허청에 BM특허를 출원하였거나 준비중에 있으며, 이들중에는 다수의 무게있는 특허들이 포함되어 있습니다. 일반특허와 마찬가지로, BM특허도 기존에 이미 사용되고 있는 방식이거나, 다른회사나 개인이 먼저 특허신청한 것이라면 물론 특허를 받을수 없으므로 BM특허를 출원하기 전에 기존특허에 대한 검색(Patent Search)을 통하여 출원하고자 하는 특허의 신규성(Novelty)를 확인하는 것이 바랍직합니다. 미국특허청은 기본적으로 BM특허에 대하여 유연한 태도를 보이고 있습니다.

지난 3/29/2000에 발표한 BM특허 기준안(Business Methods Patent Initiative: an Action Plan)을 통하여 미국특허청은 매 분기마다 BM특허 출원인과의 원탁회의(Roundtable Forum)를 개최하여 BM특허 심사기준에 대한 아이디어를 얻고, 또한 굵직한 BM특허 침해소송의 판결을 BM특허 심사기준에 반영하겠다고 밝힌바 있습니다. 이는 BM특허 심사의 기준으로 삼을만한 것이 현재로서는 많지 않은 현실을 수용하고, 사업방법에 대한 특허권 부여에 일반인이 갖는 비판적인 시각을 중화시키고자 하는 미국특허청의 합리적인 노력으로 평가되고 있습니다.

따라서, 컴퓨터, 소프트웨어 또는 인터넷으로 구현되는 사업방식으로 신규성이 확인된 것이라면 BM특허의 미국특허청 출원요건이 갖추어 졌다고 할수 있습니다. 미국 BM특허출원에 대한 보다 구체적인 사항은 실력있는 전문가와의 상담이 요구됩니다.

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+ 한국상품을 수입판패하는 사람입니다. 최근 한국방문시에 한국서 특허받은 인기 상품을 보고 시장성이 있어 보여 미국으로 수입하여 판매하려고 하고 있습니다. 한국특허를 미국에서도 인정받을수 있는지 알고 싶습니다.

한국상품을 수입판패하는 사람입니다. 최근 한국방문시에 한국서 특허받은 인기 상품을 보고 시장성이 있어 보여 미국으로 수입하여 판매하려고 하고 있습니다. 한국특허를 미국에서도 인정받을수 있는지 알고 싶습니다.

한 나라에서 특허를 받았다고 해서 다른 나라에서도 자동으로 특허권이 주어지는 것은 아닙니다. 한국에서 특허받은 상품이라도 미국에서는 그 특허권을 인정받지 못합니다. 미국의 특허권은 미국특허청 (USPTO)으로부터만 받을수 있고 미국내에서만 보호받을수 있으며, 한국 특허청으로부터 취득된 특허는 한국내에서만 보호를 받을수 있습니다. 이는 나라마다 특허법이 다르고, 각 나라의 특허법은 그 나라 안에서만 효력이 있는 국내법이기 때문입니다. 따라서, 한국특허청으로부터 특허받은 상품을 미국의 특허권 없이 미국에 들여와 미국시장에 판매하는 경우, 미국의 제조업자가 동일한 상품을 생산한다 하여도 수입상품은 미국특허권이 없는 셈이므로 이를 막을 도리가 없습니다. 아무리 시장성이 있는 상품이라 하여도 한국특허만 보고 거액을 들여 미국시장 독점권 계약을 체결하는 실수를 범해서는 안되며, 미국특허권자와 한국시장 독점 판매계액을 체결하는 것도 무모한 상행위입니다. 그러므로, 이미 한국이나 미국에서 특허가 허락된 상품을 수입하는 경우에 있어서, 수입국의 특허청에 특허출원이 이미 되어있지 않은 상황이라면 특허권자와 독점계약을 하였다 하여도 독점을 보장받을 수가 없게 됩니다. 그러나, 파리조약( Paris Convention)이라는 국제협약에 따라 한국에 출원된 날짜로부터 12개월 이내에 미국특허청(USPTO)에 출원한다면 이러한 문제는 극복될수 있습니다. 특허변호사들은 이를 우선권 주장(Priority Claiming) 특허출원이라 말합니다. 한국특허청에 출원된 특허 또는 실용신안은 한국의 특허출원일에 대한 우선권 주장으로 미국에 특허로 출원될수 있으며, 만일 미국특허가 허락되는 경우에는 한국특허청에 출원된 날짜로 소급하여 특허출원일이 결정되며 이와는 별도로 미국내의 특허권은 미국출원일로부터 20년간 보호받게 됩니다. 미국특허 출원시에 우선권을 주장하려면, 우선권 주장서류인 한국특허청이 발행한 한국출원 사본을 미국특허청에 특허출원서류와 함께 제출하여야 합니다. 한가지 조심하여야 할 것은, 한국에서 특허 또는 실용실안을 출원한지 12개월이 넘었다면 한국출원 우선권 주장을 할수 없을 뿐만 아니라, 한국서 출원된 것과 동일한 기술로 신규출원도 할수 없다는 것입니다. 한국특허청의 특허심사에 걸리는 기간(2000년 9월 현재 약 2년)을 감안하면, 한국에서 이미 특허받은 기술 또는 특허공보에 공개(출원일로부터 1년 6개월)된 기술에 대하여는 미국에 새로이 특허출원할수 없다고 말할수 있습니다. 따라서, 수입하고자 하는 한국상품의 특허 또는 실용신안이 출원된지 12개월이 지났는지를 먼저 확인하여야 합니다. 확인 결과, 한국에 출원한지 12개월이 지났으나 일반출판물로 공개되지 않았고 또한 특허공보에 공개되지 않았다면 우선권 주장을 하지 않고 미국특허청에 동일 기술을 새로이 출원하는 것이 가능합니다. 이렇게 출원된 이후에는 출원서류를 기준으로 독점계약을 체결할수 있읍니다. 만일 한국에 출원 된지 12개월이 지나지 않았다면, 먼저 한국출원 우선권을 주장하여 미국특허청에 특허를 출원하도록 한 이후에 미국특허청에 출원된 특허서류를 기준으로 미국독점 계약서를 작성하는 것이 가장 바람직 합니다.

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+ 한국상품을 수입판매하는 사람입니다. 최근 한국방문시에 한국서 특허받은 인기 상품을 보고 시장성이 있어 보여 미국으로 수입하여 판매하려고 하고 있습니다. 한국특허를 미국에서도 인정받을수 있는지 알고 싶습니다.

한국상품을 수입판매하는 사람입니다. 최근 한국방문시에 한국서 특허받은 인기 상품을 보고 시장성이 있어 보여 미국으로 수입하여 판매하려고 하고 있습니다. 한국특허를 미국에서도 인정받을수 있는지 알고 싶습니다.

한 나라에서 특허를 받았다고 해서 다른 나라에서도 자동으로 특허권이 주어지는 것은 아닙니다. 한국에서 특허받은 상품이라도 미국에서는 그 특허권을 인정받지 못합니다. 미국의 특허권은 미국특허청 (USPTO)으로부터만 받을수 있고 미국내에서만 보호받을수 있으며, 한국 특허청으로부터 취득된 특허는 한국내에서만 보호를 받을수 있습니다. 이는 나라마다 특허법이 다르고, 각 나라의 특허법은 그 나라 안에서만 효력이 있는 국내법이기 때문입니다. 따라서, 한국특허청으로부터 특허받은 상품을 미국의 특허권 없이 미국에 들여와 미국시장에 판매하는 경우, 미국의 제조업자가 동일한 상품을 생산한다 하여도 수입상품은 미국특허권이 없는 셈이므로 이를 막을 도리가 없습니다. 아무리 시장성이 있는 상품이라 하여도 한국특허만 보고 거액을 들여 미국시장 독점권 계약을 체결하는 실수를 범해서는 안되며, 미국특허권자와 한국시장 독점 판매계액을 체결하는 것도 무모한 상행위입니다. 그러므로, 이미 한국이나 미국에서 특허가 허락된 상품을 수입하는 경우에 있어서, 수입국의 특허청에 특허출원이 이미 되어있지 않은 상황이라면 특허권자와 독점계약을 하였다 하여도 독점을 보장받을 수가 없게 됩니다. 그러나, 파리조약( Paris Convention)이라는 국제협약에 따라 한국에 출원된 날짜로부터 12개월 이내에 미국특허청(USPTO)에 출원한다면 이러한 문제는 극복될수 있습니다. 특허변호사들은 이를 우선권 주장(Priority Claiming) 특허출원이라 말합니다. 한국특허청에 출원된 특허 또는 실용신안은 한국의 특허출원일에 대한 우선권 주장으로 미국에 특허로 출원될수 있으며, 만일 미국특허가 허락되는 경우에는 한국특허청에 출원된 날짜로 소급하여 특허출원일이 결정되며 이와는 별도로 미국내의 특허권은 미국출원일로부터 20년간 보호받게 됩니다. 미국특허 출원시에 우선권을 주장하려면, 우선권 주장서류인 한국특허청이 발행한 한국출원 사본을 미국특허청에 특허출원서류와 함께 제출하여야 합니다. 한가지 조심하여야 할 것은, 한국에서 특허 또는 실용실안을 출원한지 12개월이 넘었다면 한국출원 우선권 주장을 할수 없을 뿐만 아니라, 한국서 출원된 것과 동일한 기술로 신규출원도 할수 없다는 것입니다. 한국특허청의 특허심사에 걸리는 기간(2000년 9월 현재 약 2년)을 감안하면, 한국에서 이미 특허받은 기술 또는 특허공보에 공개(출원일로부터 1년 6개월)된 기술에 대하여는 미국에 새로이 특허출원할수 없다고 말할수 있습니다. 따라서, 수입하고자 하는 한국상품의 특허 또는 실용신안이 출원된지 12개월이 지났는지를 먼저 확인하여야 합니다. 확인 결과, 한국에 출원한지 12개월이 지났으나 일반출판물로 공개되지 않았고 또한 특허공보에 공개되지 않았다면 우선권 주장을 하지 않고 미국특허청에 동일 기술을 새로이 출원하는 것이 가능합니다. 이렇게 출원된 이후에는 출원서류를 기준으로 독점계약을 체결할수 있읍니다. 만일 한국에 출원 된지 12개월이 지나지 않았다면, 먼저 한국출원 우선권을 주장하여 미국특허청에 특허를 출원하도록 한 이후에 미국특허청에 출원된 특허서류를 기준으로 미국독점 계약서를 작성하는 것이 가장 바람직 합니다.

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