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가장 인기 많은 특허칼럼
많은 분들이 특허를 출원하기 위해서는 발명의 원리를 이용한 물건을 만들어 작동을 확인하여야 하고, 특허변호사에게 출원 서류 작성을 맡기기 전에 그같은 단계를 마무리하여야 하는 것으로 생각하십니다. 또는 출원 업무를 맡기기 위해 일정한 서식을 갖추는 것이 필요한 것으로 생각하시는 분들도 있습니다. 실제 특허 출원을 위해서는 어느정도 구체화된 아이디어가 있으면 됩니다.
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많은 분들이 특허를 출원하기 위해서는 발명의 원리를 이용한 물건을 만들어 작동을 확인하여야 하고, 특허변호사에게 출원 서류 작성을 맡기기 전에 그같은 단계를 마무리하여야 하는 것으로 생각하십니다. 또는 출원 업무를 맡기기 위해 일정한 서식을 갖추는 것이 필요한 것으로 생각하시는 분들도 있습니다. 실제 특허 출원을 위해서는 어느정도 구체화된 아이디어가 있으면 됩니다.
특허 출원은 원칙적으로 발명이 일반 사람에게 알려지기 전에 하여야 하고 또한 같은 내용의 발명을 다른 사람이 하여 특허를 출원하기 전에 하여야 합니다. 즉 특허 출원은 발명의 아이디어가 떠오른 이후 최대한 빨리 하는 것이 필요합니다. 그러므로 특허 출원에 필요한 정도로 발명이 구체화되었을 때 바로 출원하는 것이 바람직합니다. 특허법은 이같은 특허 출원의 시간적 제한과 발명을 공개하여 일반이 이용하게 하는 공익적인 목적을 조화시키기 위해 발명을 설명하는 명세서 및 도면의 기재 정도를 규정하고 있습니다. 명세서는 발명의 내용을 글로 설명한 문서이고, 도면은 기계 장치의 경우와 같이 발명의 내용의 설명을 위해 필요한 경우 명세서에 추가하여 필요한 문서입니다.
특허법의 규정에 의하면 특허 출원을 위해서 필요한 것은 발명의 내용을 발명이 속하는 분야의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 설명된 명세서 및 도면을 작성하여 제출하는 것입니다. 더 자세하게는 발명품을 만들고 사용하는 방식과 과정을 그 분야의 기술자가 명세서 및 도면의 기재 사항을 보고 발명품을 만들어 사용할 수 있도록 정확하게 설명을 하면 되는 것입니다.
즉 특허 출원의 명세서 및 도면에서, 그분야의 기술자에게 일반적으로 알려진 내용은 별도로 상세히 설명하지 않아도 됩니다. 그러므로 시제품의 제작이나 실험에 의한 검증은 출원된 내용이 기술적으로 가능한 한 필수적인 것은 아닙니다. 출원 전에 일반에게 알려진 기술 내용을 종래 기술 (Prior Art)이라 합니다. 특허가 될 수 있는 발명은 종래 기술과 비교하여 그와는 다른 새로운 내용이어야 합니다. 대부분의 발명은 종래 기술을 바탕으로 하여 개량을 함으로서 이루어집니다. 즉 명세서 및 도면의 기재 내용은 기반이 되는 종래 기술의 간략한 설명 및 새로이 개발한 내용의 상세한 설명으로 이루어집니다.
기술적인 발명의 내용을 글로 설명하기 위해서 발명을 여러 구성 요소가 결합된 것으로 기재를 하게 됩니다. 명세서의 핵심 내용은 구성 요소 자체의 설명 및 구성 요소들 사이의 작동 관계의 설명입니다.
특허 변호사는 발명자로부터 발명의 기술적 내용의 설명을 듣고 구성 요소 및 그 사이의 관계를 정확한 용어로서 명세서에 표현을 하게 됩니다. 즉 특허 변호사는 의뢰인의 발명이 속하는 분야의 기술자의 역할을 하여 명세서 및 도면을 작성하게 됩니다.
박윤근(John K. Park) 특허변호사
가장 인기 많은 상표 칼럼
외국(미국, 유럽, 일본, 중국, 멕시코)에 상표등록을 하려고 합니다. 어떻게 해야 하나요?
외국상표권 확보 방식
상표는 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 단어, 마크, 형상, 슬로건, 색상, 소리, 향 등의 회사나 개인의 상징이다. 상표권은 특허청에 상표등록이 완성되었을 때 등록인에게 타인이 혼동되는 유사상표 사용하는 것을 막을 수 있는 권한을 부여한다. 추가로 관세국에 등록을 할 수 있으므로 관세국이 직접 상표권을 침해하는 수입물건을 금지 할 수 있다.
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외국(미국, 유럽, 일본, 중국, 멕시코)에 상표등록을 하려고 합니다. 어떻게 해야 하나요?
외국상표권 확보 방식
상표는 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 단어, 마크, 형상, 슬로건, 색상, 소리, 향 등의 회사나 개인의 상징이다. 상표권은 특허청에 상표등록이 완성되었을 때 등록인에게 타인이 혼동되는 유사상표 사용하는 것을 막을 수 있는 권한을 부여한다. 추가로 관세국에 등록을 할 수 있으므로 관세국이 직접 상표권을 침해하는 수입물건을 금지 할 수 있다.
그러나 특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법이므로 각 나라에 등록이 완성되어야만 권리를 부여 받는다. 예로 한국에 등록된 상표는 한국내에서만 상표권 행사가 가능하며 미국에 등록된 상표는 미국에서만 권리를 주장 할 수 있다. 따라서 10개국에서 상표권을 확보하려면 원칙적으로 개별국가의 대리인(변호사/변리사)을 각각 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원한 후 상표심사를 거쳐 상표등록이 되어야 해당국에서의 상표권 확보가 가능하다. 많은 비용과 시간이 소요되는 쉽지 않은 절차이다.
다행히 국제상표출원 제도의 필요성을 공감하는 국가가 늘어나면서 국제상표등록제도가 생겨났고 이를 이용하여 훨씬 저렴한 비용으로 여러나라에 상표를 등록하는것이 가능하다. 마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제상표출원제도를 이용하면 해당국가의 변호사를 통하지 않고 상표출원인 미국 (거주국)의 특허청을 통하여 조약내의 다른나라에 상표권을 확보할 수 있다. 그러나 각 나라마다 상표법이 다르므로 출원절차상 교정이나 문제 극복이 필요하면 각 나라의 변호사/변리사에 의하여 서류를 제시해야 한다. 마드리드 조약을 통한 국제상표 출원은 출원인의 거주국이 조약의 가입국이고 거주국 특허청에 신청 또는 등록된 상표가 있다면 국제상표등록제도의 이용이 가능하다.
2015년 8월 현재 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽지역국가 및 멕시코를 포함하는 95개 국가가 마드리드 조약의 가입국이다. 그러나 아쉽게도 스페인어의 조약내 공용어 채택의 문제가 해결되지 않아 아직 남미의 많은 국가들은 마드리드 조약의 가입국이 아니지만 조만간에 남미각국도 마드리드 조약의 가입국이 될 것으로 예상된다.
마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도의 가장 큰 장점은 출원인 소재국가의 특허청(Office of origin)을 통한 한번의 출원(single application)으로 국제상표등록번호 (international registration number)를 먼저 부여받는다는 점과, 국제상표등록출원서에 지정한 국가(designated nations)의 특허청이 12개월 내지 18개월 이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않으면 자동으로 지정국 내에 상표권이 발생된다는 점 그리고 국제상표등록제도를 이용하여 등록된 여러나라 상표를 매 10년마다 일괄 갱신(single renewal)이 가능한 점 등이다. 그러나 국제상표신청후 원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 묶이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제상표등록 전체가 포기될 수 있다는 것은 단점중의 하나이다.
마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도는 매우 편리하고 출원비용의 대폭적인 절감을 가져다주는 것은 분명하지만 출원 후 각 국가의 변호사무실을 통한 업무가 필요 할 수 있으므로 미국 상표법 및 국제상표등록제도에 대한 전문적인 지식을 구비한 변호사를 선임하는 것이 바람직하다.
박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌 홈으로 가기
가장 인기 많은 저작권 칼럼
의류 제조 및 수입 관련 비즈니스를 운영하고 있습니다. 경쟁업자가 우리 회사에서 취급하는 의류의 디자인을 모방하는 것을 방지하기 위해서는 어떤 법적 조치를 취해야 하는지요?
의류 제품은 특성상 다양한 디자인(design)이 존재합니다. 특히 소비자는 원단 등 제품의 특성보다는 디자인에 의해 제품을 구매하는 것이 오늘날의 경향이므로 디자인은 의류 제품의 경쟁력의 핵심이라 할 수 있습니다. 독창적인 디자인 (original design) 을 만들어내는 것은 어려우나 이를 모방 (copy)한 의류 제품을 만드는 것은 쉬우므로 모방의 문제가 많이 발생하며, 디자인의 종류가 워낙 다양하므로 모방한 디자인이 아닐지라도 다른 사람의 디자인 저작권 (copyright)을 침해한다는 분쟁이 날 가능성이 있습니다.
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의류 디자인은 주로 저작권법에 의해 보호받을 수 있습니다. 저작권은 디자인의 창작 (creation)과 동시에 발생하며, 저작자(author)의 생존시 및 사망후 70년까지 보호됩니다. 고용되어 저작한 경우에는 고용주가 저작권을 가지며 저작권은 첫 출판으로부터 95년 또는 창작으로부터 120년까지 중 먼저 끝나는 시기까지 보호됩니다.
모방의 문제가 발생하였을 때 문제되는 디자인들이 똑같지는 않지만 사실상 비슷한 경우 (substantial similarity)에도 저작권은 보호됩니다. 다만 사실상 비슷한지의 판단은 결국 구체적인 디자인에 대해 법정에서 판사에 의해 결정되어야 하므로 일반적이고 객관적인 기준이 존재하지는 않습니다. 다른 사람이 저작권을 침해했을 때 저작권자는 연방 지방 법원 (Federal District Court)에 민사 소송 (civil lawsuit)을 제기할 수 있습니다. 이익을 위한 고의적 침해 (willful infringement for profit)의 경우에는 형사상의 수사(criminal investigation)가 개시될 수 있습니다.
이와 같이 저작권의 발생은 단순하고 권리 기간도 길지만 실제로 권리를 행사하기 위해서는 소송을 통하여야 하며, 권리가 적용되는지의 판단도 어렵습니다. 복잡하고 유동적인 저작권의 효과적인 보호를 위해, 광고 피해 보상 조항 (advertising injury provision)을 약관(policy)에 포함하는 책임 보험 (liability insurance)에 가입하는 것이 하나의 대비 방법이 될 수 있습니다.
책임 보험사는 그 약관 (policy)에 해당하는 소송이 제기될 경우 보험 계약자 (insured)를 방어 (defend) 해주거나 방어 비용을 지불합니다. 판례에 의하면 보험사의 의무는 보험으로 보호되는 사항이 적용될 단순한 가능성만 있어도 발생하며, 보험계약자가 그 가능성을 알게 되었을 때 즉시 발생하고, 관련 소송이 종결될 때까지 지속됩니다. 이같이 보험은 디자인 보호, 나아가 저작권 소송 또는 상표 관련 소송의 불확실성을 극복하고 법적 수단을 통해 권리를 보호받는데 큰 도움이 됩니다.
박윤근(John K. Park) 특허변호사
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가장 인기 많은 지적재산권 소송 관련 칼럼
특허 침해소송과 일반 소송 절차는 어떻게 다른지요?
특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위 (claims) 에 의하여 정하여집니다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 배타권 (monopoly) 을 주는 제도로서 공개는 특허 명세서 (specification) 에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서의 일부인 청구범위에 의해 한정됩니다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있습니다. 침해 주장이 있을 때에는 청구범위에 한정된 기술적 발명에 문제의 제품이 포함되는 지를 가장 먼저 판단하여야 합니다.
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청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 청구범위의 해석이 필요합니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류 (prosecution history) 을 포함하는 일차적 증거 자료 (intrinsic evidence)에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의 증언 (testimony) 과 종래 기술 (prior art)을 비교하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어집니다. 특허청구범위의 해석은 기본적으로 청구항에 제시된 권리범위를 종래 기술 (prior art)을 포함하지 않는 범위내에서 넓게 이해를 하게됩니다.
청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로서 마크맨 (Markman) 사건의 대법원 판례 (supreme court decision)가 있으며, 이 판례는 소송 절차로서 청구범위의 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시하였습니다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제로서 배심원 (jury) 보다는 법원의 고유 권한 (purview of the court) 에 속한다는 것입니다. 이 판례 이후 특허 침해 소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회 (Markman hearing)를 가짐으로서 청구범위의 내용을 해석하게 되었으며, 공청회에서는 발명자 (inventor) 와 전문가 (expert)의 증언이 중요한 역할을 합니다.
특허소송에 있어서 마크맨 공청회를 통한 청구범위해석 절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 대부분의 경우에 마크맨 공청회 결과 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결 (summary judgment motion)을 신청하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판 (trial) 절차를 거치지 아니하고 소송을 이길 수 있게 되거나, 화해 (settlement)를 이끌어 내어 소송을 피할 수 있게 됩니다.
이같은 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위의 작성이 중요하며, 특허 분쟁이 발생할 때에는 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문 지식이 중요합니다.
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가장 인기 많은 관련 분야 칼럼
소규모 사업체에 적절한 지적재산권 보호 전략-1 소규모 사업체 (Small Business)를 경영하고 있습니다. 지적 재산권을 보호하여야 한다는 필요성을 들었지만 절차가 너무 복잡하고 비용이 많이 드는 것 같습니다. 소규모 사업체에 적절한 보호 전략으로 어떤 방법이 있을까요?
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소규모 사업체에 적절한 지적재산권 보호 전략-2 소규모 사업체 (Small Business)를 경영하고 있습니다. 지적 재산권을 보호하여야 한다는 필요성을 들었지만 절차가 너무 복잡하고 비용이 많이 드는 것 같습니다. 소규모 사업체에 적절한 보호 전략으로 어떤 방법이 있을까요?
지적 재산권 (Intellectual Property)은 사업에 미치는 그 가치와 중요성, 영향이 갈수록 증가하고 있으며, 특히 소규모 사업체에 있어서는 과거에 비해 그 중요성이 크게 증가하고 있습니다. 또한 경제의 세계화로 소규모 사업체도 국제간의 무역에 참여하는 경우가 늘어나고 있습니다. 인터넷에 의한 정보의 용이한 확산으로 지적재산권의 모방 등에 의한 침해의 가능성도 급격히 증가함에 따라 지적소유권의 대상이 되는 발명품, 상표 등이 불법으로 복제되어, 이러한 위조 상품에 의한 피해도 크게 증가하고 있습니다.
소규모 사업체의 지적 재산권 도용에 의한 피해는 특히 해외 수출 및 해외 생산 시 더 심각해집니다. 재화나 기술과는 달리 지적 재산권은 각국의 국내법에 의해 보호되며, 미국 특허권이나 상표권은 외국에 미치지 않기 때문입니다. 외국에서의 보호를 위해서는 해당 국가에서 보호를 위한 절차를 밟아야 합니다.
미국행정부는 이러한 위조 상품 등에 의한 폐해를 방지하기 위해 광범하고 체계적인 노력을 하고 있으며, 미국 특허청은 이러한 노력의 일환으로 소규모 사업체를 위한 교육 캠페인 (Small Business Education Campaign, www.StopFakes.Gov/SmallBusiness) 을 벌이고 있습니다. 미국 특허청 웹사이트 (www.uspto.gov) 의 홈페이지에서도 확인 가능한 본 캠페인은 특허, 상표, 저작권 및 영업 비밀을 포함하는 지적 재산권의 종류와, 보호 대상, 등록을 위한 출원 절차, 권리의 존속 기간, 침해의 구제 방법, 외국에서의 보호 등에 대하여 간략하고 알기 쉽게 설명하고 있습니다. 본 캠페인은 또한 소규모 사업체가 경제에서 차지하는 비중과 지적 재산권의 침해의 파장을 수치에 의해 상세하게 설명하고 있으며, 더 자세한 정보를 위한 정보원으로의 링크를 제공하고 있습니다.
소규모 사업체의 운영에 있어 지적 재산권을 효과적으로 보호하기 위해서는 지적 재산권의 종류와 관련 행정 관청 또는 사법 기관의 서비스에 대한 이해가 필요합니다. 지적 재산권 침해에 대한 사법적인 구제는 주로 연방법에 의해 연방 법원에서 민사 소송에 의해 이루어지나, 소수의 경우에는 형사법에 의한 정부기관의 집행에 의해서도 이루어집니다. 이 경우 침해당한 권리의 권리자에 의한 정보 제공이 아주 중요합니다.
지적 재산권 문제의 방치는 사업체가 일정 규모 이상으로 성장하려 할 때에 결정적인 장애가 될 수 있습니다. 하나의 예로 식당, 또는 의류 소매업을 개업한 후 수년의 성공적인 고객 유지와 사업 성장을 했다하여도 타인의 선등록 상표와 혼동이 있을 수 있는 상표/상호를 사용했다면 하루만에 상호 및 간판을 바꿔야 할 수 있고, 해당 상표를 사용하여 창출된 이익에 대하여 손해배상 해야하는 경우가 발생할 수 있습니다. 다른 예로 한국에서만 특허나 실용신안이 등록된 물품에 많은 로열티를 지불하고 미국 총판으로 수입을 했다해도 미국 내 타인의 선 특허를 침해하지 않는 다는 보장이 없고, 만약, 한국 발명가가 미국 특허 출원 기한을 놓쳐 미국 특허를 받을 수 없는 경우라면 미국의 다른 회사는 로열티 없이 제조 판매 할 수 있으므로 우리보다 저렴한 가격에 제품을 내놓을 수 있습니다. 미국내 타인의 선특허를 침해 하지 않는다는 보장이 없고, 제 3자보다 못한 처지가 될 수 있습니다. 그러므로 지적 재산권 보호를 위한 투자는, 생산, 판매 등의 다른 분야와 함께 성공적인 사업에 필수적인 요소입니다.
사업을 시작하기 전에 최소한 사용할 상표의 침해 가능성 및 등록 가능성 분석, 상표 등록 및 고용 계약서, 영업비밀 보호 계약서 역시 필수적인 요소입니다. 만일 한국을 포함한 외국에서 사업에 핵심이 되는 제품을 수입 할 경우에는 미국 의장특허 및 발명특허 침해 가능성을 분석해야 하며, 만일 미국에 특허 보호가 필요하다면 미국 특허청에서 기간 제한에 맞춰 특허 신청을 해야하겠습니다.
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