Park Law Firm

+ 특허 출원을 의뢰하려합니다. 어떤 자료를 준비하여야 하는 지요?

특허 출원은 발명이 완성되면 최대한 빨리 하는 것이 타인의 모방 사용을 방지하기 위해, 그리고 권리화를 신속하게 하기 위해 바람직합니다. 발명자로서는 특허 출원 명세서에서 발명의 내용을 어느 정도까지 설명하여야 하는 지 궁금해하는 경우가 많습니다.

이에 대한 미국 특허법상의 요구 사항은 명세서상의 발명의 내용의 기재가 그 발명이 속하는 분야에 숙련된 자가 보고 발명에 의한 제품을 만들거나 발명에 의한 방법을 실시할 수 있을 정도로 기재하여야 한다는 것입니다. 실무적으로 특허청의 심사관이 보았을 때 명확히 이해할 수 있는 정도가 되어야 합니다.

특허 변호사에게 특허 출원을 의뢰할 때 발명 내용의 설명은 다양한 방식으로 가능합니다. 첫째는 발명의 기본 원리(Main Idea)를 간단한 스케치와 함께 설명하는 것입니다. 예를 들어 골프채의 성능을 향상시키기 위한 골프채의 형상의 새로운 설계를 기존의 골프채와의 차이점을 들어 설명함으로써 특허 변호사는 그 차이점을 중심으로 명세서 및 도면을 작성할 수 있습니다. 둘째는 발명 내용에 따라 만든 시제품(Prototype) 또는 그 사진을 바탕으로 설명하는 것입니다. 예를 들어 자전거의 체인 전동 장치에 새로운 기계 장치 개념을 적용하여 시제품을 제작한 경우 시제품으로부터 이해되는 발명의 내용을 중심으로 명세서 및 도면을 작성할 수 있습니다. 세째는 같은 발명 내용에 대해 이미 한국 등에 한 외국 출원의 명세서를 제공하는 것입니다. 예를 들어 한국에서 출원한 특허 출원의 명세서 및 도면이 있는 경우, 이는 통상 특허법상의 기준을 만족하므로 특허 변호사는 미국 특허법상에 고유한 요구 사항을 반영하여 명세서를 새로 작성할 수 있습니다.

이러한 방식을 포함하여 위에 설명한 특허법상의 기준을 만족시킬 수 있는 한 어느 방법으로도 발명의 내용을 제공할 수 있습니다. 또한 먼 곳에서는 Fax, E-mail으로 자료를 보내고 전화로 내용을 논의하여도 됩니다.

발명의 내용 설명 이외에 미국 특허 출원시 유의할 점은 발명자의 정보가 정확하여야 한다는 것입니다. 발명에 참여한 사람이 여럿일 경우 빠짐없이 모두 발명자로서 출원 서류에 기재되어야 합니다. 발명자의 일부가 빠질 경우 추후 발명자간 또는 제3자에 의해 특허의 효력에 대한 분쟁의 가능성이 있습니다. 또한 특허 출원은 반드시 발명자의 명의로 제출되어야 하며 고용주나 투자자 등의 명의로는 할 수 없습니다. 발명자를 고용하고 있는 회사 등은 발명자로부터의 양도에 의해 특허에 대한 권리를 가질 수 있습니다.

세번째로 특허 출원시 유의할 점은 발명하는 과정에서 알게된 기술 자료를 제출할 의무가 있다는 것입니다. 이는 특허 출원 심사의 공정성을 향상시키고 심사를 신속하게 하기 위한 취지입니다. 기술 자료로서 중요한 것은 관련 분야의 특허 공보, 같은 내용을 외국에 출원하였을 경우 그 특허가 공개된 문서 및 특허 심사 과정에서 인용된 자료를 포함합니다.

+ 미국이외의 국가에 출원된 특허를 미국특허청에 출원하려면

한국 특허청에 특허 또는 실용실안을 출원하여 출원날짜를 받은지 1년 이내에 미국 특허청에 실용특허(Utility Patent, 한국의 특허 및 실용신안에 해당)를 출원하면, 미국 특허청으로부터 특허가 허락될 경우에는, 한국에서의 출원날짜로 소급하여 권리주장하는 것이 가능합니다. 특허 변호사나 변리사들은 이를 일반적으로 우선권 출원(Priority Application)이라고 말합니다.

한국의 출원날짜를 보호받기 위한 우선권 출원을 하려면, 한국 특허청이 발급한 우선권 서류 원본을 영문 특허 명세서(설명서)와 함께 미국 특허청에 제출하여야 하며, 이는 반드시 한국 특허청에 특허 출원된(접수된) 날짜로부터 1년 이내이어야 합니다. 다시 말하여, 12/31/2003에 한국 특허청에 특허 또는 실용신안이 출원되었다면, 12/31/2004에 또는 그 이전에 미국 특허청에 우선권 서류를 첨부하여 출원이 되었어야만 미국특허가 허락되는 경우 한국 출원일(12/31/2003)로 권리소급이 가능합니다.

이러한 우선권 출원의 경우에 있어서, 한국의 특허 또는 실용신안의 원문을 한국에서 영문으로 번역하여 그 번역본을 그대로 미국 특허청에 출원하도록 의뢰하는 경우가 종종 있으나(이 경우, 미국의 특허 변호사는 특허 내용에 대한 책임을지지 않음), 이는 바람직하지 못합니다. 이러한 경우, 대개 특허권의 권리 범위를 정하는 특허 청구항(Claims)의 불명료성이 문제가 되어 특허가 대개 거절됩니다. 따라서, 미국특허의 가치를 손상시키지 않으려면, 미국의 전문가(특허 변호사, 변리사)를 통한 영문 특허 명세서(설명서)의 재작성이 바람직합니다.

Priority Patent Application for Securing Earlier Filing Date

A patent right obtained from the U.S Patent & Trademark Office (USPTO) remains enforceable only within the U.S. territory. The exclusive patent right is not secured from other countries unless a separate patent application is filed with each of the desired countries and the patent is granted to exercise the exclusive right in each of the other nations. Paris Convention, however, allows the inventor to secure a priority date based upon the initial patent application within a time period of 12 months for a utility patent and 6 months for a design patent.

As an example, assume that you filed a utility patent application with the USPTO on 12/31/2003. Afterward, you would like to file the same patent application with the Patent Office in South Korea. In this case, if you file the same patent application with the South Korean Patent Office on or earlier than 12/31/2004, your exclusive patent right in South Korea, if granted, dates back to the initial US patent application date of 12/31/2003, and will be protected as if you filed with the South Korea Patent Office on the date of US filing (12/31/2003).

In other words, if a foreign patent application is filed within one year after its domestic application, the domestic priority date is duly protected from the foreign country. In order to claim the foreign priority date, the applicant needs to provide the priority documents including a certified copy of the initial patent application.

+ 매년 많은 한국의 기업과 연구소들이 신기술의 미국특허 취득을 위하여 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 아쉽게도, 미국특허의 심사기준에 맞지 않게 작성된 영문특허명세서로 인하여 충분히 받을수 있는 특허가 거절되는 사례가 빈번한 것이 현실입니다. 다음은 한국에서 미국특허를 출원할 경우에 유의해야할 사항입니다.

1. 한국 특허청에 출원된 한글특허명세서의 영문번역은 기술내용을 구체적이고 상세하게 설명하는 내용중심의 의역이 바람직합니다. 대다수의 한국기업은 한국내의 특허사무소를 통하여 미국특허를 출원하게 됩니다. 특허사무소는 한글 특허명세서를 영문으로 번역하여 번역된 영문명세서를 미국의 현지대리인(특허변호사)에게 보내고, 번역된 영문명세서를 포함한 출원서류를 전달받은 미국의 특허변호사는 거의 모든 경우에 구비서류만을 갖추어 이를 있는 그대로 미국특허청에 출원하게 됩니다. 많은 경우 미국특허청 심사관으로부터 1차 거절통보를 받게되고, 한국의 특허사무소가 직접 또는 미국의 대리인에게 의뢰하여 거절극복을 위한 거절극복서류(Office Action Response)를 작성하게됩니다. 한글은 영문에 비하여 생략된 표현이 많고 구체적인 표현이 상대적으로 약하다는 점을 감안하여 기술내용을 한글에서보다 더 자세하게 표현하는 방식의 영문 번역은 이러한 거절 확률을 낮추는 방법이 될 수 있습니다. 번역이 구체적이고, 특허심사의 기준이 되는 영문특허명세서 뒷부분의 청구항(Claims)에 한정사 (a, the 또는 said)의 사용을 명확히 한다면, 미국특허청 심사관(Examiner)의 미국특허법(35 U.S.C.) 제112조항에 의거한 불명료(Being Indefinite)에 따른 특허거절은 쉽게 극복할수 있습니다.

   1. 특허명세서 뒷부분의 특허권 청구항(Claims)은 특허심사(허락 또는 거절의 판단)의 기준이 되며, 이러한 첨구범위에 대한 한국과 미국의 특허심사 기준에는 커다란 차이가 있습니다. 우선 한국서 보내온 대부분의 영문특허명세서에는 청구항이 거의 1개 내지 2개이고 많아도 5개를 넘지 않는 경우가 대부분입니다. 한국에서는 특허권 청구항의 수만큼 특허청에 지불하는 관납료가 추가되고, 또한 적은 수의 청구항이 특허취득에 유리하다는 일반적인 판단때문이라고 저희는 보고 있습니다. 그러나, 미국에서는, 전체 청구항 20개까지는 기본 관납료(Official Fee)가 적용되고, 독립청구항 (Independent Claims)은 3개까지 기본 관납료가 적용되므로, 지나치게 적은 수의 청구항은 여러 가지로 불리하다고 보고 있습니다. 한글명세서의 청구항이 2개 뿐이어도 이를 영문화 시킬 때는 청구항의 수를 20개로 늘여도 미국특허청이 추가로 요구하는 관납료는 없습니다.
   1. 미국 특허변호사에게 직접 영문명세서 작성을 의뢰하는 것이 유리하다고 판단될 경우에는 특허를 전문으로하는 실력있는 특허변호사에게 의뢰하는 것이 중요합니다. 미국에서는, 교통사고 변호사, 이민법 변호사, 형사법 변호사등 변호사마다 전문분야가 다르고, 변호사 사무소도 대개 전문성이 다름니다. 따라서, 이민 또는 개인상해등을 다루는 미국의 법률사무소에 특허나 상표를 맡기는 것은 바람직하지 않습니다. 또한, 미국에서의 특허대리인이 한국과 같이 "미국변리사"일 것으로 생각하는 한국인들이 많지만, 실제 미국에서 개인이나 기업체의 특허출원을 처리하는 담당자는 거의가 변리사(Patent Agent)시험을 통과한 특허변호사(Patent Attorney)입니다. 변리사자격을 가지고 있는 변호사를 흔히 미국에서는 특허변호사라고 말합니다. 한국의 변호사는 별도로 변리사 시험에 합격하지 않아도 자동으로 변리사자격이 부여되므로 한국의 변호사는 원하는 경우 특허출원업무를 대행할수 있지만, 미국에서는 변리사 자격이 없는 변호사는 개인이나 기업체를 대리하여 미국특허청에 특허출원을 할 수 없습니다. 미국의 특허변호사는 이공계학위가 있어야 하고, 변리사 시험(Patent Bar Exam)에 합격하여야 하며, 이와는 별도로 법과대학원(Law School)의 학위(Juris Doctor)를 받은후 해당주의 변호사 협회 시험(State Bar Exam)에 합격하여 변호사자격도 함께 취득하여야 합니다.

+ 일상생활에서 얻은 좋은 아이디어를 바탕으로 발명을 완성하여 특허 출원을 생각하고 있습니다. 특허 출원을 꼭 해야 할 이유는 무엇입니까?

특허란 국가가 개인에게 일정 기간 동안 주는 특권입니다. 특허를 받은 발명품 또는 사업 방식에 대해 발명자의 허락없이는 특허를 준 국가 안에서 제품을 만들지도 못하도록 다른 사람을 배제할 수 있습니다. 뿐만 아니라 다른 국가에서 만든 제품을 특허권을 준 국가에 수입하지 못하도록 할 수 있는 매우 막강한 재산상의 특권이라 할 수 있습니다. 근대 산업의 역사만 보더라도 하나의 특허권이 아예 새로운 사업 영역을 개척한 예가 적지 않습니다. 20년 가까이 되는 특허 존속 기간은 그때까지 존재하지 않았던 완전히 새로운 사업 영역을 개척하기에 충분한 시간이 될 수 있기 때문입니다. 게다가 그 기간 동안 다른 개인이나 회사로부터 전혀 도전받지 않도록 국가가 나서서 보호해준다는 사실은 매력적이지 않을 수 없습니다. 경쟁이 없는 무풍지대에서 사업을 해 나가는 것이나 마찬가지일 것입니다. 그리고 역사적으로 유명한 발명들이 그렇듯이 발명의 아이디어는 먼 곳에 있지 않는 경우가 많습니다. 또 위대한 발명을 하기 위해서 수천 명의 연구원이 밤낮없이 일하는 거대한 연구소가 꼭 필요한 것도 아닙니다. 여느 날과 크게 다르지 않은 일상에서 번득이는 아이디어를 찾아낼 수 있는 열린 마음이 발명을 향한 첫 걸음입니다. 따라서 발명은 심오한 자연의 이치를 깨달은 과학자 또는 어른들만의 전유물이라 할 수도 없습니다. 비록 초등 학생과 같은 어린이들도 발명을 할 수 있고, 기본적인 과학 지식을 배워가는 과정에 있으면서 세상 이치에 대해 눈을 떠가는 중고등 학생이라면 발명을 할 충분한 능력과 자격을 이미 갖추었다고 하겠습니다. 또 발명에 대한 특허 출원을 하고 특허를 받기 위해서 발명품을 실제로 만들어서 동작 여부를 특허청에 보여줄 필요도 없습니다. 발명의 분야에 통상적인 지식을 가진 사람이 읽어서 이해할 수 있도록 특허 출원서를 만들기만 하면 되기 때문입니다. 물론 특허를 받기 위한 특허 출원서를 작성하는 데에는 전문적인 지식이 필요합니다. 바로 특허 변호사 또는 변리사가 존재하는 이유 중 하나이기도 합니다. 21세기 들어 사회 전반에서 창조적인 능력이 더욱 중요시되고 있습니다. 급변하는 정치, 경제, 사회 환경에서 당연한 흐름이라고 봅니다. 하루가 다르게 쏟아져 나오는 말 그대로 “신제품”들이 가능하려면 말입니다. 이런 흐름은 대학 입학 사정에서도 크게 다르지 않다고 합니다. 각 대학 입학 사정관 앞에는 해마다 SAT 고득점자가 넘쳐난다고 합니다. 그러한 상황에서 대학 입학 사정자들의 눈은 지원 학생들의 입학 서류들 중 창조성과 개성을 증명할 수 있는 “객관적인” 자료 쪽으로 쏠릴 수 밖에 없을 것입니다. 학생이 직접 한 발명을 보여주는 특허출원서, 특허출원 번호, 또는 특허증은 그 중 하나가 될 수 있을 것입니다. 창조성이 어느 때보다 강조되는 시대가 되었습니다. 누구나 할 수 있는 발명에 마음의 눈을 여십시오. 제록스의 복사기와 같은 거대한 신사업 분야를 열게 되는 첫 발걸음이 될지도 모르기 때문입니다.

+ 상품 전시회에 신상품을 전시하였는 데 반응이 좋아 특허를 출원하려 합니다. 만일 전시된 상품을 모방하여 다른 사람이 먼저 특허 출원을 해버리면 어떻게 되는지요?

미국 특허법상 특허는 진정한 발명자에만 허락되며, 같은 발명에 대해 여러 출원이 있으면 원칙적으로 먼저 발명한 사람이 특허를 받게 됩니다.

전시회에서 알게된 상품에 포함된 발명을 모방하여 출원을 하였다면 자기가 발명하지 않은 것을 특허 출원한 것이므로 특허를 받을 수 없습니다. 다만 특허청에서는 이같은 사실을 판단하기 어려우며 민사 소송에 의해 해결을 할 수 있습니다. 모방하여 출원한 자가 전시회에서 발명품의 구성이나 장점등을 질문한 사실 등 발명을 모방하였을 것으로 생각되는 사실이 있으면, 이를 소송 절차에서 입증하면 됩니다. 이러한 경우 상대방이 발명을 모방한 것이 아니고 독립적으로 한 발명이며, 또한 발명을 먼저 하였다는 사실을 입증하지 못하는 한 특허를 받지 못하게 하거나 받은 특허를 무효로 할 수 있습니다. 독립적으로 한 발명이라는 것을 입증하기 위해서는 발명의 내용의 이해 및 발명에 이르게 된 과정을 정확하게 진술하고 입증하여야 합니다. 이는 증인의 증언이나 발명의 내용과 작성 날짜가 기재된 팩스나 서신 등의 문서로 뒷받침될 수 있습니다.

발명이 모방이 아니고 서로 독립적으로 이루어진 경우에는 먼저 발명한 사람만이 특허를 받습니다. 다만 발명한 때로부터 특허 출원한 때가 너무 오래 걸려 신규성 상실 등의 이유로 특허를 받지 못하게 되는 경우는 예외입니다. 발명이 이미 일반에게 공개된 때로부터 1년이 지난 후의 특허 출원에 대해서는 특허가 주어지지 않습니다. 서로 독립적으로 발명하여 출원한 2개 이상의 특허 출원에 대해서는 미국 특허 상표청에 의한 저촉 심사 절차 (Interference Proceeding)를 거쳐 먼저 발명한 사람을 확인하여 특허를 부여하게 됩니다. 저촉 심사 절차에서는 위에 설명한 바와 같이 발명자 노트 등 발명의 아이디어 및 그 날짜가 기록된 문서 및 발명의 과정에 참여한 자의 증언 등을 먼저 발명한 사실의 근거로 제출하게 됩니다. 저촉 심사 절차의 결과에 불복할 경우는 민사 소송을 통해 다툴 수 있습니다.

새로운 발명에 대해 특허를 받기 위해서는 출원을 빨리 하는 것 이외에 이와 같이 발명의 내용 및 일자의 기록을 해두는 것이 중요합니다. 특허 출원 전 또는 후에도 투자 상담이나 시제품 제작등의 이유로 발명의 내용을 공개하게 되는 경우에는 비공개 약정서 (Nondisclosure Agreement)를 받아두는 것이 바람직합니다.

먼저 발명한 사실의 주장은 출원일로서 간단히 입증되는 먼저 출원한 사실의 주장에 비해 입증이 아주 복잡합니다. 미국을 제외한 세계 대부분의 국가에서는 같은 발명에 대해서는 먼저 출원한 사람만이 특허를 받게 되는 선원주의를 선택하고 있습니다. 특허 출원일은 특허 출원의 공개, 심사 순서, 외국 출원을 할 때의 우선권 주장 등에 있어 기준일이 되므로 특허 출원은 발명의 완성후 가능한 한 빨리 하는 것이 바람직합니다.

+ 특허를 출원하려 합니다. 준비하여야 할 서류는 무엇인지요?

특허 출원을 위해서는 발명의 기술 내용을 설명하는 명세서 (specification) 가 필수적으로 제출되어야 합니다. 장치나 물건의 발명의 경우에는 도면 (drawings) 도 필요합니다. 그외 첨부 서류로서 발명자 선언문 (Inventor's Declaration) 이 필요합니다. 명세서, 도면 및 선언문은 출원에 반드시 필요합니다. 그외 위임장 (Power of Attorney), 우선권 증명서 그리고 양도증(Assignment)이 경우에 따라 필요합니다. 명세서 및 도면은 발명의 기술 내용을 해당분야의 전문가라면 누구나 이해할 수 있게 설명하는 문서입니다. 이는 특허법 및 해당 기술 분야에 대한 전문 지식을 필요로 하며 대개 특허변호사에게 의뢰하여 작성하게 됩니다. 위임장은 발명자가 특허변호사에게 발명자를 대리하여 특허출원에 관련된 모든 절차를 수행하는 권한을 부여하는 것입니다. 발명자 선언문의 첫째 중요 내용은 발명자의 성명, 주소 및 국적을 기재하여 명세서 및 도면에 표현된 발명의 소유권자를 확인하는 것입니다. 발명자가 여럿인 경우 모든 발명자가 선언문에 서명하여야 합니다. 발명자가 외국에 있거나 복수의 발명자가 서로 멀리 떨어져 있는 경우 서명을 받아 출원과 동시에 제출하는 것이 어려울 수 있습니다. 시간적 제약이 있을 경우 발명자 선언문은 출원후에 제출될 수 있으나, 추가 비용이 발생하며, 특허 출원의 심사가 그만큼 늦어지므로 출원과 동시에 제출하는 것이 바람직합니다.

발명자 선언문의 둘째 중요 내용은 발명자의 정보 공개 의무를 명시한 것입니다. 발명자는 특허 출원의 심사에서 이용가능한 관련 기술 자료로서 알고 있는 것들을 제출하여야 합니다. 정보 공개 의무를 위반할 경우 특허의 무효 사유가 됩니다. 관련 기술 자료는 발명자가 발명 과정에서 참조한 특허, 문헌 등을 포함하며, 실무적으로 특히 중요한 것은 발명자의 이름으로 된 미국 또는 외국의 특허 및 특허출원등입니다. 발명자의 이름으로 된 것은 발명자가 당연히 알고 있는 것이기 때문입니다. 정보 공개 의무는 심사의 부담을 덜고 공정하고 신속한 심사를 위한 것입니다. 정보 공개 의무는 발명자에게도 이로운 것입니다. 심사관의 검토를 거친 관련 기술 자료는 이미 그 특허에 대한 관련성이 입증된 것이므로 추후 특허에 관한 분쟁이 발생하였을 때 분쟁의 상대가 그 자료로 특허의 효력을 부정하는 것을 아주 어렵게 합니다.

외국에서 먼저 한 특허 출원을 근거로 우선권을 주장하여 미국 출원을 할 경우 외국 특허청에서 발행한 우선권증명서를 제출하여야 합니다. 우선권 증명서는 소정의 비용을 지불하고 출원후에 제출할 수 있습니다.

많은 경우에 발명은 기업체의 기술 개발의 결과로 이루어집니다. 특허 출원은 반드시 발명자의 이름으로 하여야 하므로, 기업체 명의로 특허권을 행사하고자 하는 경우 발명자로부터 양도를 받아야 합니다. 이 경우 양도증의 제출이 필요하며 양도증은 출원과 동시 또는 출원후에 제출할 수 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 경쟁자의 모방을 방지하기 위해 사업상의 새로운 아이디어에 대해 법적 보호를 받기 위한 절차를 밟고자 합니다. 특허가 이러한 보호를 제공하는 것으로 알고 있는 데 구체적으로 어떤 아이디어가 보호를 받을 수 있는 지요?

인간의 정신적 창작 활동의 결과 창작된 결과를, 창작 활동을 장려하여 사회에 도움이 되게 하기 위한 법적 장치가 개발되어 왔으며, 특허 제도는 대표적인 예입니다. 특허는 새로운 발명에 대한 다른 사람의 이용을 특허권자만이 허락할 수 있게 함으로서 발명의 이용에 따른 이익을 특허권자가 갖게 할 수 있게 하는 제도입니다.

특허는 알려진 바와 같이 발명을 보호하는 것입니다. 발명의 개념은 일반인의 사전상의 인식과는 반드시 일치하지는 않으며, 실무적으로 그보다 넓을 수도 있습니다. 특허법에 규정된 보호 받을 수 있는 발명은 새롭고 유용한 과정, 기계, 제조품, 물질의 조성 또는 그러한 대상을 향상시킨 것입니다. 이는 일반적으로 과학 기술에 기초한 창작이 특허 발명에 해당하는 것을 법조문으로서 나타낸 것입니다. 모든 기계 및 전자 장치, 구조물은 물론, 새로운 화학 물질, 화학 물질을 생산하는 새로운 방법, 알려진 화학 물질의 새로운 용도 등도 특허를 받을 수 있습니다. 또한 유전공학상의 새로운 발견 등 생물에 관련된 발명도 특허로서 보호받을 수 있습니다.

특허의 대상으로서 근래에 추가된 것으로서 주목할 것은 사업 방법 (Business Method) 발명입니다. 주로 컴퓨터를 이용한 상거래 방법으로서 대표되는 사업 방법 발명은 전통적인 과학 기술에 기초한 발명과 개념적으로 들어맞지는 않습니다. 그러나 컴퓨터가 인간 사회에서 차지하는 비중이 커지면서 적절한 보호의 방법으로서, 특히 기술적인 대상과 결합된 컴퓨터 프로그램 등에 대한 특허 출원이 꾸준히 시도되어왔고, 법원 판례로서 이러한 분야에 대한 특허권의 부여가 인정되면서 컴퓨터 프로그램 및 사업 방법도 특허 발명으로서 인정되게 되었습니다. 미국에서의 이런 추세는 한국 등 다른 나라에서도 많이 따르고 있습니다.

특허 출원이 가능한 다른 창작물로서 새롭고 독창적인 장식 디자인이 있읍니다. 이는 일반적인 개념의 발명에 대한 실용 특허 (Utility Patent)와 대비하여 디자인 특허 (Design Patent)라고 합니다. 디자인은 어떤 특정한 물건에 구현되기는 하나 그 외관에 국한되고 그 물건의 기능과는 직접 관련이 없는 점에서 과학 기술 발명과는 다릅니다. 다만 심사 및 권리 부여등 특허청에서 진행되는 절차는 실용 특허와 거의 동일합니다. 외국에서도 유사한 제도가 있으며 한국, 일본 등에서는 의장, 캐나다에서는 산업 디자인 (Industrial Design)이라고 합니다.

일반인에게 생소하나, 특허법상 규정된 특허 발명으로서 식물 특허 (plant patent)가 있습니다. 이는 새롭고 명확한 무성 생식 식물의 발명 또는 발견에 대해 특허를 부여하는 것입니다. 동식물에 대한 일반적 발명은 실용 특허의 대상이 되며 식물 특허의 중요성은 과거에 비해 현저하게 줄었습니다.

+ 발명을 특허 출원하기 위해 도면을 준비하려 합니다. 특허 도면에 필요한 사항은 무엇들이 있는지요?

도면 (Drawing)은 기계장치 등의 발명과 같이 발명의 설명에 필수적인 경우에 반드시 제출하여야 합니다. 기계 장치가 아닌 컴퓨터 프로그램이나 방법 발명의 경우에도 흐름도 (Flow Digram) 및 블록 선도 (Block Diagram) 등은 발명을 간단 명료하게 설명하는 데 크게 도움이 됩니다.

발명을 구현한 시제품이 이미 나와 있는 경우에는 그 시제품을 만들기 위하여 작성한 도면은 통상 특허 도면에 필요한 정보를 다 가지고 있으므로 약간의 수정을 거쳐 특허 도면으로 작성하면 됩니다. 도면이 없는 경우 시제품의 사진을 이용하여 숙련된 도면 작성자는 도면을 작성할 수 있습니다.

시제품이 없더라도 특허 출원은 가능합니다. 이 경우 발명의 필수적인 개념을 모두 표현하는 도면을 발명의 아이디어로부터 만들어야 합니다. 많은 경우에 도면의 작성을 통해 발명의 아이디어가 완성되기도 합니다. 도면 작성시 중요한 점은 발명으로서 주장되는 새로이 개발된 부분과 과거부터 있었던 종래 기술이 구별되도록 작성하여야 한다는 것입니다. 발명과 직접 관련된 부분은 충분히 자세하게 그려야 합니다. 반면 종래 기술은 간략하게 그리는 것이 바람직합니다.

특허 명세서 (specification)는 발명을 글로서 설명하는 특허 출원서의 핵심적인 부분이며 도면은 명세서를 보충하며 특허 출원서의 일부를 형성합니다. 특허법은 명세서와 도면 서로간의 명확한 이해를 위해 참조 부호 (reference character)를 사용하는 것을 규정합니다. 발명의 모든 구성 요소는 고유한 참조 부호로서 명세서와 도면 모두에서 표시되어야 합니다. 지시선 (lead line)은 참조 부호와 그 참조 부호가 가리키는 발명의 구성 요소를 도면상에서 연결해주는 선입니다. 지시선은 도면을 구성하는 선들과 혼동되지 않게 그려야 합니다. 또한 지시선과 참조부호는 도면에 표시된 구성 요소들을 가리거나 혼동되지 않도록 위치하여야 합니다.

도면은 명세서와 마찬가지로 A4 또는 Letter size의 종이에 작성되어야 합니다. 또한 위 1 inch, 왼쪽 1 inch, 오른쪽 5/8 inch, 아래쪽 3/8 inch 이상의 여백을 지켜야 합니다. 그리고 참조 부호 등의 글자 크기는 1/8 inch 이상이어야 합니다. 한장에 다 도시할 수 없는 큰 도면은 여러 장에 걸쳐 분할하여 도시할 수 있습니다. 이경우 전체를 보여주는 축소 도면을 추가하여야 합니다. 또한 도면은 지나치게 빽빽하게 그리면 안됩니다. 특허법상의 기준은 2분의 1로 축소했을 때 식별이 충분히 가능하여야 한다는 것입니다.

도면은 컴퓨터 프로그램이나 전문 제도 도구를 이용하여 작성한 정도면 (Formal Drawings)을 제출하는 것이 바람직하나, 특허청은 특허 출원의 출판 (Publication)의 목적에 적합한 한 손으로 그린 도면 등의 가도면 (Informal Drawings)을 첨부한 특허 출원도 받아들이고 있습니다.

+ 특허 출원을 의뢰하기 위해 도면을 준비하려 합니다. 구체적으로 어떻게 준비를 하여야 하는 것인지요?

특허를 받고자 하는 발명의 설명에 도면이 필요하거나 도움이 되는 경우에는 도면을 제출하여야 합니다. 일반적으로 도면이나 그외 시각적인 도형으로 표현되는 기계, 전기, 전자 발명에는 거의 도면이 필요합니다.

특허 출원에 필요한 도면은 일반 생산 도면과 여러 가지 점에서 성격을 달리합니다. 특허 출원을 위한 도면에서 가장 중요한 것은 발명으로 주장하는 부분을 모두 표현하여야 한다는 것입니다. 또한 발명품 자체는 아니더라도 발명품과 관련된 다른 부품 또는 물체들과의 관계를 표현하여야 합니다. 발명한 내용의 구성 요소가 전부 새로운 것인 발명은 드물며, 일반적으로 이미 알려진 기술, 즉 종래 기술(Prior Art)을 포함하게 됩니다. 예를 들어 자동차 부품에 관한 발명인 경우, 특허를 청구하는 부품 자체 및 그 부품이 조립되고 작동하는 주변의 다른 부품들과의 관계를 표시하여야 합니다. 발명품의 종래 기술에 비해 향상된 특징을 비교 설명하기 위해 종래 기술에 의한 부품을 표현하는 경우도 있습니다.

발명품 자체는 그분야의 평균적인 지식을 갖는 사람 또는 기술자가 보고 발명품을 만들 수 있는 정도까지 충분히 자세하게 표현하여야 합니다. 발명품의 작동과 관련된 종래 기술에 의한 부품들은 간략한 도형 등으로 세부를 생략하여 표현할 수 있습니다. 도면은 전문 제도사가 수작업으로 작성하거나, 컴퓨터 프로그램으로 작성하여 인쇄한 정도면 (Formal Drawings)을 제출하는 것이 바람직하나, 심사 단계에서는 위에 설명한 대로 발명을 정확하게 표현하는 한 수작업으로 그린 도면 (Informal Drawings)을 제출하여도 통상 받아들여집니다. 다만 특허가 허락되어 발행(Issue)되는 단계에서는 정도면을 제출하여야 합니다.

특허 출원 도면은 생산 도면과는 달리 축척 (scale)에 맞추어 크기를 정확하게 작성하거나 재질 및 가공 방법을 일일히 표시할 필요는 없습니다. 또한 보이지 않는 부분을 점선으로 일일히 도시하지 않아도 됩니다. 또한 발명의 이해를 돕기 위해서는 발명에 관련된 사항만을 표현하여 심사관이 종래 기술과의 차이를 명확히 인식하게 하는 것이 바람직합니다. 즉 종래 기술에 의한 부분은 발명의 구성 요소에 비해 간략하게 표시하는 것이 필요합니다.

생산 도면과 또 다른 점은 특허 출원 명세서에 설명된 발명의 구성 요소와 도면에 표현된 구성 요소를 연관시키기 위해 참조 부호 (Reference Number)가 사용된다는 점입니다. 특허 출원서의 청구범위 (Claims)에 기재된 모든 구성 요소는 명세서의 상세한 설명 및 도면에서 참조 부호에 의해 확인이 되어야 합니다. 참조 부호는 명세서 및 도면 전체에서 일관적으로 사용되어야 하며, 같은 부품은 같은 참조 부호로 지시되고, 기능은 같다 할지라도 구체적인 실시예에 따라 형상 등 세부적인 면에서 다른 부품은 각각 다른 참조 부호로 지시되어야 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 미국 특허청에도 전자 출원이 가능한지요?

전자 출원은 인터넷을 이용하여 특허 출원 및 그 후속 절차를 수행할 수 있게 하는 것으로, 우편을 이용한 종래의 방법 대신 사용할 수 있는 서류 제출 절차입니다. 미국 특허청은 상표에 대해서는 오래전부터 전자 출원을 실용화하고, 특허에 대해서도 전자 출원을 실용 정규 특허 출원 (Utility Nonprovisional Application)에 한하여 실시해왔으나 근래에 재발행 출원을 제외한 전 출원 분야로 전자 출원을 확대하고, 출원후 후속 절차에 대해서도 온라인으로 서류제출을 가능하게 하였습니다. 즉 실용 특허 출원뿐만 아니라 디자인 특허 출원과 임시 출원 (Provisional Application)에 대해서도 전자 출원을 할 수 있게 되었습니다. 또한 미국 출원을 기반으로 외국에 출원하고자 할 때 통상 널리 사용되는 PCT 국제 출원과, PCT 국제 출원을 기반으로 미국 국내 단계에 진입하고자 할 때 필요한 PCT 국내 단계 출원도 할 수 있도록 범위가 크게 확대되었습니다.

또한 전자 출원을 수행하는 프로그램의 안정성 및 사용상의 편의가 크게 향상되었습니다. 별도의 프로그램을 설치할 필요없이 인터넷을 사용할 수 있는 환경이면 제도의 사용이 가능하며, 문서의 준비도 널리 사용되는 서식중의 하나인 PDF를 이용하면 되게 하여 문자 및 영상 데이터를 용이하게 준비하여 제출할 수 있게 하였습니다.

전자 출원의 가장 큰 장점은 절차가 신속하게 진행된다는 것입니다. 특허청에서는 문서 관리 및 업무의 효율 향상을 위해 우편으로 제출되는 서류에 대해서도 우편 접수 및 확인 분류후 스캔 과정을 거쳐 전자 문서화하고 있으며, 출원인의 인적 사항등 주요 데이터에 대해서는 입력 작업을 거쳐 컴퓨터로 취급할 수 있는 데이터로 변환하고 있습니다. 실제 종이로 제출된 서류는 일정시간 경과후 별도의 장소로 옮겨지며, 업무는 컴퓨터 파일을 기준으로 이루어지고 있습니다. 전자 출원에 의하여 제출된 서류는 이러한 접수, 스캔 및 입력 작업이 필요치 않으며 출원인이 인터넷에 제출하는 내용이 그대로 특허청 데이터 베이스로 입력되게 되며, 출원 번호를 즉시 부여받게 됩니다.

다른 장점은 출원서류가 특허법으로 정한 방식에 맞는 지가 출원시 자동으로 점검이 되는 것입니다. 우편 제출의 경우에는 방식 심사를 마치는 데 대략 2개월이 걸리고 방식 심사 결과 고칠 점이 있을 때는 보정 절차에 또 많은 시간이 필요하나, 전자 출원의 경우에는 출원시 방식이 모두 점검이 되므로 절차를 신속 정확하게 진행할 수 있습니다. 또한 개인 특허 출원 정보 검색 (Private Patent Application Information Retrieval, PAIR) 시스템을 통해 출원한 내용의 확인이 바로 가능합니다. 출원중의 정보는 공개 (Publication가 되기 전에는 제3자가 볼 수 없으나, 출원인은 PAIR를 통해 전자 출원에 의해 제출한 서류의 내용 및 특허청의 처리 과정과 결과를 인터넷상에서 항상 확인할 수 있습니다.

+ 임시 특허 출원을 통해 절차를 간편하게 하고 비용을 적게 들일 수 있다는 말을 들었습니다. 정식 특허 출원과 비교한 장단점은 무엇인지요?

임시 특허 출원 (Provisional Application)은 1995년부터 도입된 제도로서 특허에 대한 초기 부담을 줄이는 역할을 하고 있습니다. 임시 특허 출원은 정식 특허 출원 (Nonprovisional Application)을 대체하는 것은 아닙니다. 즉 임시 특허 출원을 하더라도 정식 특허 출원을 임시 특허 출원한 날로부터 1년 이내에 해야합니다. 임시 특허 출원은 과학 기술에 관한 내용의 발명 (Utility Patent)에 적용되며, 물품의 외관에 관한 발명인 의장 특허 (Design Patent)에는 임시 특허 출원 제도가 없습니다. 임시 특허 출원은 정식 특허 출원에 비해 준비 절차가 단순하고 비용이 적게 듭니다. 임시 특허 출원을 하기 위해서는 기술 내용을 글로 표현한 명세서를 도면이 필요한 경우 도면과 함께 제출하면 됩니다. 또한 특허청에 내야 되는 수수료도 대략 5분의 1 수준입니다. 정식 특허 출원에서는 특허를 받고자 하는 범위를 표현하는 특허청구범위와, 발명자 선언문을 출원시 제출하여야 합니다.

임시 특허 출원에 대해서는 특허청에서 접수를 하고 접수 번호를 부여하여 일정한 내용의 발명 특허 출원이 되었다는 사실을 증명하여 주나, 심사가 진행되지는 않습니다. 정식 출원의 경우에는 출원인이 알고 있는 기술 자료가 있는 경우 이를 선행 기술 자료로서 제출하여야 하는 의무가 있고, 또 잘못된 내용이 있는 경우 원출원의 내용에서 벗어나지 않는 한도에서 이를 보정할 수 있으나, 임시 출원의 경우에는 선행 기술 자료 제출의 의무는 없고, 보정은 허용되지 않습니다. 임시 출원은 출원 시점을 증명할 뿐, 실제 심사가 되는 권리가 아니기 때문입니다.

임시 출원에 대해서도, 특허 출원 중 (Patent Pending)이라는 표시를 발명을 이용한 제품에 표시할 수 있습니다. 임시 특허 출원은 그 출원일로부터 1년 이내에 반드시 이에 대응하는 정식 특허 출원을 하여야 합니다. 1년의 기한은 외국 특허 출원에 대해서도 같이 적용되며, 한국, 중국, 일본, 유럽등의 외국 특허 출원이나 국제 협력 조약 (PCT) 출원은 임시 특허 출원의 출원일로 부터 1년 이내에 하여야, 임시 특허 출원에 대한 우선권을 주장할 수 있습니다.

이와 같이 임시 특허 출원은 출원을 용이하게 하고 발명의 상업적 성공 가능성을 평가하기 위한 기간을 늘려주나, 실제 심사가 이루어지는 것은 아니므로 특허권을 갖게 되는 시기는 늦어집니다.

정식 출원과 임시 출원 사이에는 기술적 내용의 연속성이 있어야 합니다. 정식 출원을 하면서 새로운 내용을 추가할 경우, 그 내용에 대한 우선권은 없으며, 신규성 및 진보성을 임시 특허 출원을 한 날로 인정해주는 우선권이 인정되기 위해서는 내용이 같아야 합니다. 그러므로 임시 특허 출원의 명세서 및 도면을 작성할 때 기술 내용을 충분히 자세하게 기재할 필요가 있습니다.

+ 미국 특허 출원은 반드시 발명자가 출원인이 되어야 하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 발명자에게서 서명을 받을 수 없는 상황입니다. 발명자의 서명을 나중에 보충하거나 발명자의 서명 없이 출원하는 방법이 없을까요?

미국 특허 출원은 발명자가 하여야 하며, 발명자가 아닌 자는 양도에 의해 특허 출원에 대한 권리 및 특허권을 가질 수 있습니다. 한편 오늘날의 많은 발명은 회사나 학교의 연구소에서 공동 발명의 형태로 이루어집니다. 즉 혼자가 아닌 복수의 발명자에 의해 발명이 이루어지며, 발명에 필요한 연구의 지원은 회사나 대학교 등의 단체에 의해 이루어지는 경우가 많습니다.

이러한 경우 하나의 발명에 많은 사람이 이해 관계를 가지며, 특허 출원을 통한 특허권의 획득 및 행사에 있어서 이해 관계의 조정이 필요합니다. 이를 위하여 당사자 사이에 미리 약정을 통해서 특허권에 관련한 권리, 의무를 정해놓는 것이 바람직합니다. 다만 이해관계의 조정이 잘 이루어지지 않거나, 또는 다른 특별한 사정에 의해 발명자의 서명을 받을 수 없는 경우에 일정한 조건 하에 출원 및 특허권의 획득이 가능합니다.

공동 발명의 경우 발명자 모두의 명의로 출원하여야 하며, 발명자 선언문에 발명자 전원이 서명하여야 합니다. 그러나 공동 발명자중 어느 한 사람이 서명을 거부하거나, 충분히 노력을 했어도 찾을 수 없거나 연락할 수 없는 경우, 다른 발명자가 출원을 할 수 있습니다. 특허청에서는 관련 사실이 입증되고, 생략된 발명자에게 통지 절차를 거친 후, 출원인에게 특허를 부여할 수 있습니다. 생략된 발명자는 발명자로서 특허 출원에 참여할 수 있습니다.

또한 발명자가 서명을 거부하거나, 충분히 노력을 했어도 찾을 수 없거나 연락할 수 없는 경우, 발명자는 아니지만 양도에 의해 권리를 양도받은 양수인 또는 발명자가 서면에 의해 양도를 해주기로 동의한 자, 또는 그외 충분한 재산권상의 이해관계가 있는 것을 입증하는 자에 의해 발명자의 대리인으로서 출원이 가능합니다. 이때 출원인은 이러한 관련 사실과 당사자의 권리를 보존하고 회복불능한 손해를 방지하기 위해 출원이 필요하다는 것을 입증하여야 합니다. 특허청은 그러한 취지의 통지후 발명자에게 특허를 부여할 수 있습니다.

한편 발명자가 사망하거나 무능력하게 된 경우, 발명자의 법적 대리인은 발명자와 같은 조건으로 출원을 할 수 있습니다. 또한 실수에 의해 발명자가 잘못 기재된 경우에는 고의가 아니라는 것을 입증하여 발명자 정보를 정정할 수 있습니다.

특허 출원은 발명이 완성된 후 가능한 한 빠른 시일내에 하여야 심사상의 불이익을 피할 수 있습니다. 신속한 절차의 진행을 위해 공동 발명자 사이나 고용주와 고용인과의 권리 관계를 문서로서 미리 확정하는 것이 바람직하며, 서명을 받기에 곤란이 있는 경우 위에 설명한 절차를 거쳐 출원을 하고 특허를 받거나 양도받을 수 있습니다.

+ 특허 출원에는 발명을 설명하기 위해 명세서와 도면이 필요한 것으로 알고 있습니다. 명세서는 구체적으로 어떤 형식으로 작성되는 것인지요?

특허 출원에는 발명을 설명하기 위해 명세서와 도면이 필요한 것으로 알고 있습니다. 명세서는 구체적으로 어떤 형식으로 작성되는 것인지요?

특허 출원의 가장 중요한 부분은 발명의 기술적 내용을 설명하는 명세서(Specification) 및 도면 (Drawings)입니다. 도면은 기계 장치의 발명과 같이 작동하는 구성 요소들을 시각적인 도형으로 확인할 필요가 있을 때 제출하여야 하며, 화학 물질에 관한 발명과 같이 시각적인 설명이 필요치 않은 경우에는 제출하지 않아도 됩니다.

명세서는 기술적 내용을 글로서 표현한 것입니다. 발명의 사용에 있어서는 기계 장치의 도면이나 화학식만으로도 가능하나, 특허 출원은 발명을 반드시 글로서 표현하여야 합니다. 특허출원에 대해 특허 여부를 결정하기 위해 특허청에서 수행하는 심사, 그리고 침해 여부 판단을 위한 법원의 심리 모두가 명세서, 그중에서 청구범위(Claims)를 기준으로 수행됩니다.

명세서는 통상 발명의 명칭, 관련 출원, 발명의 분야, 발명의 배경, 발명의 요약, 도면의 간단한 설명, 양호한 실시예의 설명, 청구범위 및 요약서로 구성됩니다.

‘발명의 명칭’은 발명을 대략적인 분류를 위해 짧게 표현하는 것입니다. ‘관련 출원’ 항목은 같은 발명을 외국에 출원하였었거나, 다른 미국 출원에 이어서 하는 내용일 때 주로 우선권 주장의 근거로서 관련 출원의 번호를 기재하는 것입니다. ‘발명의 분야’는 특허를 청구하는 중심적 내용이 속하는 기술 분야를 기재하는 것입니다. ‘발명의 배경’은 출원한 발명이 종래의 기술과 다른 점을 명확하게 설명하여 심사관이 발명에 의해 해결되는 종래의 문제점을 이해할 수 있게 하는 것입니다. ‘발명의 요약’은 특허를 받고자 하는 내용과 발명의 특징 및 장점을 요약 설명한 것입니다. ‘도면의 간단한 설명’은 명세서에 첨부되는 도면의 내용을 목록화하여 간단히 설명한 것입니다.

‘양호한 실시예의 설명’은 발명자가 가장 좋다고 생각하는 발명의 구성 및 사용을 명료하게 간략하게 그리고 정확하게 설명한 것입니다. 더 구체적으로는 그 발명의 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해할 수 있을 정도로 발명을 설명하는 것입니다.

‘청구범위’는 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 기재한 것입니다. 명세서의 다른 부분은 모두 발명을 설명하고 이해하기 위한 부분이나, 청구범위는 특허를 받고자 하는 발명만을 기재한 것이며, 심사 및 침해의 기준도 청구범위입니다. 청구범위는 독립항을 중심으로 하여 여러개의 종속항들로 기재할 수 있으며, 청구범위에 기재된 내용은 명세서의 다른 부분들과 도면에 의해 뒷받침되어야 합니다. ‘요약서’는 발명을 주로 검색의 편의를 목적으로 150 단어 이내의 한 문장으로 요약 표현한 것입니다.

이상 설명한 바와 같이 명세서의 각 부분은 특허 출원의 심사와 특허권의 행사, 그리고 특허에 의해 공개되는 내용의 일반 공중에 의한 이용을 위한 목적을 갖으며, 명세서는 이러한 목적을 잘 달성할 수 있도록 작성하는 것이 중요합니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 특허 출원된 발명의 개발에 참여는 했으나, 특허 출원에 발명자로서 기재되지는 않았습니다. 현재 특허 출원의 심사 중인데 발명자로 추가가 가능한지요?

오늘날의 특허 발명은 단체 활동으로 즉 팀워크로 이루어지는 경우가 많습니다. 이는 특히 기업이나 대학의 연구소에서 주어진 제품 개발이나 연구 과제에 따른 업무 또는 연구 활동의 결과 발명이 이루어져 특허 출원을 하게 되는 경우가 전형적인 예입니다. 공동 발명 즉 발명자가 혼자가 아니고 여럿인 경우가 보편적이 되고 이는 미국 특허법에도 오래전에 반영이 되었습니다. 특허법은 발명자들이 같은 공간에서 일하거나, 같은 시간에 일하지 않은 경우, 같은 종류나 같은 양의 노력을 하지 않은 경우 또는 특허 출원의 청구항 전부에 관련한 노력을 하지 않은 경우에도 공동 발명자로 인정될 수 있게 하고 있습니다. 즉 서로 다른 사무실에서 서로 다른 시간에 발명을 하고, 발명에 기여도가 서로 다르고, 청구항 중 일부에만 관여한 경우에도 발명자로서 특허 출원에 포함될 수 있습니다.

발명의 핵심 개념을 알고 활동을 한 것인지, 아니면 단순히 지시에 따라 필요한 부분에 한하여 조력만 한 것인지에 따라 발명자로서 자격을 갖추었는 지의 판단이 달라집니다. 발명의 개념에 직접 관여하지 않고 단순히 알려진 기술에 따라 발명적인 노력없이 통상적인 노력만으로 활동을 한 구성원은 발명자가 아닙니다. 이는 같은 팀이 아니고 일부의 기능 부분을 전문업체 등에 외주를 준 경우에도 같이 적용됩니다. 즉 외주 업체의 기술자가 발명의 개념에 관여한 것인지, 단순히 주문에 따라 일한 것인지에 따라 발명자의 여부가 결정됩니다.

공동 발명의 경우 발명자로 포함시킬지의 여부는 이와 같이 판단이 어려운 경우가 있습니다. 특허법은 이러한 이유 등으로 발명자가 잘못 기재된 경우에 출원 이후에 발명자를 추가하거나 정정하는 것을 일정 요건하에 허용합니다. 발명자의 정정은 발명자가 아닌 자가 발명자로 출원이 되어 그 사람의 이름을 발명자에서 제외하는 것도 포함합니다.

발명자의 추가나 정정을 위해 필요한 조건 중 가장 중요한 것은 잘못된 사항이 고의가 아닌 실수에 의한 것이었고, 그 실수가 일어난 것에 발명자로서 정정이나 추가를 원하는 자의 기만적 의도 (deceptive intention)가 없었어야 한다는 것입니다. 이는 추가 또는 삭제 등의 정정을 원하는 자의 진술서 (statement)를 제출하면 됩니다. 그외 소정의 수수료를 납부하여야 하며, 정정된 명단에 따른 발명자 선언문 (Declaration)이 필요할 수 있습니다. 특허 출원이 양도된 경우에는 양수인 (assignee)의 서면 동의가 필요합니다. 발명자의 추가 및 정정은 특허 출원에 대해서뿐만 아니라 이미 발행된 특허에 대해서도 가능합니다.

정확한 발명자의 기재는 특허의 유효성의 중요한 전제입니다. 발명자가 빠지거나 발명자가 아닌자가 발명자로 기재되었을 경우, 그것이 실수이고 기만적 의도가 없었던 것이어서 위와 같은 절차에 의해 정정이 되지 않은 한, 특허의 무효로 이어질 수 있습니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 일상 생활에서 불편을 해결하고자 하여 발명을 하였습니다. 발명이 유용하고 상품성이 높아보여 특허를 출원하려 합니다. 특허변호사의 도움을 받아 출원서를 작성하고자 하는 데 어떤 사항을 준비하여 가야 하는 지요.

많은 분들이 특허를 출원하기 위해서는 발명의 원리를 이용한 물건을 만들어 작동을 확인하여야 하고, 특허변호사에게 출원 서류 작성을 맡기기 전에 그같은 단계를 마무리하여야 하는 것으로 생각하십니다. 또는 출원 업무를 맡기기 위해 일정한 서식을 갖추는 것이 필요한 것으로 생각하시는 분들도 있습니다. 실제 특허 출원을 위해서는 어느정도 구체화된 아이디어가 있으면 됩니다.

특허 출원은 원칙적으로 발명이 일반 사람에게 알려지기 전에 하여야 하고 또한 같은 내용의 발명을 다른 사람이 하여 특허를 출원하기 전에 하여야 합니다. 즉 특허 출원은 발명의 아이디어가 떠오른 이후 최대한 빨리 하는 것이 필요합니다. 그러므로 특허 출원에 필요한 정도로 발명이 구체화되었을 때 바로 출원하는 것이 바람직합니다.

특허법은 이같은 특허 출원의 시간적 제한과 발명을 공개하여 일반이 이용하게 하는 공익적인 목적을 조화시키기 위해 발명을 설명하는 명세서 및 도면의 기재 정도를 규정하고 있습니다. 명세서는 발명의 내용을 글로 설명한 문서이고, 도면은 기계 장치의 경우와 같이 발명의 내용의 설명을 위해 필요한 경우 명세서에 추가하여 필요한 문서입니다.

특허법의 규정에 의하면 특허 출원을 위해서 필요한 것은 발명의 내용을 발명이 속하는 분야의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 설명된 명세서 및 도면을 작성하여 제출하는 것입니다. 더 자세하게는 발명품을 만들고 사용하는 방식과 과정을 그 분야의 기술자가 명세서 및 도면의 기재 사항을 보고 발명품을 만들어 사용할 수 있도록 정확하게 설명을 하면 되는 것입니다.

즉 특허 출원의 명세서 및 도면에서, 그분야의 기술자에게 일반적으로 알려진 내용은 별도로 상세히 설명하지 않아도 됩니다. 그러므로 시제품의 제작이나 실험에 의한 검증은 출원된 내용이 기술적으로 가능한 한 필수적인 것은 아닙니다. 출원 전에 일반에게 알려진 기술 내용을 종래 기술 (Prior Art)이라 합니다. 특허가 될 수 있는 발명은 종래 기술과 비교하여 그와는 다른 새로운 내용이어야 합니다. 대부분의 발명은 종래 기술을 바탕으로 하여 개량을 함으로서 이루어집니다. 즉 명세서 및 도면의 기재 내용은 기반이 되는 종래 기술의 간략한 설명 및 새로이 개발한 내용의 상세한 설명으로 이루어집니다.

기술적인 발명의 내용을 글로 설명하기 위해서 발명을 여러 구성 요소가 결합된 것으로 기재를 하게 됩니다. 명세서의 핵심 내용은 구성 요소 자체의 설명 및 구성 요소들 사이의 작동 관계의 설명입니다.

특허 변호사는 발명자로부터 발명의 기술적 내용의 설명을 듣고 구성 요소 및 그 사이의 관계를 정확한 용어로서 명세서에 표현을 하게 됩니다. 즉 특허 변호사는 의뢰인의 발명이 속하는 분야의 기술자의 역할을 하여 명세서 및 도면을 작성하게 됩니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 신제품을 발표하기 앞서 긴급하게 특허출원을 하려고 합니다. 필수적인 서류만을 먼저 제출하고, 보충서류를 나중에 제출하는 것이 가능한지요.

특허출원일은 심사의 기준일, 우선권 주장의 기준일 등 여러 절차의 기준이 되므로 가능한한 빠른 것이 좋습니다. 현실적으로도 경쟁사의 모방을 방지할 목적으로 특허출원중(patent pending)임을 표시하기 위해, 신제품 발표 이전에 특허를 출원하는 것이 필요합니다. 특허출원일을 인정받기 위한 필수적인 서류는 발명의 내용을 설명하고, 특허 청구항(Claim)을 포함한 명세서(Specification)입니다. 명세서를 특허청에 제출하는 날짜 혹은 도면이 필요한 경우 명세서와 도면을 특허청에 제출하는 날짜가 특허출원일이 됩니다.

특허출원일 이후에 제출이 가능한 서류는 발명자 선언문(Declaration)입니다. 발명자가 여러 명일 경우, 발명자가 여행 중이거나 건강에 문제가 있는 경우 등 발명자의 서명을 짧은 시간에 받기 어려울 때에는 특허출원 후에 일정한 수수료를 내고 발명자 선언문을 제출하면 됩니다. 명세서를 긴급하게 작성해 제출하는 경우, 세부적인 설명의 불일치 등 오류가 발생할 수 있습니다. 이같은 오류는 특허출원 심사시 거절 이유의 근거가 될 수 있으므로, 특허출원 후 보정서(Amendment)에 의해 정정하는 것이 바람직합니다. 보정서에는 발명의 구성 요소에 대한 설명 가운데 오탈자나 참조부호의 불일치 등 사소한 오류를 정정하는 것이 가능합니다.

주의할 점은 특허출원 명세서에 포함되지 않은 내용(new matter)을 보정서에 포함시킬 경우, 보정이 인정되지 않는다는 사실입니다. 특허출원 심사 및 특허 존속기간 등은 모두 특허출원일을 기준으로 하기 때문에 보정의 요건을 엄격하게 심사, 타인에게 부당한 손해를 끼치지 않으려는 의도에서 입니다. 도면의 보정에 있어서도 같은 기준이 적용됩니다.

도면은 특허도면 전문 제도사에 의해 작성된 정도면(Formal Drawings)을 제출하는 것이 바람직하나, 출원을 긴급히 할 필요가 있는 경우 발명의 내용을 빠짐없이 도시한 가도면(Informal Drawings)을 제출하면 됩니다. 정도면은 추후 심사관이 거절이유 통지(Office Action)나 특허허락 통지(Notice of Allowance)를 통해 정도면 제출을 요청할 때 제출하면 됩니다.

도면의 보정에 있어서도 원출원서에 포함되지 않은 새로운 내용을 추가하는 것은 허용되지 않습니다. 단 가도면을 근거로 정도면에 작성 상태를 선명하게 하는 것이나, 다른 도면이나 명세서의 설명으로부터 명백히 이해되는 사항을 추가하는 것은 새로운 내용이 아닌 것으로 간주돼 보정이 가능합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 정식출원을 통하지 않고도 임시로 간편하게 특허를 출원하는 제도가 있다는데, 이는 무엇을 말하는 것인지요.

특허를 받기 위해서는 반드시 특허법이 요구하는 조건을 갖춘 정식출원(Nonprovisional Application)을 하여야 합니다. 미국 특허법은 그러나 정식출원을 하기 전 신속하고 간편한 권리보호를 위해 임시출원(Provisional Application)과 개시문서 프로그램 (Document Disclosure Program)을 제공하고 있습니다.

임시출원이란 정식출원에 비해 간편한 절차를 거쳐 일단 특허출원을 할 수 있게 하는 제도입니다. 임시출원의 유효기간은 1년이며, 1년 내에 정식출원을 하여야 합니다. 정식출원과 다른 점은 청구범위(claims)와 발명자 선언문(Inventor’s Declaration), 선행기술 자료제출(Information Disclosure Statement)를 필요로 하지 않는다는 것입니다. 그러므로 출원 준비가 간소화됩니다.

임시출원에 대해서도 출원일이 부여되며, 출원중(Patent Pending)이라고 표시할 수 있습니다. 임시출원은 특허심사의 대상이 아니며, 특허심사는 정식출원에 대해서만 이루어집니다. 즉 임시출원으로는 특허를 받을 수 없으며, 정식출원을 대체할 수도 없습니다. 임시출원일로부터 1년 이내에 임시출원에 대한 우선권을 주장하여 정식으로 출원해야 합니다. 1년 이내에 정식 출원을 하지 않는 경우, 임시출원에 근거한 권리가 상실됩니다. 즉 우선권을 주장할 수 없게 됩니다. 임시출원은 정식출원 전에 우선권과 출원중 상태(Pending Status)를 확보하는 데 의미가 있습니다. 개시문서 프로그램이란 발명자가 발명의 내용을 개시한 문서를 특허청에 맡김(deposit)으로써, 자신의 발명시기에 대한 증거를 확보할 수 있게 하는 제도입니다.

특허출원은 기본적으로 출원일을 기준으로 특허성(patentability)을 심사받게 되나, 필요에 따라 출원 전에 실제로 발명을 완성한 시기를 기준으로 심사하게 될 수도 있으며, 특허청에 제출된 개시문서는 발명시기에 대한 증거로 이용됩니다. 발명자는 발명품의 내용설명과 도면을 특허청에 개인의 경우 80달러의 수수료와 함께 우편으로 제출하면 됩니다.

제출된 문서는 2년간 보관된 후 폐기됩니다. 개시문서의 제출은 특허출원과는 무관하며, 임시출원처럼 출원일이 부여되지 않으므로, 개시문서를 제출하였어도 반드시 적절한 내용을 갖추어 특허출원을 신속하게 진행하여야 합니다. 개시문서 프로그램은 공증 등 다른 방법에 의해서도 가능한 발명 사실의 증명 절차를 쉽게하는 데 의미가 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 특허출원을 하려합니다. 발명을 설명하기 위해 도면이 필요한 데, 특허청에 제출하는 도면은 어떤 방법으로 준비해야 하는 지요?

특허출원에 첨부되는 도면은 생산을 위한 도면과는 다르며, 발명의 내용을 명확히 표시하기 위해 일정한 요구사항을 만족시켜야 합니다. 실용특허(Utility Patent)의 경우에는 발명품의 구조와 작동 원리, 디자인 특허(Design Patent)는 물품의 겉모양에 중점을 두고 있기 때문에 요구사항이 세부적인 면에서 다릅니다.

특허도면은 발명을 충분히 이해할 수 있도록 여러 방향에서 형상을 표시해야 하고, 도면을 구성하는 선은 뚜렷하고 혼동이 되지 않아야 합니다. 생산도면과 달리 실제 크기와 비례하게 작성할 필요는 없으며, 발명 내용과 직접 관련이 없는 부분은 생략하거나 대략적으로만 도시할 수 있습니다.

특허도면에 표시된 각 부품은 특허출원 명세서상에 설명된 부품과 대응해야 하며, 명세서와 도면의 관계는 참조 부호(reference character) 및 지시선(lead line)으로 표시됩니다. 참조 부호는 발명을 구성하는 각 부품(component)을 숫자로 지시하는 것입니다. 지시선은 도면에서 참조 부호 및 각 부품을 연결하는 선입니다. 지시선은 또 발명의 형상 자체를 구성하는 선과 명확히 구분돼야 합니다.

도면의 크기는 1/2로 축소복사했을 때 형상 및 문자가 잘 구별될 정도로 크게 그려야 합니다. 도면은 A4 용지 또는 레터 사이즈(letter size)의 종이에 그려야 하고, 한 장에 표현하기 어려운 큰 형상은 여러 장에 나누어 그릴 수 있습니다.

출원시 제출된 도면이 법에 규정한 요건들을 만족하지 못했을 경우, 지정기간 내에 보정도면을 제출해야 합니다. 단 출원 당시에 없었던 내용을 추가할 수는 없습니다. 즉 보정도면은 출원시 제출한 도면의 도시 상태를 명확하게 하는 것만 가능합니다.

도면은 글로 표현하기가 복잡한 발명의 세부 특징을 쉽게 표현하며, 도면상에 표현된 세부 사항은 추후 거절 이유를 극복하거나 출원시 미처 청구하지 못한 발명의 범위(Claims)를 추가하는 데 결정적인 근거가 될 수 있습니다. 특허도면을 발명자가 작성하기 어려운 경우 특허변호사 사무소 전문 인력의 도움을 받아 발명의 개념, 스케치 또는 견본을 토대로 도면을 준비하면 됩니다.

도면대신 사진제출도 가능합니다. 이 경우 발명이 도면으로는 적절히 표현될 수 없어 사진으로만 표현가능한 성질의 것이어야 합니다. 실용특허의 경우 생물 조직 또는 결정 구조, 디자인 특허의 경우 장식 효과(Ornamental Effects) 등이 도면 대신 사진을 제출하는 것이 가능한 예입니다. 사진은 흑백 사진이 원칙이며, 컬러 사진은 컬러가 반드시 필요한 이유를 설명하는 청원서(Petition)와 함께 제출해야 합니다.특허청의 심사관은 발명이 도면만으로도 표현이 가능하다고 판단될 경우 사진대신 도면제출을 지시할 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 사업을 하고 있습니다. 특허에 의한 소프트웨어 보호의 장점 및 특허 출원시 유의 사항을 알고 싶습니다.

근래에 다양한 소프트웨어가 개발되고 있으며 그 부가 가치도 급속히 증가하고 있습니다. 과거에는 소프트웨어에 대해 특허성이 인정되지 않았고 소프트웨어는 주로 저작권 및 영업 비밀 (trade secret) 에 의해 보호되어왔습니다. 그러나 소프트웨어 보호에 대해 보다 강력한 법적 수단을 필요로 한다는 시대적 요청에 따라 특허청에서는 1996년에 컴퓨터 관련 발명에 대한 심사 지침서를 발행하였고 사실상 모든 소프트웨어를 특허 대상으로 인정하였습니다.

소프트웨어 특허를 일상적 용어로 표현하면 컴퓨터에서 수행되는 컴퓨터 프로그램으로 표현되는 발명이라 할 수 있습니다. 저작권법에 의한 보호는 타인이 소프트웨어의 아이디어의 표현과 동일 또는 극히 유사한 표현을 사용하는 것만을 금지할 수 있으며 아이디어 자체는 보호받지 못합니다. 영업 비밀에 의한 보호는 아이디어가 공개되지 않았을 때만 유효하다는 단점이 있습니다. 소프트웨어를 특허 출원하여 특허가 허락되면 특허 출원서의 청구항 (Claims) 에 표현된 아이디어에 대해 독점배타권을 행사할 수 있습니다.

청구항에는 개발된 소프트웨어의 세부 구성 요소들로 부터 출발하여 보다 추상적인 아이디어를 단계별로 기재하여 출원할 수 있으며, 이같이 청구항에 표현된 아이디어는 특허의 일반적 허락 요건을 만족하는 한 특허를 받을 수 있습니다. 즉 특허권자는 소프트웨어의 구체적 표현 뿐만 아니라 이에 내재된 핵심 아이디어에 대해서도 타인의 사용을 금지시켜 독점권을 행사하거나 라이센스를 부여하여 발명의 가치를 경제적 이익으로 현실화할 수 있는 것입니다.

소프트웨어의 특허 요건은 일반적인 발명과 같습니다. 즉 이미 알려진 것이 아니고 (신규성, Novelty), 알려진 것과의 차이점이 용이하게 만들어낼 수 있는 것이 아니며 (진보성, Nonobviousness), 특허 출원 명세서 (Specification)의 내용이 출원시에 해당 분야에 평균적 지식을 가진 사람, 즉 프로그래머가 특별한 어려움없이 그 특허 발명을 사용할 수 있을 정도로 상세하게 기술되어야 합니다 (개시 요건, Disclosure Requirement).

소프트웨어 발명은 다른 발명과는 달리 그 구성 요소가 물체나 자연 현상이 아니고 단계적인 개념을 포함하며, 또한 그 개념들은 소프트웨어가 이용되는 분야와 무관하게 공통적으로 쓰일 수 있다는 특징이 있습니다. 이는 특허청에서 통상적으로 심사에 사용하는 기존의 특허 자료가 주로 소프트웨어에 대해 특허성이 인정된 후의 것만 존재한다는 점과 더불어 신규성과 진보성의 판단을 어렵게 하는 원인이 되며, 심사 실무 및 특허 분쟁에 대한 판례가 정착될 때까지는 많은 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 그러므로 소프트웨어 특허 출원을 위해서는 최근에 발행된 특허 및 기타 자료를 면밀하게 분석하여 신규성, 진보성, 및 개시 요건의 기준에 맞게 명세서 및 청구항을 작성하는 것이 중요합니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 전자 상거래가 중심인 인터넷 사업을 하고 있습니다. 이번에 새로운 인터넷 비즈니스 방식을 개발하였습니다. 저희 회사의 비즈니스 방식을 다른회사가 이용하지 못하도록 저희가 새로이 개발한 비즈니스 방법에 대한 특허를 신청하고자 합니다. 사업방법에 대한 특허를 허락하는 기준과 요건을 알고싶습니다.

사업방법특허는 말 그대로 Business Method 또는 Business Model에 대한 독점적 사용권을 보호받기 위한 특허로서, 최근들어서는 한국에서도 BM특허로 잘 알려져 있습니다. BM특허를 출원하고자 하는 회사나 개인이 반드시 이해하여야 하는 것은 사업방법특허의 성립조건입니다. 이들 조건이란 컴퓨터, 소프트웨어 또는 인터넷입니다. 다시말하여, 컴퓨터로 구현되거나(computer-implemented), 소프트웨어로 구현되거나(software-implemented) 또는 인터넷으로 구현되는 (internet-implemented) 사업방법이 BM특허로 출원될 수 있습니다.

원칙적으로 BM특허는 반도체 제작 방법등과 같은 제조공정에 대한 기존의 방법특허에 포함됩니다. 그러나, 컴퓨터나 소프트웨어 또는 인터넷이 개입되지 않는 사업방식은 미국특허청(USPTO)이 새로이 정하고 있는 BM특허의 요건에 맞지 않으므로 BM특허로 출원하여 특허를 받기가 어렵다 할수 있읍니다. 미국에서는 인터넷 비즈니스 (e-commerce)가 붐을 이루기 시작하던 1998년부터 BM특허 출원이 급증하기 시작하였으며, 이에따라 BM특허에 대한 기업과 개인의 관심이 높아졌고 또한 미국특허청의 BM특허 심사기준도 전향적으로 변하는 추세입니다. 이같은 BM특허출원의 급증에도 불구하고, 1998년과 1999년에 미국특허청에 출원된 BM특허의 건수가 전체출원건수의 약 1%에 불과하였지만, 이미 세계최대의 인터넷 서점인 아마존(Amazon.com)은 한번 클릭으로 상품을 구입하는 방법("one-click" on-line purchase model)에 대한 특허권을 보유하고 있고, 인터넷 쇼핑의 선두주자인 프라이스라인(Priceline.com)은 인터넷 역경매(Reverse Auction)에 대한 특허권을 쥐고 있는 등, 인터넷 기업들의 인터넷 사업방법에 대한 선점경쟁은 날이 갈수록 가속화되고 있습니다.

현재 많은 한국의 인터넷 벤쳐기업들도 미국특허청에 BM특허를 출원하였거나 준비중에 있으며, 이들중에는 다수의 무게있는 특허들이 포함되어 있습니다. 일반특허와 마찬가지로, BM특허도 기존에 이미 사용되고 있는 방식이거나, 다른회사나 개인이 먼저 특허신청한 것이라면 물론 특허를 받을수 없으므로 BM특허를 출원하기 전에 기존특허에 대한 검색(Patent Search)을 통하여 출원하고자 하는 특허의 신규성(Novelty)를 확인하는 것이 바랍직합니다. 미국특허청은 기본적으로 BM특허에 대하여 유연한 태도를 보이고 있습니다.

지난 3/29/2000에 발표한 BM특허 기준안(Business Methods Patent Initiative: an Action Plan)을 통하여 미국특허청은 매 분기마다 BM특허 출원인과의 원탁회의(Roundtable Forum)를 개최하여 BM특허 심사기준에 대한 아이디어를 얻고, 또한 굵직한 BM특허 침해소송의 판결을 BM특허 심사기준에 반영하겠다고 밝힌바 있습니다. 이는 BM특허 심사의 기준으로 삼을만한 것이 현재로서는 많지 않은 현실을 수용하고, 사업방법에 대한 특허권 부여에 일반인이 갖는 비판적인 시각을 중화시키고자 하는 미국특허청의 합리적인 노력으로 평가되고 있습니다.

따라서, 컴퓨터, 소프트웨어 또는 인터넷으로 구현되는 사업방식으로 신규성이 확인된 것이라면 BM특허의 미국특허청 출원요건이 갖추어 졌다고 할수 있습니다. 미국 BM특허출원에 대한 보다 구체적인 사항은 실력있는 전문가와의 상담이 요구됩니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 신개발 상품이 시장에서 반응이 좋아 특허를 출원하려합니다. 그런데 특허는 새로운 발명에 대해 주는 것이고 이미 알려진 발명에 대해서는 받을 수 없다는 말을 들은 적이 있습니다. 내용이 다른 사람에게 알려진 발명은 특허를 전혀 받을 수가 없는 것인지요?

반드시 그렇지는 않습니다. 특허법은 실제 사회의 현실 및 절차상의 편의를 위해 여러 규정을 두고 있습니다.

특허 제도의 목적은 발명자가 발명의 내용을 공개하게 하고 그 대가로서 배타권을 주는 것입니다. 그러지 않으면 발명자는 발명의 내용을 숨기고 다른 사람들은 그 발명을 이용할 수 없거나, 독립적으로 따로 발명을 하여 이용을 하게 되어 국가적인 손실이 많이 일어날 것입니다.

특허 출원을 특허청에 제출하면 그 발명에 해당하는 기술 분야의 심사관이 출원된 내용을 심사하게 됩니다. 이때 발명이 출원전 또는 발명전에 일반 사람들에게 알려진 경우에는 신규성 (Novelty)이 없는 것으로 하여 거절을 하게 됩니다. 다만 신규성의 판단에 있어서 고려해야 하는 여러 예외 규정들이 있습니다.

특허를 출원하기 위해서는 명세서 및 도면을 준비하여야 하며 그외 일반 행정 절차에 필요한 서류를 갖추려면 어느정도 시간이 걸립니다. 그외에 같은 발명을 외국 주요 국가들에 출원할 경우에는 언어 및 법제도의 차이로 많은 시간과 비용을 필요로 하게 됩니다. 또한 발명자로서는 비용을 들여서 특허 출원을 하기 전에 발명의 상업적 성공 또는 나중에 개량된 발명의 기초 발명으로서의 투자 가치를 결정하게 되는 데 시간을 필요로 하는 경우가 많을 것입니다. 한편 발명의 과정으로서 시제품의 작동을 실험하는 과정 중에 발명이 공개되는 경우도 있습니다.

특허법은 이와 같은 곤란성을 해결하기 위해 신규성 판단에 대한 다양한 규정들을 제공하고 있습니다. 발명의 내용이 미국내 또는 외국에서 간행물 (Printed Publication)에 기재되어 일반에게 알려지는 경우에는 그 간행된 때로부터 1년 이내까지는 특허 출원을 하여 특허를 받을 수 있습니다. 인터넷 등 전자적 수단으로 간행된 간행물 (Electronic Publication)도 마찬가지입니다.

또한 발명이 미국내에서 공개적으로 사용되거나 (public use) 판매되어 (on sale) 일반에게 알려지게 되는 경우에는 사용 또는 판매를 시작한 때로부터 1년 이내까지는 특허 출원을 하여 특허를 받을 수 있습니다. 간행물의 경우와는 달리 공개 사용 및 판매의 사실은 미국내에서 일어난 것에만 적용됩니다. 예를 들어 한국에서 판매한 사실에는 적용되지 않으므로 한국에서 판매를 하여서 1년이 넘었어도 미국 특허 출원의 신규성 판단에 영향을 미치지는 않습니다. 다만 현재는 국가간의 교류가 활발하며 제품 카타로그나 인터넷상의 광고 등에 의한 간행물로서 일반에게 알려지는 경우가 많을 것이므로 이같은 국내외의 구별은 의미가 많이 줄어들었습니다.

이상과 같이 발명이 일반에게 공개되었을 지라도 일정 기간내에는 특허를 출원하여, 다른 특허 요건들을 만족하는 한 특허를 받을 수 있는 기회가 주어집니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 특허 출원을 하려 합니다. 저의 발명은 시중에 이미 나와있는 기계의 일부를 개량한 것인데 특허 출원 서류에서 기계 전체를 다 설명하여야 하는 지요?

특허 출원의 대부분은 이미 시판되는 물건이나 문헌에 그 기술 내용이 나와 있는 기계 장치를 개량한 발명에 대한 것입니다. 특허 출원 서류 중 명세서는 발명의 기술 내용을 특허청의 심사관의 심사 대상 및 나중에 특허증의 내용으로서 일반인에게 공개되기에 적합하게 기재하여야 합니다.

명세서와 도면은 물론 새로이 개량한 부분을 강조하여 작성하여야 합니다. 기존의 부속품들을 그대로 이용한 부분도 전체 기계를 보았을 때 개량한 부분과 어떻게 상호 작용하는 가를 설명하여야 합니다. 기계의 구성이 복잡할 수록 발명의 내용을 상세히 설명하기가 실질적으로 어려워집니다.

특허법에서는 이러한 어려움을 해결하기 위해 기술 내용의 기재 수준에 대한 표준을 제시하고 있습니다. 특허 출원의 명세서는 발명이 속하는 기술 분야에서 통상적인 지식을 갖는 사람 (person having ordinary skill in the art)이 명세서의 기재 내용으로부터 발명품을 만들어내거나 발명을 이용할 수 있을 정도까지 자세히 기재하여야 합니다. 일반적으로 명세서의 기재에 있어서 문제가 될 수 있는 것은 통상적인 지식의 수준이 어느 정도인가 하는 것입니다. 그 기술 분야에 천재를 가진 사람이나 그 기술 분야를 전혀 모르는 사람은 통상적인 지식의 수준을 갖는 것이 아닙니다.

미국 특허청의 심사 기준에 의하면 통상적인 기술 수준의 결정에 있어서 (1) 발명자의 교육 수준, (2) 그 기술 분야에서 발생하는 문제, (3) 이러한 문제들에 대한 종래 기술에 의한 해결 방법, (4) 기술 혁신이 이루어지는 속도, (5) 기술의 복잡성 및 (6) 그 기술 분야의 직업에 종사하는 사람의 교육 수준을 고려하도록 하고 있습니다. 이러한 사항들은 추상적인 개념인 통상적인 기술 수준 결정의 기준을 제시하는 것입니다. 특허청의 심사관은 이러한 통상적인 기술 수준을 갖는 것으로 가정을 하여 심사를 하여야 합니다.

종래의 기계를 개량한 발명에서 개량된 부분 이외의 부분이 이미 알려져 있는 경우 그 분야에 통상적인 기술 수준을 갖는 사람이 쉽게 이해할 수 있을 정도로 기재하면 됩니다. 통상적인 기술 수준을 갖는 사람은 이미 알려진 기술을 문헌이나 물건 등에서 바로 알 수 있을 것이기 때문입니다. 개량된 부분은 새로운 부분이므로 통상적인 기술 수준을 갖는 사람이 명세서의 기재로부터 충분히 만들어낼 수 있을 정도로 기재하여야 합니다. 즉 명세서 및 도면에서 종래 기술을 그대로 이용하는 부품은 그 부품을 통상적인 기술 수준을 갖는 사람이 바로 확인하고 이용할 수 있도록 적절한 이름이나 제조회사등을 기재하고 다른 부품과의 관계 또는 상호 작용을 기재하면 됩니다. 개량된 부분인 새로운 부품에 대해서는 개량된 부품을 만드는 방법, 사용하는 방법 및 다른 부품과의 상호 작용을 통상적인 기술 수준을 갖는 사람이 충분히 이해할 수 있게 기재하여야 합니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 미국에 특허 출원한 발명을 외국에 출원하려합니다. 외국에 특허 출원시 유의할 점은 무엇인지요?

과학 기술의 발전은 새로운 소비재 또는 서비스의 개발과 그 생산 및 제공 기술의 기초가 되고 있으며 특허는 이같은 개발에 투자한 비용을 회수하고 나아가 수익을 올리는 데 필수적인인 법적 보호 장치로서 중요성이 점점 증가하고 있습니다. 또한 국제간 교역의 증가로 생산 및 소비가 여러 국가에 걸쳐 일어나게 되면서, 같은 발명에 대한 여러 국가에서의 보호가 각국의 산업에서 중요한 전제가 되었습니다.

특허 발명은 제품의 설계도와 같이 같은 기술분야의 기술자라면 전세계적으로 공통적으로 이해할 수 있는 것이 아니라, 각국의 법제도에 따라 특허 명세서 작성, 심사 및 소송에 의한 침해 구제의 방법이 다릅니다. 즉 특허권은 일반적인 재화와는 달리 법적인 제한에 의해 국제간의 자유로운 이동성은 없으며, 각국별로 출원하여 심사를 받고 등록을 하여야 보호받을 수 있는 재산권입니다.

국가간의 원활한 교역을 위해 특허 제도의 통일을 위한 여러 차례에 걸친 조약 체결의 노력이 있었고, 그 결과 특히 산업화된 국가들의 특허 제도는 대체적으로 비슷한 절차 및 요건을 가지게 되어, PCT 국제 출원을 통한 외국 출원이나 개별적 외국 출원에 의한 각국별 특허 획득이 보다 예측가능한 일이 되었습니다.

다만 각국은 주권 국가로서 자국의 실정에 맞는 특허 제도를 유지 및 발전시켜나가고 있으며, 조약은 최소한의 공통 분모를 유지하며, 많은 세부적 사항은 각 조약 가입국에 위임하고 있습니다. 그러므로 외국 출원을 하기 위해서는 특허권의 획득 및 보호에 관한 차이점을 이해하는 것이 필요합니다.

외국 특허 출원에 대해 가장 유의할 점은 특허 출원 시기입니다. 세계 어느 나라이든지 특허는 새로이 발명한 것에 대해 주어집니다. 즉 이미 일반인에게 알려진 발명에 대해서는 특허가 주어지지 않습니다. 다만 어느 발명이 일반인에게 알려졌는지, 즉 특허 요건으로서의 신규성이 상실되었는 지 여부의 판단 기준은 각국별로 조금씩 다릅니다.

새로이 개발되는 기술이 소비자에게 인식되기 시작하면 경쟁업체의 의한 유사한 기술의 개발 및 특허 출원이 집중되게 됩니다. 그러므로 많은 유사한 발명이 짧은 시기에 같이 출원되게 되고, 이 경우 출원 또는 발명의 선후 결정 및 신규성 상실 여부의 판단이 아주 중요하게 됩니다.

특허 출원은 발명이 일반에게 공개되기 전에 하는 것이 가장 바람직하나, 비용 및 노력의 투자의 지연으로 발명이 이미 일반에게 공개된 후에 특허 출원을 추진하는 경우가 많이 있습니다. 또한 한 국가에 출원한 후 외국 출원을 하는 것을 상당한 시간이 흐른 후에 하는 경우가 있습니다. 각국 특허법은 이러한 현실과 심사 절차의 효율을 감안하여 신규성 상실의 예외에 대한 세부적인 규정을 두고 있습니다. 즉 학술이나 산업의 일반적인 활동에 부합하는 경우 어느 정도의 유예기간이 주어지는 경우가 많습니다. 외국 출원의 경우 발명이 공개된 시기와 방법이 해당 국가의 특허법을 만족하는 지 여부의 검토가 필요합니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허를 출원하기전 같은 내용이 이미 특허되었는지를 알아보려고 합니다. 어떤 방법으로 찾아보아야 하는지요?

특허 출원을 하면 특허청의 심사관은 심사의 첫단계로서 출원서에 주장된 기술이 이미 알려져있는 지 여부의 자료를 검색 (Search)하게 됩니다. 심사 결과 특허를 받기 위해서는 여러가지 특허법상 요건을 만족시켜야 하지만 그중에서 가장 중요한 것은 지금까지 같은 기술이 이미 알려져 있지 않아야 하는 신규성 ( Novelty)의 요건입니다. 특허 출원전에 같거나 비슷한 기술이 있는 지 미리 찾아보는 것은 특허 출원에 따른 비용 투자와, 비슷한 기술이 있을 경우 특허를 받을 수 있는 새로운 기술 개발 계획 등을 세우는 데 중요한 근거가 될 것입니다.

특허 신규성 검색 (Patent Novelty Search)의 가장 중요한 대상은 기존의 특허 자료입니다. 특허법상 기술 자료의 형태는 간행물(Printed Publication)이면 되며 이는 근래의 중요한 정보 전달 수단인 인터넷에 게재된 자료도 포함합니다. 다만 특허청의 심사관이 실제로 가장 많이 참조하는 것은 각국의 특허 문헌이며, 그중에서도 미국 특허 (Issued Patent) 및 출원 공개 공보(Published Application)입니다. 특허는 기술 분야별로 이미 분류가 되어있으며, 또한 특허 문헌은 기술을 객관적으로 파악하기 쉽게 설명하고 있기 때문입니다.

광범위한 기술 문헌을 모두 검색하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 한편 세계 주요 국가의 특허청의 특허 자료는 일반인에게 무료로 공개되어있으며, 인터넷상으로도 검색가능합니다. 미국 특허청의 웹사이트 (www.uspto.gov)에서 제공하는 미국 특허 및 출원 공개 공보를 예비적으로 검색하여 보는 것은 기술 개발 및 출원에 앞서 기존의 기술의 수준과 동향을 확인하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

특허 검색 방법 중 하나는 특허 분류 (Classification)을 이용하는 것입니다. 즉 주제별로 분류된 백과사전과 비슷하게, 미국 특허도 분류 시스템에 따라 각 산업 분야 및 기술적 구성에 따라 자세히 분류가 되어있습니다. 특허 분류를 이용하여 검색할 때의 장점은 특허 명세서에서 발명을 설명할 때 사용된 구체적 용어에 관계없이 같은 내용의 기술은 같은 분류에 모두 모여있어 보다 심도있는 검색이 가능하다는 것입니다. 그러나 특허 검색에 익숙치 않은 일반인에게 특허 분류 시스템을 이해하고 찾고자 하는 발명이 속하는 분류를 확인하는 데에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 또한 기술의 급속한 발달에 따라 하나의 발명이 여러 특허 분류에 관련되거나, 새로운 분류가 추가되는 경우가 많이 있어 주의를 요합니다.

특허 검색 방법 중 다른 하나는 핵심 단어 (Keyword)를 이용하는 것입니다. 이 방법의 장점은 일반인이 별다른 훈련없이 쉽게 이용할 수 있으며, 신속하게 수행할 수 있는 점입니다. 이 방법의 단점은 검색 결과가 단어의 선택에 따라 좌우되며, 적절한 핵심 단어를 찾는 개인의 능력이 필요하다는 것입니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 미국에 특허를 출원하고, 같은 내용을 세계 주요 국가에 출원을 하려고 합니다. 각국별 제도는 어떤 차이가 있으며 어떻게 대비하여야 하는 지요.

물건이나 돈과는 달리, 특허에 대한 권리는 재산권이기는 하나 국경을 넘는 것이 그렇게 자유롭지 않습니다. 특허권은 각국의 국내법에 속하는 문제로서 심사도 각국의 특허청에 의해 개별적이고 독립적으로 이루어지며, 아직까지 세계 공통으로 인정되는 특허는 없습니다. 다만 특허권의 내용은 문화적인 특색에 좌우되지 않는 기술적인 내용으로 한 국가에서 특허를 받으면, 다른 국가에서도 특허를 받을 가능성이 많습니다.

외국에 특허 출원을 하여 특허를 받고 특허권을 행사하는 것은, 특허를 비롯한 지적 재산권이 무역에서 차지하는 비중이 커짐에 따라 세계 무역에서 중요한 법률적 문제로 떠오르고, 안정적이고 예측가능한 특허권의 행사를 위해, 특허법 체계를 통일시키고자 하는 노력이 세계 무역 기구 (World Trade Organization, WTO)의 주도하에 지속적으로 이루어졌습니다. 그 결과 특허로서 보호받을 수 있는 대상의 범위가 넓어지고, 심사 절차가 강화되어 나중에 재판에서 무효가 되는 특허의 비율이 줄어들고 특허권자는 더 넓은 권리 범위를 가질 수 있는 등 특허권의 안정성이 증가되었습니다. 즉 특허의 경제적 가치가 증대되어 기술 개발을 보다 더 촉진하게 되었고, 외국에의 투자를 보다 더 용이하게 하게 되었습니다. 다시 말하면 예를 들어 미국에 특허 출원하여 특허를 받았을 때, 한국, 일본이나 유럽에서도 같은 청구범위로 특허를 받을 가능성과 실제 특허권의 침해가 문제가 되어 소송을 하게 되었을 때 소송을 이겨 특허권을 행사할 가능성이 더 확실하게 되어, 특허의 재산권으로서의 국제간 교류가 더 활발해질 수 있게 된 것입니다.

다만 현재의 상황에서도 각국별 특허법의 차이에 의한 절차 부담과 특허 부여 및 특허권 행사상에 있어서의 불확실성은 계속 존재합니다. 여러 국가를 대상으로 특허를 출원하여 특허를 받음으로서 기술 개발에 의한 경제적 이익을 현실화하고자 하는 경우, 특허 전략을 수립하고 이에 따라 특허 출원 절차를 진행하는 것이 필요합니다. 특허 전략 중 가장 중요한 것은 시기를 맞추어 출원하는 것입니다. 특허는 이미 존재하지 않는 새로운 것에만 주어지기 때문입니다. 특허 출원 시점에서 이미 일반에게 알려진 것은 원칙적으로 특허가 주어지지 않습니다. 미국 특허법하에서는 판매 또는 간행물 등에 의해 일반인에게 알려진 후에도 1년 동안은 출원을 하여 특허를 받는 것이 가능합니다. 한국 및 일본은 이러한 유예기간이 6개월이며 공개가 이루어진 상황도 제한적으로 인정됩니다. 유럽은 더욱 까다로워 제3자에 의한 도용이나 공인된 박람회에서 공개된 경우에만 인정됩니다. 즉 특허 출원은 제3자에게 알려지지 않은 상황에서 가능한 한 빨리 하는 것이 최선입니다. 어느 한 국가에 출원한 후에는 세계 대부분의 국가에서 우선권을 인정받아 1년 이내에 출원할 수 있습니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 미국 특허 출원을 하여 심사 진행중에 있습니다. 같은 발명을 유럽 국가들에 출원하려고 합니다. 어떤 절차를 밟아야 하는 지요.

유럽은 유럽 연합 (European Union)으로 대표되는 바와 같이, 하나의 동질적인 연합체를 형성하고 있어, 경제 활동의 대상으로서도 하나로 인식되는 경우가 많습니다. 유럽에 대한 특허 출원은 유럽 특허 시스템 (European Patent System)을 통해서 하나로 묶어서 하는 것이 가능합니다.

유럽 특허는 가입국에 대한 지역 특허를 심사하고 부여하는 제도입니다. 출원 및 심사까지는 유럽 특허청에서 일괄적으로 진행합니다. 다만 특허권으로서의 행사는 각국별 언어 및 사법 행정 제도의 차이로 각국별로 이루어집니다. 유럽 특허의 가입국은 현재 영국, 프랑스, 독일, 이태리, 스페인 스위스 등 주요 국가를 포함하여 31개국입니다. 유럽 특허의 출원은 나중에 특허권을 행사할 국가들을 지정하고, 공식 언어인 영어, 프랑스어 및 독일어 중 하나로 작성된 특허 명세서를 제출함에 의해 이루어집니다. 국가 지정은 출원단계에서는 지정국에 수에 따라 수수료를 지불하는 것입니다. 출원 접수 및 심사는 유럽 특허청에서 통합적으로 수행하며, 심사 절차는 구체적으로 신규성 및 진보성 등의 일반적 특허요건을 만족하는 지 여부의 심사, 심사 결과에 따른 특허의 허락 (Grant)과 일반인에 대한 공고 (Publication) 및 공고후 9개월까지의 일반인에 의한 이의신청 (Opposition) 절차를 포함합니다. 각국별 권리 행사는 각국별 언어로의 번역 절차를 포함하며, 특허 침해 소송은 유럽을 통합하는 사법적 기관은 아직 없으며, 각국별 사법 절차에 따라 수행됩니다.

유럽 특허 출원은 통상 PCT (Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제 출원 (International Application )의 국내 단계 (National Phase) 절차로서 진행되는 경우가 많습니다. 이는 통상 PCT 국제 출원 제도의 장점의 하나인 출원 시점을 늦출 수 있는 효과의 결과입니다. PCT 국제출원은 통상 미국이나 한국에서 한 특허 출원을 근거로 출원되며, 이때 근거가 된 특허 출원의 출원일을 우선일 (Priority Date)이라 합니다. 유럽 특허 출원은 우선일로부터 31개월, 즉 2년 7개월이 되는 때까지 우선권의 이익을 유지하면서 출원하는 것이 가능합니다. 우선권의 유지가 중요한 것은 이미 알려진 내용에 대해서는 신규성 (Novelty)이 없는 것으로 특허를 받을 수가 없기 때문입니다. 즉 유럽에서 특허를 받을 권리를 확보하기 위해 통상적으로 PCT 국제 출원을 하고, 미국 등에서 최초로 출원한 날로부터 2년 7개월 이내에 유럽 특허 출원을 함으로서 우선권의 이익을 유지하며 특허 출원을 할 수 있습니다.

유럽 특허 출원은 유럽 전체를 대상으로 출원하는 것외에 각국별로 하는 것도 가능합니다. 출원할 국가가 3개국 이상인 경우에는 비용면에서 유럽 특허 출원을 하는 것이 유리합니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 특허 출원은 발명이 공개되기 이전에 하여야 하는 것으로 알고 있습니다. 다만 논문등으로 발표한 후에도 일정 기간내에는 할 수 있다는 데 구체적으로 어떤 경우가 있는 지요?

특허는 원칙적으로 공개되지 않은 것에 대해 주어집니다. 이러한 특허법상의 요구 조건을 신규성 (Novelty)라고 합니다. 발명을 논문 등의 간행물 (printed publication)에 기재하는 것은 특허를 공개하는 행위에 해당합니다. 제품을 판매하기 위해 카타로그 등에 발명의 내용을 기재하는 것도 마찬가지 입니다. 발명을 응용하여 만들어진 제품의 판매 (on sale)도 발명의 내용을 공개하는 것으로 봅니다. 그렇지만 발명 내용의 공개가 반드시 신규성을 만족하지 못한 것으로 되어 특허 출원을 하지 못하게 되는 것은 아닙니다. 미국 특허법은 발명이 공개되었을 지라도 일정 요건하에 특허 출원을 하여 특허를 받을 수 있는 기회를 부여합니다. 그 중 하나는 간행물에 기재한 후에도 1년 동안은 특허 출원을 할 수 있도록 허용하는 규정입니다. 다시 말하자면, 간행물에 기재를 하여 발명의 공개를 하게 되었으면 1년 이내에 출원을 하여야 합니다. 간행물의 기재는 미국 내이거나 미국 밖의 외국에서나, 영어이거나 영어 이외의 다른 언어로 기재한 것을 모두 포함합니다. 즉 한국에서 논문을 발표하였거나 중국에서 중국어로 만들어진 제품 카타로그를 배포하였을 때도 간행물의 기재에 해당합니다.

또 하나의 경우는 제품을 판매하여 발명이 공개된 경우입니다. 제품의 판매는 미국내에서 이루어진 것만 적용됩니다. 즉 한국에서 제품을 판매하였어도 미국에서는 아직 판매를 안하였으면 다른 방법으로 공개되지 않은 한 미국 특허출원을 할 수 있는 기회에는 영향이 없습니다. 제품을 판매하여 발명이 일반인에게 공개되면 판매한지 1년 이내에 특허 출원을 하여야 합니다.

이같이 발명이 공개된 이후에도 유예기간 (Grace Period)을 주어 특허를 받을 수 있게하는 것은 발명을 장려하기 위한 것입니다. 즉 연구 결과를 학회에서 논문으로 발표하거나, 발명을 응용한 제품의 판매는 통상적으로 발명을 인정받기 위해 자주 이루어지며, 특허 출원을 위한 준비나 비용의 투자를 미처 못하는 경우가 많기 때문입니다. 발명자는 주어진 1년의 유예기간내에 특허 출원의 준비 및 필요한 비용을 마련할 기회를 가지게 됩니다.

이같은 유예기간의 규정은 각국별로 다릅니다. 예를 들어 한국은 유예 기간이 6개월이며, 공개되게 된 이유도 발명의 시험, 간행물에 발표, 법으로 지정된 학술 단체에서의 발표 및 박람회에서의 발표 등으로 제한됩니다. 유럽 특허 출원의 경우 간행물에 기재할 경우 특허 출원을 할 수 있는 유예기간을 주지 않습니다.

이같이 유예기간은 일정한 이유에 해당하는 경우 출원을 할 수 있는 기간을 연장시켜주는 것일 뿐, 다른 이유에 의한 공개나 외국 출원의 경우까지 기간의 이익을 주는 것은 아닙니다. 또한 다른 사람의 모방을 막기 위해서도 특허 출원은 가능한 한 빨리 하는 것이 바람직합니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 세계적으로 증가 추세라는 PCT 출원은 어떤 것입니까? PCT 출원을 하고 나서 개별 국가에 따로 특허 출원을 해야 합니까? 어떤 경우에 PCT 출원을 해야 하며, 그 장점에는 어떤 것들이 있습니까?

PCT는 특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty) 의 약자입니다. 1970년 6월 19일에 워싱턴에서 조인되었고 각 회원국들이 자국 내 법 절차를 완료한 1978년 1월 21일부터 발효된 이 국제조약은 열여덟 나라로 출발했습니다. 그때까지 각 나라마다 제각각이었던 특허 제도를 국제적으로 조율한 것으로 볼 수 있습니다. 온 세계의 경제와 시장이 서로 맞물려 돌아가는 현대 세계에서 어느 한 나라의 경제나 시장이 오랜 시간 동안 고립된다는 것은 상상할 수 없는 상황에서 당연한 일이라 볼 수도 있겠지만, 일반인들에게 썩 친숙하다고 할 수도 없는 특허 제도를 두고 세계 주요 나라들이 모여 조약을 체결하였다는 사실은 특허 제도가 현대 산업 사회에서 어느 정도의 비중을 차지하고 있는지를 잘 보여주었던 사건이라 하겠습니다. 한국에서 아주 잘 팔리는 MP3 플레이어나 셀폰은 미국 시장에서도 좋은 판매 성적을 낼 가능성이 높습니다. 그런 까닭에 기발한 발명을 한 개인이나 기업 상품-서비스 공급업자들은 자기 나라뿐 아니라 다른 나라에서 자신들의 아이디어와 상품을 보호받기 원할 것입니다. 그러기 위해서는 특허를 받아야겠지요. 그런데 각 나라마다 특허 제도가 제각각이어서 특허 출원부터 시간과 돈이 엄청나게 들어간다면 분명 국제 경제 성장에 걸림돌이 될 것은 뻔합니다. 국제 특허협력조약은 바로 그런 환경에서 탄생할 수밖에 없었던 것입니다. 지적재산권 보호를 위한 파리 협약의 회원국이면 PCT 회원국이 될 자격을 주어지는데, 2005년 8월 현재 PCT에 가입한 나라는 세계 주요 산업 국가를 거의 다 포함한 128개 나라에 이릅니다. 주요한 비가입국이라면 대만과 아르헨티나 정도입니다. PCT를 한 마디로 말하자면 발명을 국제적으로 보호받기 위해 각 나라별로 해야 했던 개별 특허출원 과정들 중 통합 수 있는 것들에 대해서는 통합된 절차를 제공함으로써 국제출원을 더 쉽게 하자는 조약이라 할 수 있습니다. 주의해야 할 점은 PCT 출원이 “국제 특허” 또는 “PCT 특허”로 허가되지는 않는다는 사실입니다. 단 한 번 출원하고 심사받은 특허로 국제적으로 보호받는 특허나 PCT 특허란 개념은 아예 존재하지 않기 때문입니다. 즉, PCT 출원은 있어도 PCT 특허는 없다는 말입니다. PCT 출원의 주요한 장점은 각 나라별 특허 출원을 최대한 연기할 수 있다는 점입니다. 단순한 우선권 주장을 할 경우 출원을 늦출 수 있는 기간이 1년밖에 안 되는 반면, PCT의 경우 PCT 출원일 또는 PCT 우선권의 출원일로부터 30개월까지 늦출 수 있습니다. 이렇게 함으로써 각 나라별로 특허 출원에 들어갈 수밖에 없는 비용 (출원료, 번역료 등) 을 절약할 수 있게 됩니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허협력조약(PCT)을 통한 다국출원을 하려면

한 나라에 출원된 특허는 그 나라 내에서만 보호받게 됩니다. 다시 말하여, 미국특허로 한국에서 특허권을 주장할 수는 없습니다. 결국 여러 나라에서 특허를 받으려면, 특허 받고자 하는 나라에 각각 따로 출원해야 하는데, 이러한 불편을 덜어주는 대안이 바로 PCT 출원입니다. PCT 출원을 하려면, 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)가입국의 국적보유자이거나 거주자이어야 합니다.

PCT출원 방식의 가장 큰 장점은 출원예정국가에서 특허 예정 상품에 대한 시장성을 조사할 수 있는 충분한 기간(최초 출원국의 출원일로부터 30개월까지)을 확보할수 있다는 것입니다. 파리 협약(Paris Convention)에 따른 외국출원 우선권 주장 허용기간이 12개월인데 비하여, PCT출원 하에서는 그 보다 18개월 많은 30개월까지 우선권 주장기간이 주어지는 셈이고, 그 기간 동안 충분히 시장조사를 하여 타당성이 있으면 출원을 실행하면 됩니다.

예를 들어, 미국특허청에 12/31/2002자로 특허를 출원한 이후에, 한국, 일본, 중국(대만은 PCT가입국이 아님), 영국, 프랑스, 독일의 6개국을 출원 후보국가로 생각하여, 이로부터 12개월(파리 협약에 따른 우선권 주장기간) 이전에, 즉, 12/30/2003 이전에 미국을 "접수국"으로 지정(designate as a "Receiving Office")하면, 출원인은 6/30/2005(최초 출원일로부터 30개월)까지 여유를 두고 시장성을 조사하여 타당성 있는 국가에만(한 나라이든, 6개국 전체이든) 출원하여 비용을 절감할수 있습니다. 물론, 나중에 특허받게 되면, 그 특허권의 효력은 12/31/2002로 소급될수 있습니다.

그러나, PCT출원이 출원비용을 줄여주는 것은 아닙니다. PCT출원은 시장조사의 시간적 여유를 제공하는 장점이 있는 반면에 PCT출원비용("PCT Stage I"에 드는 비용)이 추가되는 단점이 있습니다. 위의 예에서, PCT로 6개국에 출원하는 것과 일반출원으로 동일한 6국에 출원하는 경우를 비교하면, PCT출원의 개별국가 출원단계("National Phase")에서는 6개국에 각각하는 일반 출원에 비하여 비용면에서 거의 차이가 없습니다. PCT출원비용에는 "접수국"에서 실행하는 국제 특허 검색("International Search Report")비용이 포함됩니다.

PCT출원에 대한 더 구체적인 내용에 대하여는 특허 전문 변호사와의 상담이 요구됩니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ PCT 국제 출원을 하였습니다. 국내 단계 진입을 기한 내에 하여야 한다는 서신을 받았는 데 이는 어떤 절차를 말하는 것인 지요?

특허권은 각국의 국내법에 속하는 권리이므로 특허로서 보호를 받고자 하는 모든 나라에 특허를 출원하여야 합니다. 예를 들어 미국에 특허 출원을 한후 같은 발명을 한국, 중국 및 일본에서 보호받고자 하면 그 세 나라 모두에 미국 특허 출원일로부터 1년 이내에 특허 출원을 미국 출원의 우선권을 주장하여 제출하여야 합니다.

PCT 국제 출원 (Patent Cooperation Treaty International Application)은 이같은 각국별 개별 출원의 어려움을 줄이기 위해서 만들어진 국가간 조약입니다. 다만 PCT 국제 출원에 의해 조약 가입국 모두에 효력이 미치는 특허를 받는 것은 아닙니다. PCT 국제 출원의 국내 단계 진입이란 일정 기간 내에 각국별 개별 출원의 단계를 밟아야 하는 의무를 말하는 것입니다.

PCT는 이와 같이 각국별 출원을 대체하는 것이 아님에도 불구하고 많은 장점이 있습니다. 첫째 PCT는 각국별 개별 출원 절차를 시작하여야 하는 기한을 늘려줍니다. 종래의 우선권 주장에 기초한 각국별 개별 출원은 최초 출원일로부터 1년 이내에 하여야 하나, PCT에 의한 경우 최초 출원일로부터 2년반 이내에 하면 됩니다. 즉 1년 반의 기간을 더 가질 수 있습니다. 더 자세하게는 PCT 국제 출원 자체를 1년 이내에 최초 출원의 우선권을 주장하여 제출하고, PCT 국제 출원의 국내 단계를 1년 반의 추가 기간내에 수행하면 되는 것입니다.

이같은 추가 기간은 중요한 의미를 같습니다. 출원한 지 2년 반의 기한내에는 최초 출원의 심사 결과가 대개 나올 것이며, 최초 출원으로부터 특허가 허락된 경우, 각국별 개별 출원 절차를 증가된 확실성을 가지고 추진할 수 있습니다. 그리고 출원된 발명에 의한 제품의 개발 및 시장성 조사에 필요한 시간을 충분히 가질 수 있습니다.

PCT 국제 출원의 둘째 장점은 특허 출원에 필요한 절차와 방식을 통일하여 출원인의 부담을 줄이고 각국별 개별 출원 단계를 용이하게 한다는 것입니다. 즉 발명의 내용을 설명하고 주장하는특허 명세서 및 도면과 출원인의 인적사항 등이 PCT 국제 출원시에 확정되고, 개별 국가의 국내 단계 진입에서는 이를 그대로 이용하면 됩니다. 각 조약 가입국은 PCT에 의한 방식 통일을 받아들이게 되어있습니다. 또한 PCT 국제 출원은 출원된 내용에 대한 관련 기술 검색 결과를 제공하며, 국제 예비심사를 청구한 경우 특허가능성에 대한 심사보고서를 제공합니다. 그리고 우선권 주장일로부터 1년 반이 지나면 국제 공보(International Publication)에 PCT 국제 출원의 내용을 공개하게 됩니다. 이같은 국제 공개는 조약 가입국의 국내법이 정하는 법적 효과를 갖습니다. 즉 PCT는 각국별 특허 출원 및 심사 절차에 공통되는 부분을 수행하여 각국별 절차를 간편히 하는 장점을 갖습니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 한국에서 개발한 제품이 미국 시장에서 반응이 좋아 미국내에서 판매를 하려고 합니다. 제품에 대해 한국에서 받은 특허 및 진행중인 특허 출원이 있는 데 미국에서도 보호를 받을 수 있는 지요?

특허는 각국의 국내법에 속하므로 특허를 받고자 하는 모든 나라에 각각 출원하여야 합니다. 또한 미국이 아닌 다른 나라에 먼저 출원한 발명을 미국에 출원할 경우, 일정한 시간적 제한을 지켜야 합니다.

한국 및 미국을 포함한 대부분의 국가의 특허법은 우선권 제도를 받아들이고 있으며, 이에 의하면 어느 한 나라에서 출원을 한 지 1년 이내에 다른 나라에 출원을 하였을 때 맨 처음 출원한 날로 출원일이 소급되는 효과가 있습니다. 즉 한국에서 특허 출원 또는 실용신안 출원을 하였을 때는 그 출원일로부터 1년 이내에 미국 출원을 하면 됩니다.

투자 가치의 판단 등의 어려움에 의해 출원한 지 1년이 지나서 미국 특허출원을 고려하는 경우가 많습니다. 1년이 지나면 외국 출원 우선권은 주장할 수 없으나, 한국에서 특허 출원한 내용이 일반 사람들에게 공개되지 않은 경우 미국에 특허출원하는 것이 가능합니다. 특허 출원한 내용은 특허 증서의 발행 (patent issue) 또는 특허를 받기전 공개 공보의 발행 (pre-grant publication)에 의해 일반에게 공개됩니다.

공개 공보는 통상 출원한 날로부터 1년 6개월이 지나면 발행됩니다. 공보 발행에 통상 2개월이 소요되므로 아직 특허를 받지 않은 특허 출원에 대해서는 한국에서 1년이 지나 우선권 주장을 놓친 경우 대략 8개월 동안은 공개되지 않은 상태이므로 미국에 출원할 수 있습니다. 다만 한국에서 실용신안 출원을 한 경우는 실용신안 출원은 무심사로 등록이 되므로 출원후 수개월이 지나면 공보가 발행되어 일반에 공개됩니다. 한국 특허 출원 및 실용신안 출원에 의한 발명은 미국 특허법에서는 모두 실용 특허 출원(utility patent application) 대상이 됩니다.

한국에서 출원한 지 1년이 경과하고 특허 공보나 공개 공보에 의해 이미 발명이 이미 일반에 알려진 경우에는 개량된 기술 내용을 미국 특허청에 특허 출원하는 것을 고려할 수 있습니다. 제품은 통상 소비자의 요청이나 원가 절감 등을 위해 개량이 지속적으로 이루어지며, 이러한 개량된 내용은 모두 특허 출원의 대상이 됩니다. 특히 시장에 이미 경쟁 제품이 유통되는 경우 원특허에 구체적으로 설명되지 않은 내용에 대한 권리 범위를 개량 특허 출원에 상세하고 명확하게 기술하여 경쟁사의 모방을 효과적으로 방지하는 한편 제품의 독점적 위치 확보에 도움이 될 수 있습니다.

개량 발명은 한국에서 특허되거나 공개된 발명에 비해 향상된 기술적 가치가 있어야 합니다. 개량 발명의 특허출원에 의한 특허 가능 여부 및 특허 보호 범위의 판단은 해당 기술 분야 및 미국 특허 제도에 대한 전문 지식이 필요하므로, 전문 특허변호사와 상담이 요구됩니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 미국에 본사를 두고 생산은 중국에서, 제품은 주로 미국, 유럽 및 한국에서 판매하는 회사입니다. 특허를 이들 국가에서 모두 보호받을 필요가 있는 데 어떤 절차를 밟아야 하는지요?

제품의 개발 및 생산이 나누어지고, 제품의 판매 대상 국가가 다양해지는 것이 현재의 추세입니다. 특허는 각국의 국내법상의 권리이므로 특허에 의한 보호를 원하는 모든 나라에 특허출원을 하여 특허를 받아야 합니다. 미국에서만 특허를 받을 경우, 예를 들어 중국의 현지 생산업자가 제품을 모방 생산하여 미국이 아닌 다른 나라에 수출하는 것을 막을 수 없습니다. 특허는 알려지지 않은 새로운 발명에 대해 보호받을 권리를 주는 것이므로, 발명이 특허 공보(patent publication)나 제품의 판매 등에 의해 알려지기 전에 다른 국가들에 빨리 특허 출원을 하여야 합니다.

그러나 모든 국가에서 동시에 특허 출원을 하는 것은 시간 및 비용면에서 어려우므로 국가간 조약(international treaty)에 의해 어느 한 국가에서 처음 출원한 후 1년 이내에는 다른 국가에서 출원을 하였을 때 일정한 특허 심사상의 이익을 주는 우선권 주장 출원(priority application) 제도가 시행되고 있습니다. 각국의 특허법은 특허를 받는 조건에 대해서는 거의 같으나, 절차면에서는 모두 다르며, 특히 한국, 중국, 일본 등의 국가는 그 국가의 언어로 특허 명세서(patent specification)을 작성하여 제출하여야 합니다. 서류의 우편 배달 및 번역 등을 위해 우선기간이 다되기 전 3개월, 즉 미국 출원일로부터 9개월이 지나면 다른 국가에 출원할 준비를 시작하는 것이 바람직합니다.

특허협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제출원(international application)을 이용할 경우 각국에 실제로 특허 출원을 하여야 하는 시기를 특허를 처음 출원한 날로부터 30개월까지 늦출 수 있습니다. 즉 우선권 주장 출원에 비해 1년 반의 시간을 더 가질 수 있습니다. 국제출원은 우선권 주장 출원과 마찬가지로 특허를 처음 출원한 날로부터 1년 이내에 할 수 있습니다. 그러므로 특허를 처음 미국에 출원하고 1년 이내에 국제출원을 하여 남은 1년 반의 시간동안 미국 특허의 허락 결과 및 특허될 제품의 시장성을 확인한 후 다른 국가들에 특허 출원을 하는 것이 한가지 바람직한 방법입니다.

참고로 의장 특허(design patent)는 제품의 새로운 겉모양을 보호받기 위한 것으로, 과학 기술상의 발명을 대상으로 한 일반적인 특허 (utility patent)와는 성격을 아주 달리하며, 제품의 겉모양에 대해서는 의장 특허를, 기술적 구성에 대해서는 특허를 따로 청구할 수 있습니다. 의장특허는 특허협력조약에 의한 국제출원은 할 수 없습니다. 다만 우선권 주장 출원은 가능하나 우선기간이 6개월로 처음 의장 특허를 출원한 날로부터 6개월 이내에 다른 나라에 출원을 하여야 우선권 주장 출원의 이익을 받을 수 있습니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 저희 회사가 이번에 개발한 신기술을 우선 미국을 포함하여 한국, 중국, 일본에 특허를 출원하려고 합니다. 그런데, 이들 나라에 각각 특허로 출원하지 않고 한번에 여러나라를 선택하여 출원하는 제도가 있다고 들었습니다. 여러나라에 특허를 출원하고자 할 때 가장 유리한 출원방법은 무었인지요.

각 나라의 특허법은 해당 나라 내에서만 효력이 있는 국내법이 적용됩니다. 따라서, 한 나라에 출원된 특허는 그 나라 내에서만 보호받을수 있습니다. 다시 말하여, 미국특허로 한국에서 특허권을 주장할 수 없습니다. 결국 여러 나라에서 특허를 받으려면, 특허 받고자 하는 나라에 각각 따로 출원해야 합니다.

국제특허협약에 따라 이러한 불편을 부분적으로 극복할수 있는 방법은 2가지입니다. 하나는 파리 협약(Paris Convention)에 따른 외국출원 우선권주장 특허출원이고, 다른하나는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)에 따른 특허출원입니다. 외국출원 우선권주장 특허출원을 이용하면, A국에 특허를 출원한날로부터 12개월 이내에 동일한 기술을 B국에 특허출원하게 되면, B국에서 특허가 허락되는 경우 그 특허권이 A국의 최초출원일로 소급되는 장점이 있습니다. 따라서, 외국출원 우선권 주장을 이용하면 동시에 여러나라에 출원하지 않고 일단 한 나라에 출원한 후에, 12개월의 기간 내에서 특허기술의 시장성을 보아가며 출원국을 결정할수 있는 유리한 점이 있습니다. 이러한 외국출원 우선권을 주장하려면 최초출원국의 특허청장 직인이 찍힌 우선권 서류를 별도로 첨부하여야 합니다.

PCT출원 방식의 가장 큰 장점은 출원예정국가에서 특허 예정 상품에 대한 시장성을 조사할 수 있는 충분한 기간(최초 출원국의 출원일로부터 30개월까지)을 확보할수 있다는 것입니다. 파리 협약에 따른 우선권 주장 허용기간이 12개월인데 비하여, PCT출원 하에서는 그 보다 18개월 많은 30개월까지 우선권 주장기간이 주어지는 셈이고, 그 기간 동안 충분히 시장조사를 하여 타당성이 있으면 출원을 실행하면 됩니다. 세계특허출원 또는 다국특허출원등으로도 통용되는 PCT 출원을 하려면, 특허협력조약가입국의 국적보유자이거나 거주자이어야 하며, 2001년 4월 기준으로 PCT가입국은 북한을 포함하여 111개국입니다.

그러나, PCT출원이 출원비용을 줄여주는 것은 아닙니다. PCT출원은 시장조사의 시간적 여유를 제공하는 장점이 있는 반면에 PCT출원비용("PCT Stage I"에 드는 비용)이 추가되는 단점이 있습니다. PCT출원의 개별국가 출원단계("National Phase")에서는 일반 출원에 비하여 비용면에서 거의 차이가 없습니다.

PCT출원비용에는 국제 특허 검색("International Search Report")비용이 포함되며, 최초 출원일로부터 19개월까지 국제예비심사("International Preliminary Examination" - PCT Stage II)를 요청하지 않으면 20개월까지는 개별국가 출원단계로 넘어가야 합니다. 이 경우, PCT출원은 일반출원에 비하여 우선권 주장기간이 8개월만 더 연장되는 셈이 됩니다.

파리조약에 따른 외국출원 우선권 주장에 따른 특허출원과 PCT출원에는 각각 비용과 시장서 조사를 위한 기간확보면에서 각각 장단점이 있습니다. PCT출원에대한 좀더 구체적인 내용을 이해하려면 전문가와의 상담이 요구됩니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 인터넷에서 간단히 미국특허를 찾아볼수 있다고 들었습니다. 제가 새로운 기계장치를 개발하였는데 혹시 다른 사람이 이미 특허를 받은 장치가 아닌지 확인해 보고 싶습니다. 곧바로 특허를 신청하는 것보다는 유사한 특허가 없다는 것을 확인한 후에 특허 신청하는 것이 바람직하다는 말을 들은적이 있습니다. 특허받고자 하는 기술이 이미 미국특허청에 특허로 등록되었는지를 인터넷을 통하여 제가 직접 알아볼수 있는지요.

특허를 신청하고자 하는 새로운 기술이 다른 사람의 특허로 이미 허락된 기술인지를 인터넷으로 확인해 볼수 있습니다. 인터넷을 통한 특허검색(Patent Search)에는 무료 특허검색 사이트를 이용하는 방법과 유료 특허검색 사이트를 이용하는 방법이 있습니다. 현재 무료 특허검색을 제공하는 인터넷 웹사이트로는 미국특허청(www.uspto.gov)과 델피온사의 데이터베이스(www.delphion.com)가 있습니다. 미국특허청의 특허검색 웹사이트를 통하면 1976년부터 최근까지의 미국특허를 검색할수 있습니다. 델피온사는 그동안 미국과 유럽을 망라하는 특허테이터 베이스를 운영해오던 IBM사로부터 2000연도에 독립한 델피온(Delphion)사의 더웬트 데이터베이스(Derwent Data)를 무료서비스와 유료서비스로 나누어 운영하고 있습니다.

2001년 5월을 기준으로 더웬트 데이터베이스를 통하여 1971년도부터의 미국특허, 1979년부터의 유럽특허, 1978년도부터의 일본특허(특허의 요약서에 한함), 1979년도부터의 PCT특허를 포함하는 방대한 특허정보를 무료로 열람할수 있도록 하고 있습니다. 여기서, PCT특허란 국제특허협약(Patent Cooperation Treaty)의 다국출원에 따른 특허를 말합니다.

이들 인터넷 무료 특허검색사이트에서 특허를 검색하는 방법은 크게 두가지입니다. 하나는 특허번호를 통한 검색이고 다른 하나는 특허기술과 관련된 단어등을 입력하여 특정기술에 관련된 특허를 찾아보는 것입니다. 예를 들어, 회로차단기와 관련된 특허를 찾고 싶으면 "circuit breaker"를 입력하고 클릭하면 이러한 용어가 사용되는 기술과 관련된 특허를 찾아볼수 있습니다. 위의 두 가지 무료 특허 검색 웹사이트와 이에 대한 한글설명은 www.parkandsutton.com의 "미국특허검색"을 통하여 볼수 있습니다. 인터넷상의 유료 특허검색 서비스는 특허변호사(Patent Attorney), 변리사(Patent Agent) 또는 특허출원을 많이 하는 기업이 주로 사용합니다. 대표적인 유료 특허검색 웹사이트는 www.1790.com이며, 이곳에서는 미국특허청이 특허심사를 시작한 1790년도 이후의 모든 미국특허를 특허번호의 입력만으로 도면을 포함한 특허명세서, 청구항(claims)전체를 뽑아볼수 있습니다.

2001년 기준으로 600만개가 넘는 미국특허중에서 한 기업이나 개인이 특허출원하고자 하는 기술과 유사한특허가 있는지 검색하는 일은 많은 시간이 소요되고 전문성이 필요한 일입니다. 특허받고자 하는 기술내용의 진보성(improvement)이 뛰어나다고 판단되면 출원인이 직접 미국특허청 또는 델피온사의 무료 특허검색사이트를 통하여 기술의 신규성을 확인해볼수 있습니다.

따라서, 귀하의 경우, 위에 소개한 웹사이트를 방문하여 우선 특허받고자 하는 기술의 내용과 관련된 단어의 입력을 통한 1차 검색을 한 후에, 직접 기술내용을 비교해 볼지 또는 특허검색 전문가를 고용할지를 결정하는 것이 바랍직합니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 한국상품을 수입판패하는 사람입니다. 최근 한국방문시에 한국서 특허받은 인기 상품을 보고 시장성이 있어 보여 미국으로 수입하여 판매하려고 하고 있습니다. 한국특허를 미국에서도 인정받을수 있는지 알고 싶습니다.

한 나라에서 특허를 받았다고 해서 다른 나라에서도 자동으로 특허권이 주어지는 것은 아닙니다. 한국에서 특허받은 상품이라도 미국에서는 그 특허권을 인정받지 못합니다. 미국의 특허권은 미국특허청 (USPTO)으로부터만 받을수 있고 미국내에서만 보호받을수 있으며, 한국 특허청으로부터 취득된 특허는 한국내에서만 보호를 받을수 있습니다. 이는 나라마다 특허법이 다르고, 각 나라의 특허법은 그 나라 안에서만 효력이 있는 국내법이기 때문입니다. 따라서, 한국특허청으로부터 특허받은 상품을 미국의 특허권 없이 미국에 들여와 미국시장에 판매하는 경우, 미국의 제조업자가 동일한 상품을 생산한다 하여도 수입상품은 미국특허권이 없는 셈이므로 이를 막을 도리가 없습니다. 아무리 시장성이 있는 상품이라 하여도 한국특허만 보고 거액을 들여 미국시장 독점권 계약을 체결하는 실수를 범해서는 안되며, 미국특허권자와 한국시장 독점 판매계액을 체결하는 것도 무모한 상행위입니다. 그러므로, 이미 한국이나 미국에서 특허가 허락된 상품을 수입하는 경우에 있어서, 수입국의 특허청에 특허출원이 이미 되어있지 않은 상황이라면 특허권자와 독점계약을 하였다 하여도 독점을 보장받을 수가 없게 됩니다. 그러나, 파리조약( Paris Convention)이라는 국제협약에 따라 한국에 출원된 날짜로부터 12개월 이내에 미국특허청(USPTO)에 출원한다면 이러한 문제는 극복될수 있습니다. 특허변호사들은 이를 우선권 주장(Priority Claiming) 특허출원이라 말합니다. 한국특허청에 출원된 특허 또는 실용신안은 한국의 특허출원일에 대한 우선권 주장으로 미국에 특허로 출원될수 있으며, 만일 미국특허가 허락되는 경우에는 한국특허청에 출원된 날짜로 소급하여 특허출원일이 결정되며 이와는 별도로 미국내의 특허권은 미국출원일로부터 20년간 보호받게 됩니다. 미국특허 출원시에 우선권을 주장하려면, 우선권 주장서류인 한국특허청이 발행한 한국출원 사본을 미국특허청에 특허출원서류와 함께 제출하여야 합니다. 한가지 조심하여야 할 것은, 한국에서 특허 또는 실용실안을 출원한지 12개월이 넘었다면 한국출원 우선권 주장을 할수 없을 뿐만 아니라, 한국서 출원된 것과 동일한 기술로 신규출원도 할수 없다는 것입니다. 한국특허청의 특허심사에 걸리는 기간(2000년 9월 현재 약 2년)을 감안하면, 한국에서 이미 특허받은 기술 또는 특허공보에 공개(출원일로부터 1년 6개월)된 기술에 대하여는 미국에 새로이 특허출원할수 없다고 말할수 있습니다. 따라서, 수입하고자 하는 한국상품의 특허 또는 실용신안이 출원된지 12개월이 지났는지를 먼저 확인하여야 합니다. 확인 결과, 한국에 출원한지 12개월이 지났으나 일반출판물로 공개되지 않았고 또한 특허공보에 공개되지 않았다면 우선권 주장을 하지 않고 미국특허청에 동일 기술을 새로이 출원하는 것이 가능합니다. 이렇게 출원된 이후에는 출원서류를 기준으로 독점계약을 체결할수 있읍니다. 만일 한국에 출원 된지 12개월이 지나지 않았다면, 먼저 한국출원 우선권을 주장하여 미국특허청에 특허를 출원하도록 한 이후에 미국특허청에 출원된 특허서류를 기준으로 미국독점 계약서를 작성하는 것이 가장 바람직 합니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 미국 특허상표청 웹사이트에서 특허에 관한 정보를 검색하고 인쇄할 수 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 정보를 얻을 수 있는 지요?

특허 제도의 목적은 발명 내용에 관한 정보를 일반에게 공개하여 이용할 수 있게 하고, 대신 발명자에게는 특허받은 발명품이나 방법을 남들이 사용못하게 하고 독점 생산 및 판매를 하거나 남에게 사용료(Royalty)를 받고 발명품을 사용하게 하여 경제적인 이익을 갖게 하는 것입니다. 그러므로 특허 받은 내용은 특허 공보로서 발행하여 일반에게 이용할 수 있게 합니다. 특허 공보는 특허상표청 및 다른 지정 시설에서 볼 수도 있지만 인터넷에 접속하여 가정이나 직장에서 직접 내용을 보고 인쇄하는 것이 가능합니다.

미국 특허상표청의 웹사이트(www.uspto.gov)을 방문하면 특허의 상태(Status)를 확인하거나 내용을 검색(Search)할 수 있습니다.

특허의 내용은 특허 명세서 및 도면을 포함합니다. 명세서는 텍스트로 키워드 검색을 할 수도 있고 도면과 함께 이미지 파일로 보고 인쇄할 수도 있습니다. 특허 번호를 알지 못해도 특허권자의 이름, 발명의 키워드 등에 의해 검색 범위를 좁혀가며 관련 특허를 찾아볼 수 있습니다. 이미 특허된 발명의 확인에 의해 중복 개발을 방지하고 연구 개량할 방향을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 자동차 브레이크 부품에 대한 제품 개발을 하려는 경우 경쟁 회사가 특허권자인 특허를 검색하여 장래 특허 침해가 될 수 있는 기술적 특징을 피하여 제품 개발 방향을 설정할 수 있습니다.

특허의 상태는 다양한 정보를 포함합니다. 특허된 날짜 이외에 출원 번호, 출원인과 출원일 등을 확인할 수 있으며, 특허된 발명의 심사 과정 및 외국 출원을 기반으로 하였는 지, 현재 특허는 유효한 상태인지 등을 알 수 있습니다. 특허는 등록후에도 일정 기간마다 연차료를 납부하여야 하며, 연차료를 납부하지 않은 특허는 효력을 상실합니다. 근래에 발행된 특허에 대해서는 통상 특허청에 사본 요청을 해야 가능했던 파일 포대(File Wrapper)의 내용, 즉 심사에 관련된 모든 문서의 내용도 인터넷상에서 보고 인쇄하는 것이 가능합니다.

특허의 상태는 그 특허에 의한 침해 문제로 소송 가능성이 있거나 소송중인 당사자에게 중요한 정보를 제공합니다. 파일 포대 내용의 검토에 의해 특허 심사 과정에 문제점을 찾아내어 그 특허를 법정 공방에 의해 무효시키거나, 특허 권리 범위의 해석을 좁게 하는 근거를 찾아내어 침해 소송에 있어 대항 수단을 제공할 가능성이 있습니다.

이러한 정보는 발행된 특허외에, 아직 심사중인 특허 출원에 대해서도 출원 공개 (Publication)된 출원에 대해서도 찾아보는 것이 가능합니다. 출원공개는 통상 출원후 1년반이 지나면 이루어집니다. 즉 일반적으로 1년반 이전의 기술 내용은 특허 또는 공개된 출원의 검색에 의해 대략적인 파악이 가능합니다.

미국 특허상표청에서는 이와같이 인터넷을 통해 온라인상으로 이용할 수 있는 정보 및 서비스의 범위를 계속 확장가고 있습니다.
박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 저희 회사가 개발한 의료장비 관련 신기술을 5개월 전에 미국특허청에 특허출원 하였습니다. 이를 프랑스, 독일, 영국, 스페인을 포함한 유럽지역 10개국 정도에도 특허권을 확보하려고 합니다. 유럽의 경우 단일특허출원으로 유럽여러나라에 동시출원하는 효과가 있는 출원방식이 있다고 들었는데 무었인지요?

유럽지역 10여개국에 특허출원을 고려한다면 유럽특허청(European Patent Office)을 통한 단일출원이 비용 및 절차면에서 단연 유리합니다. 유럽특허청 가입국( 2004년 10월 기준 29개국)전체를 포함하는 단일출원에 소요되는 비용은 대략 유럽지역 3개국정도의 개별국가 특허출원에 들어가는 비용정도이므로 비용이 적게든다고 말할수는 없으나 상대적으로 경제적인 출원방식이라 할수 있습니다.

유럽특허청을 통한 특허출원은 외국출원 우선권주장기간 이내에 즉, 최초특허출원국의 특허출원일로부터 12개월 이내에 진행되어야 합니다. 만일 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)에 따른 출원국가 예약과정(PCT 국제단계)이후라면 최초출원일로부터 30개월 이내에 PCT국내단계의 형식으로 유럽특허청에 출원하면됩니다.

유럽특허청 특허출원의 가장큰 장점은 단일출원 및 단일특허심사로 유럽특허청가입국 전체에 특허출원 및 등록하는 효과를 얻을수 있다는 것입니다. 다시말하면, 유럽특허청에 한번의 특허출원후 특허심사를 거쳐 특허등록되면 출원시 지정한 유럽특허청 가입국에 특허청구항의 번역문이 제출되면 가입국 개별특허청에 곧바로 특허등록으로 처리되는 방식입니다.

유럽특허출원시 유의할 사항은 출원비용이 세분화되어 있다는 점과 차후에 개별국 언어로의 번역비용이 추가된다는 점등입니다. 아직까지는 단일출원비용을 요구하는 미국특허청(USPTO) 특허출원 비용과는 달리 유럽특허청은 출원료(filing fee)이외에 특허조사비용(search fee), 특허심사청구료 (examination fee), 유럽특허청 가입국 지정료(designation fee)등을 별도로 요구하고 있습니다. 다행히 가입국 지정료는 7개국 지정료로 전체 가입국을 포함할수 있습니다. 특허심사 이후의 비용은 특허등록료(fee for grant)와 특허등록후 매년 납부해야 하는 연차료(renewal fee)가 있습니다. 유럽특허출원을 위한 유럽내 대리인 (특허변호사 또는 변리사) 선정에는 가입국에 따른 제약이 없으므로 비용측면으로 보면 영국이나 프랑스보다는 아일랜드등지의 대리인을 선정하는 것이 유리할수 있습니다.

이와 같이 유럽특허출원은 일개국가 출원에 비하여 상대적으로 많은 비용이 소요되고, 비용체계가 복잡할뿐만 아니라, 비용납부시점이 분산되어 있으므로 비용에 대한 사전 예산책정이 요구됩니다. 유럽특허출원은 전문성이 요구되므로 경험있는 특허변호사의 선정이 요구됩니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 외국 출원을 할 때 PCT 국제출원을 통하는 방법과 국가별로 우선권 주장을 하는 방법이 있다고 들었습니다. 어떤 차이점이 있는지요?

PCT 국제 출원 (International Application)은 통상적으로 특허를 한 국가에 출원한 후 다른 나라에 출원하기 위한 중간절차로서 이용되고 있습니다. PCT 국제 출원은 출원을 원하는 국가를 지정한 후 일정 기간내에 해당 국가에서 국내 단계(National Phase)를 진입해야 합니다. 이에 반해 국가별로 우선권 주장 (Priority Claim)을 하여 출원하는 경우 별도의 국내 단계는 필요치 않습니다.

PCT 국제 출원은 여러 장점으로 인해 다수의 기업 및 개인이 선택하고 있으며 날로 이용이 증가하고 있습니다. PCT 국제 출원의 가장 큰 장점은, 개별 국가에 직접 출원하는 것은 최초에 미국에 출원한 날로부터 1년 이내에 하여야 하나, PCT 국제 출원을 통하는 경우 개별 국가에서 국내 단계에 진입하는 시기는 최초 출원일로부터 2년 반 이내에 하면 되어, 1년 반의 시간을 특허 출원 발명의 투자 가치 검토 및 각국별 출원 준비를 위해 더 가질 수 있는 것입니다. PCT (Patent Cooperation Treaty, 특허협력조약)의 가입국은 대만을 제외한 전세계 주요 국가를 모두 포함하므로, 가입국 모두에 대해 이같은 시간 연장의 혜택을 가질 수 있습니다. 다만 PCT 국제 출원 자체는 최초 출원일로부터 1년 이내에 하여야 하며, 절차는 개별 국가 출원에 비해 간단합니다.

PCT 국제 출원도 일반 정규 출원과 같은 성격을 가지며, 일반 출원이 갖는 특징 및 혜택을 공통적으로 갖습니다. PCT 국제 출원의 내용을 우선권 주장을 하는 원출원과 동일하게 할 필요는 없으며, 여러 원출원을 통합하여 하나의 출원으로 하거나, 우선권 주장 이외에 새로운 내용을 부가하여 출원할 수도 있습니다. 다만 부가된 내용은 우선권 주장일이 아닌 국제 출원일을 기준으로 심사하게 됩니다. 우선권 주장을 하지 않고 PCT 국제 출원 자체를 원출원으로 할 수도 있습니다. PCT 국제 출원을 근거로 한 우선권 주장을 수반하는 외국 출원, 그리고 미국내 연속 출원 (Continuation Application)도 가능합니다.

PCT 국제 출원의 심사는 국제 조사 기관 (International Searching Authority) 및 국제 예비 심사 기관 (International Preliminary Examining Authority)에 의해 이루어지며 이들 기관은 주요 국가의 특허청에서 겸하고 있습니다. PCT 국제 출원을 근거로 미국 국내 단계 출원을 하고, 미국 특허청이 국제 조사 기관 또는 국제 예비 심사 기관인 경우, 수수료 및 심사 과정에서 혜택을 주고 있습니다.

PCT 국제 출원은 우선권 주장일로부터1년반이 지나면 국제 공개(International Publication)가 됩니다. 국제 공개는 통상 각국의 국내법에 의해 이루어지는 특허 출원의 공개와 비슷한 효과를 갖습니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원을 하였으나 심사가 오래 걸려 아직 특허를 받지 못했습니다. 경쟁업자에 의한 모방이 이미 일어나고 있는 형편입니다. 특허를 받기 전에 어떤 제재 방법이 없을까요?

특허 출원의 증가 및 내용의 복잡화에 따라 각국 특허청의 심사 적체는 점점 심해지고 있으며, 미국도 예외가 아닙니다. 현재 첫 심사 결과를 받아보는 기간이 평균적으로 1년 11개월이 걸리고 있습니다. 권리자인 발명자로서는 기술 개발에 따른 권리를 보호받는 데 심각한 지연이 되고 있는 것입니다.

심사의 적체에 따른 부작용을 방지하기 위해, 미국 특허법은 출원 공개 제도 (publication)를 채택하고 있습니다. 이에 의하면 특허 출원은 출원후 1년 반이 되는 때에 심사 결과에 관계없이 일반에게 공개됩니다. 즉 공개 자체는 특허권과는 무관합니다. 공개되는 내용은 출원시 제출된 명세서 및 도면과 출원인의 인적 사항 등을 포함합니다. 출원인은 공개를 앞당기거나, 비공개를 요청할 수 있습니다.

특허권은 발명 내용의 공개의 대가로서 주어지는 것입니다. 출원 공개 제도는 심사 적체에 따른 중복 개발의 폐단을 해소하기 위해 아직 심사가 끝나지 않은 출원을 일반에게 공개하는 것으로서, 공개에 따른 출원인의 보상을 위해 미국 특허법은 임시보호권 (provisional right) 제도를 함께 규정하고 있습니다.

임시 보호권이란 공개된 특허 출원에 대해, 공개일로부터 특허 발행일까지의 기간 동안 적절한 사용료 (reasonable royalty)를 받을 수 있는 권리입니다. 즉 특허 출원중이라도, 발명을 허락없이 사용하는 자에 대해 제한을 가할 수 있는 방법이 있습니다. 다만 특허 출원은 미확정 권리이므로 심사 결과 특허를 받지 못하면 임시 보호권은 행사할 수 없습니다.

임시 보호권을 행사하기 위해서는, 특허 출원된 발명을 사용하는 자에게 통지(acutal notice)를 하여야 합니다. 특허를 받은 경우에는 특허 번호를 제품이나 제품의 포장에 표시를 하면, 일반 제3자는 특허 받은 사실을 아는 것으로 추정이 되나, 공개만 된 경우는 그렇지 않고, 발명의 사용자 에게 특허 출원된 발명을 사용하고 있다는 것을 통지하여야 합니다. 또한 사용하는 상대에게 특허 출원된 권리에 해당하는 것으로 통지한 내용과, 실제로 특허를 받은 특허청구범위가 사실상 같아야 합니다. 심사 결과에 따른 보정 과정에서 특허 청구범위가 달라질 수 있기 때문입니다.

임시 보호권은 특허 발행(issue)후 6년 이내에 행사하여야 합니다. 출원인은 출원된 발명의 사용자 에게 사용 사실을 통지한 후, 심사가 끝나고 특허를 받으면, 사용료 상당액을 출원 발명의 사용자 에게서 받을 수 있습니다. 특허 출원은 심사 결과 특허를 받는 것을 전제로 하는 미확정 권리이나, 이와 같이 임시보호권에 의해 특허를 받기 전에도 제한적인 발명의 보호가 가능합니다. 임시 보호권외에 우선 심사 신청 (Petition to Make Special)에 의해 심사를 앞당겨 특허 여부를 신속하게 결정받는 것도 가능합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 신제품을 개발하여 바로 특허 출원을 하고 오랜 시간이 경과하였으나 아직 특허청으로부터 심사 결과를 받지 못했습니다. 신제품의 시장에서의 반응이 아주 좋아 모방 제품이 나도는 실정이나 특허를 아직 받지 못해 특허권을 행사하지 못하고 있습니다. 심사 결과를 신속하게 받는 방법이 없을까요?

특허 출원건수의 증가 및 기술 내용의 고도화, 복잡화에 의해 특허청의 심사관의 업무 부담은 갈수록 늘어가고 이에 따라 심사 적체가 심화되고 있습니다. 미국 특허청에서는 심사 과정에서 출원인의 적극적 협조를 유도하여 출원일로부터 1년 이내에 심사를 완료하는 것을 목표로하는 우선 심사 지침을 발표하였습니다.

우선 심사를 신청(petition to make special)할 수 있는 경우는 여러가지가 있으나 실제 상황에서 가장 중요한 경우는 침해가 실제로 일어나고 있는 경우 (actual infringement)와 제조 준비가 완료된 경우 (prospective manufacture)입니다. 이번에 발표된 지침에서 추가된 것은 출원인이 심사의 신속한 진행에 적극 협조하기 위한 사항을 세부적으로 규정한 것입니다.

우선 심사를 받기 위해서는 첫째, 전자 출원(electronic filing system)에 의해 출원을 하여야 합니다. 전자 출원에 의해 명세서, 도면 및 다른 사항의 특허청 데이터베이스로의 입력이 즉시 이루어집니다. 둘째, 특허 출원이 방식 심사상의 요건을 만족하여야 합니다. 출원서의 구비 사항 중 부족한 것이 있거나, 수수료를 정확하게 납부하지 않는 등 문제가 있을 경우 심사의 신속한 처리가 지연될 수 있습니다. 세째, 특허 청구범위에서 독립항 수가 3개 이하이고, 전체 청구항 수가 20개 이하이어야 합니다. 그 이상이 되는 출원은 심사의 부담이 일정량 이상되는 것으로 보아 1년내 심사 종료 목표의 대상이 되지 않습니다. 이러한 수자의 제한은 또한 특허청의 기본 관납료의 제한과 일치하며, 많은 수의 특허 출원이 이 범위내에 들어갑니다. 네째, 출원은 하나의 발명만을 포함하여야 하며, 심사관이 하나 이상의 발명을 포함하고 있는 것으로 판단할 때는 전화에 의해 하나의 발명을 협의하여 선택하여야 합니다. 이상은 특허 출원의 형식적 측면에 관한 사항들입니다.

다섯째, 심사관의 심사상의 문제를 협의하기 위하여 인터뷰를 요청할 때 출원인은 이에 응하여야 합니다. 여섯째, 출원당시에 관련 선행기술의 예비 검색(preexamination search)을 수행했음을 나타내는 진술서 (statement)를 제출하여야 합니다. 예비 검색은 청구범위에 청구된 특징들 모두에 대해 수행되어야 하며, 검색시 사용한 검색 기준을 명시하여야 합니다. 일곱째, 출원인은 관련 선행 기술 자료를 포함하는 우선 심사 지원 서류 (accelerated examination support document)를 제출하여야 합니다. 관련 선행 기술 자료에 대해 청구범위에 청구된 특징들과의 관련성과 발명과의 차이점이 설명되어야 합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원후 1년 반이 지났는데도 특허청으로부터 아무런 통지를 받지 못하였습니다. 출원인으로서 어떤 조치를 취할 수 있는 지요?

특허 출원의 증가 및 출원 내용의 고도화는 세계적인 추세이며, 이는 미국 특허청의 심사 적체를 갈수록 심화시켜, 결과를 통지받는 기간이 길어지고 있습니다. 현재 출원후 1년 반이 지나도 심사 결과를 받지 못하는 일이 종종 있습니다. 이는 특히 컴퓨터나 소프트웨어 등 첨단기술 분야에서 더 심각합니다.

특허청은 심사 적체를 해소할 근본 대책으로 전자출원제도를 도입하고, 이 제도의 전면 실시에 앞서 금년 6월 30일 이후 출원된 특허 출원에 대하여는 출원서류를 모두 스캔하여 전자화하고 있습니다. 이러한 전자화는 우편물 처리 및 종이 서류의 직접 전달에 소요되는 시간을 단축하고, 심사관의 부담을 줄여 심사 지연을 해소하고, 심사의 질을 높일 것으로 기대됩니다. 다만 제도 도입과 조직 개편 등으로 출원처리 절차는 일시적으로 더욱 늦어지고 있습니다.

심사 지연 자체는 불가피하지만 특허법은 심사 지연으로 인한 출원인의 피해를 보상하기 위해 특허 기간 연장과 임시 보호의 권리, 우선 심사 청원 등의 제도를 규정하고 있습니다. 출원일로부터 1년 2개월이 지나도록 심사 결과, 즉 특허 허락 통지 또는 거절 이유 통지서를 받지 못할 경우 특허 기간은 그로부터 심사 결과가 통지될 때까지의 기간 만큼 연장됩니다. 특허권은 특허의 발행일로부터 시작하여, 출원후 20년이 되는 날까지 행사할 수 있습니다. 특허 기간이 연장되는 경우 특허권이 만료되는 기일이 연장되게 됩니다.

출원일로부터 1년 6개월이 경과해도 심사가 끝나지 않으면, 특허 출원 내용이 공개됩니다. 특허가 공개되면 출원인은 공개된 내용에 대한 임시 보호의 권리(Provisional Rights)를 갖습니다. 공개후 특허가 발행되기 전까지의 기간중 제3자가 출원된 발명을 이용하여 제품을 만들거나, 만들어진 제품을 판매 또는 수입하는 경우에, 특허권자는 제3자에 대해 통상적인 사용료(Royalty)를 청구할 수 있습니다. 특허권자는 제3자에게 특허출원된 내용을 사용하고 있다는 사실을 미리 통지하였여야 합니다. 심사 결과를 받지 못한 경우 제3자에 의한 침해가 발생하거나, 제조 설비 투자 준비가 완료됐으나 심사 결과를 몰라 투자가 이루어지지 못하는 경우, 출원인의 나이가 많거나 건강상의 이유, 기타 공익에 도움이 되는 발명에 관한 경우 등에는 우선 심사 청원(Petition to Make Special)을 할 수 있습니다. 심사는 출원 순서대로 행해지나, 우선 심사 청원이 받아들여지면 출원일에 관계없이 우선적으로 심사를 받습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 신제품에 대한 발명을 특허 출원하였으나 아직 심사 결과를 받지 못해 제품의 대량 생산 및 판매를 위한 투자를 결정하지 못하고 있습니다. 투자 가치가 높은 특허 출원에 대해 특허를 빨리 받을 수 있는 방법이 없는지요?

특허출원에 대한 심사는 원칙적으로 출원한 날짜 순서대로 진행되나, 공익에 도움이 되는 발명이나, 출원인의 특별한 사정 등의 경우에 우선 심사 청원 (Petition to Make Special)에 의해 우선적으로 심사를 받을 수 있습니다.

대량 생산 계획 (Prospective Manufacture)은 우선 심사 청원이 가능한 경우 중 하나입니다. 대량 생산 계획에 근거한 우선 심사 청원을 위해서는, 충분한 자본 및 설비를 갖추었거나 바로 갖출 수 있는 상태라는 것, 특허를 받아야 대량 생산을 개시하거나 생산량을 증가시킬 수 있다는 것, 그리고 특허를 받으면 투자 회수를 위해 미국내에서 바로 생산할 것임을 진술한 진술서 (Statement)를 제출하여야 합니다. 또한 출원인은 출원된 발명에 관한 종래 기술의 검색 (Prior Art Search)을 하여야 하고 그 결과 특허 출원과 가장 비슷한 것으로 보이는 기술 자료의 사본을 제출하여야 합니다.

우선 심사 청원이 가능한 다른 중요한 경우로서, 침해(infringement)가 있습니다. 침해에 근거한 우선 심사 청원을 위해서는 특허 출원을 침해하는 제품이 실제로 판매되고 있다는 것과, 침해로 보는 제품과 특허 출원의 청구범위와의 정확한 비교가 이루어져 침해가 분명한 것으로 판단된다는 것을 진술한 진술서와, 관련 종래 기술의 자료를 제출하여야 합니다. 특허청은 진술서를 뒷받침하는 추가 증거를 요구할 수 있습니다. 출원인이 고령이거나 건강이 악화된 경우에도 우선 심사 청원이 가능합니다. 고령인 경우 65세 이상이라는 것을 출생 증명서 등에 의해 증명을 하고, 건강 악화의 경우 심사가 늦어질 경우 출원인이 심사에 조력하지 못할 가능성이 있다는 것을 의사의 진단서에 의해 증명하면 됩니다.

이상은 출원인의 특별한 사정에 근거한 경우들이며, 공익에 도움이 되는 경우로서 우선 심사의 대상이 되는 발명으로서는, 환경의 향상과 기본 자원의 절약 및 유지에 도움이 되는 발명, 에너지 자원의 발견, 개발, 효율적 사용 및 보존에 도움이 되는 발명, 재조합 (Recombinant) DNA에 관한 발명, 초전도성 (Superconductivity)에 관한 발명, 에이즈 및 암의 치료에 관한 발명, 생명공학 (Biotechnology)에 관한 발명 등이 있습니다.

우선 심사 청원을 할 때, 출원인은 관련 종래 기술의 검색에 의해 확인된 자료와 특허 출원된 발명의 차이점을 설명하여야 합니다.우선 심사 청원이 받아들여지면, 심사관은 특허 허락이 바로 가능한 출원이나, 심사 기간 제한이 있는 출원의 심사를 제외하고는, 청원된 출원을 바로 심사하게 됩니다. 심사의 진행 및 특허 결정도 일반적 심사에 비해 신속한 일정에 따라 진행됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 미국특허를 신청한 이후에 특허가 허락되었는지를 알려면 12개월 정도는 기다려야 한다고 들은적이 있는데 맞는 말인지요.

미국특허청은 매년 상당한 정도로 출원된 특허의 심사적체를 겪고 있습니다. 미국특허의 중요성으로 인하여 세계 각국으로부터 신청되는 미국특허 출원건 수는 매년 늘어나고 있으나 특허의 허락여부를 심사하는 심사관(Examiner)의 수는 예산문제등으로 거의 변동이 없기 때문입니다.

특허의 심사기간은 기술분야에 따라 차이가 있습니다. 2002년 기준으로 보면 기계특허는 약 1년, 의약분야특허는 약 1.5년, 반도체전자분야는 2년, BM (business method)특허는 약2.5년정도 기다려야 특허심사 결과를 받아볼수 있습니다. 즉, 해당 기술분야의 심사관의 수와 해당 기술분야의 특허 출원 건의 차이가 심사기간을 결정한다고 보면됩니다.

2002년도에는 약 34만건의 특허가 미국특허청에 출원될 것으로 예상되고 있고, 2002년초를 기준으로 미국특허청에는 약 40만건의 특허심사가 적체(backlog)되어 있습니다. 이를 기준으로 보면 평균적인 심사기간은 약 13개월정도로 생각할수 있습니다. 그러나, 기본적으로 심사기간은 발명분야에 따라 많은 차이가 있습니다.

이러한 심사적체를 해소하고 효율을 높이기 위하여 미국특허청은 지난 2002년 5월 5일에 '21세기 핵심 계획안(21 Century Strategic Plan)'을 발표한바 있습니다. 계획안의 주요 내용은 기존에 없던 심사청구비(patent examination fee)를 신설하는 등의 방식으로 출원비용을 기존보다 50%이상 인상하고, 심사절차와 심사관의 역할을 효율위주로 조정하는 것입니다. 이러한 출원비용의 급격한 인상은 심사적체의 해소에는 도움이 될수 있지만, 소기업이나 개인 특허출원을 위축시킬수 있고, 나아가 미국 경제와 미국의 국가경쟁력에 부정적인 영향을 줄수 있다는 비판에 부딪치고 있으나 이번 특허청 계획안의 실행가능성은 높아보입니다.

지난 1792년 미국특허청이 특허심사업무를 시작한지 200주년이 되는 2002년을 기하여 기획되고 있는 미국특허청 시스템의 일대변화는 미국뿐 아니라 세계각국의 특허출원이 잦은 기업과 개인 발명가에게 적지않은 영향을 줄것으로 예상됩니다.

결론적으로, 특허를 출원한 이후 심사결과(허락 또는 거절)를 알기 까지는 2002년 현재 평균적으로 12개월 정도 소요되지만 기술분야에 따라서는 2.5년까지 걸릴수 있으나, 특허청의 계획안이 실행되면 이러한 심사적체는 수년내로 상당부분 해소될 것으로 기대되고 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 미국특허청에 제출된 영문특허명세서를 포함하는 특허출원서류는 어떤 과정을 거쳐 특허를 받게 되며 기간은 얼마나 걸리는지요.

미국특허청에 제출된 특허출원서류는 특허 심사관(Examiner)에 의해 특허를 받을 수 있는 지 여부를 심사받게 됩니다. 출원서류가 제출된 이후 특허 허락 통지 (Notice of Allowance) 또는 거절 이유 통지(Office Action)을 받게 되기까지는, 기술 분야별로 다르나 대략 6 - 24개월 정도 걸립니다.

심사 결과 거절 사유가 없다고 판단되면 심사관은 특허 허락 통지서를 발송합니다. 미국특허청이 특허 허락 통지서가 발송한 날로부터 3개월 이내에 특허증서 발행비(Patent Issue Fee)와 특허공개료(Publication Fee)를 납부하면 이로부터 약 3개월 후에 특허번호(Patent Number)가 부여된 특허 증서 (Patent Certificate)를 받아보게 됩니다. 특허증서가 발행된 날로부터 3.5년, 7.5년 및 11.5년에 소정의 특허유지료(Maintenance Fee)를 납부하면, 특허를 출원한 날로부터 20년간 미국내에서 특허권을 행사할수 있습니다.

거절 이유 통지를 받으면 3개월 이내에 거절극복서류(Response)를 제출하여야 하며, 이는 일정 비용의 납부를 조건으로 3개월까기 연장가능합니다. 거절 이유 중 가장 많고 또 중요한 것은 진보성 결여에 따른 거절입니다. 즉, 해당업계에 종사하는 사람들이 용이하게 개발할수 있는 기술이라는 이유로 특허가 거절되는 경우입니다. 구체적으로, 출원된 발명의 기술내용과 비슷한 기존의 2개 이상의 기술 자료를 심사관이 인용하며 특허 출원서에 기재된 청구항(Claims)을 거절하는 방식입니다.

이 경우 심사관이 인용한 기술 자료를 분석하여 출원된 발명과의 차이점을 설명하고 거절된 청구항을 보정하거나 새로운 청구항을 추가하는 등의 방법으로 거절극복서류를 작성하게 됩니다. 이러한 거절극복과정을 거쳐서 특허가 허락되면 심사관은 특허 허락 통지서를 보내오게 되고, 위에 설명된 절차를 거쳐서 특허증서를 받게 됩니다.

거절극복서류의 작성에서 중요한 것은 청구항의 보정이 특허출원서에 기재된 기술범위 이내에서만 가능하다는 것입니다. 따라서, 처음 특허청에 제출하는 특허출원서류중의 하나인 영문특허명세서에 특허기술내용을 보다 상세하게 설명하게 설명하는 것이 유리합니다.

또한 거절 극복서류에는 새로운 기술 내용 (New Matters)을 추가할수 없습니다. 선택적으로, 심사관의 거절을 극복하기 어렵다고 특허출원서를 제출하는 방법이 있습니다. 상세한 도면은 제출되었으나 영문명세서와 청구항의 내용이 미비하여 거절된 경우에는 연속출원(Continuation Application) 제도를 이용 할수 있습니다. 연속출원은 최초출원일을 유지할수 있는 장점이 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 신제품이 시장에서의 반응이 좋아 특허출원을 하려 합니다. 그리고 한국을 비롯하여 외국으로 수출도 하려는 데 미국 및 외국에서의 특허 출원이 가능한 기간을 알고 싶습니다.

특허는 알려지지 않은 새로운 발명에 대해 권리를 주는 것이므로 이미 일반인에게 알려진 발명은 특허를 받을 수 없읍니다. 즉 신규성 (Novelty)를 만족시켜야 특허를 받을 수 있습니다. 새로 개발된 제품을 특허로 보호받기 위해서는 빨리 특허출원을 하는 것이 신규성을 잃게 되어 특허를 받지 못하는 것을 방지하기 위해 필요합니다. 다만 발명이 제품의 판매 등에 의해 일반인에게 알려지는 즉시 신규성을 잃는 것은 아니며, 미국 특허법은 특허출원을 준비하는 기간 및 외국의 특허제도와의 관계를 고려하여 신규성 인정에 관한 여러 규정을 두고 있습니다.

그중 가장 중요한 것은 특허출원전 12개월 이전에 해당 발명이 미국내에서 공개적으로 사용되거나 (public use) 판매될 경우 (on sale), 그리고 미국내, 또는 외국에서 특허되거나 간행물에 기재된 경우 (published) 신규성을 잃게 되어 특허를 받을 수가 없게 됩니다. 즉 발명이 완성되어 상업화를 위해 판매 등으로 일반인에게 알려진 경우 12개월 이내에 특허출원이 미국 특허청에 접수되어야 합니다. 같은 회사나 연구소 내부 처럼 일정한 이해관계를 서로 갖는 사람들 사이에 알려진 경우는 일반인에게 알려진 것이 아닙니다.

한편 외국 특허제도상의 신규성 규정은 국가마다 다르며 한국의 경우 일반에게 알려진 이후 6개월 이내에 특허 출원을 하여야 하며 일반에게 알려지게 된 사유도 현저히 제한됩니다. 그리고 인터넷의 보급에 의해 정보의 전파에 대한 지리적 및 시간적인 장벽이 없어져 신규성을 잃는 가능성이 높아졌다고 볼 수 있습니다.

외국에서 먼저 특허 출원을 하여 놓았을 경우 12개월 이내에 미국 특허출원을 하지 않아도 외국에서 특허 심사 경과에 따라 신규성을 잃게 되는 경우가 있습니다. 그러나 미국이나 외국의 어느 한 국가에 출원을 한 경우 1년 동안은 조약에 의한 우선권을 주장하여 조약 가입국인 다른 나라에 신규성을 잃는 위험없이 출원을 할 수 있습니다.

결론적으로 특허 출원은 발명이 완성된 후 어느 한 국가에 최대한 빨리 하는 것이 바람직합니다. 그리고 1년 이내에 다른 국가에 우선권을 주장하여 출원하거나 PCT 국제 출원을 하여야 합니다. 일반에게 알려지거나 같은 발명을 미국 출원에 앞서 외국에 출원해 놓은 경우에는 특허 출원가능 여부에 대해 전문가에게 상담을 받는 것이 필요합니다.

발명의 완성은 설계 도면이나 시제품의 완성까지를 필요로 하지는 않으며 발명의 아이디어가 해당 분야의 기술자가 특허 출원 명세서 기재 사항으로부터 발명에 의한 제품을 만들어내거나 발명에 의한 방법을 사용할 수 있을 정도까지만 구체화되면 됩니다. 신제품 개발의 경우 이와 같은 발명의 완성 단계에서 즉시 특허출원을 하는 것이 신규성을 고려하고 특허권의 빠른 행사를 위해 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원에 대해 여러 개의 발명을 포함하고 있다는 이유로 제한 명령을 받았습니다. 어떤 경우에 제한 명령을 받게 되는 지요?

특허 출원에 대해 여러 개의 발명을 포함하고 있다는 이유로 제한 명령을 받았습니다. 어떤 경우에 제한 명령을 받게 되는 지요?

특허청은 특허 출원의 심사상의 부담을 출원건 별로 일정하게 유지하고 또한 심사관의 전문성을 향상시키기 위하여 특허 출원을 기술 분야 별로 분류하며, 특허 출원의 발명 내용이 분류의 최소 단위를 벗어나 여러 단위에 해당할 경우 그중의 하나를 선택하도록 제한 명령 (Requirement of Restriction)을 내게 됩니다.

하나의 특허 출원이 여러개의 발명을 포함하는 것으로 결정되는 것은 특허 출원 명세서와 도면의 양과는 직접적인 관계가 없으며, 특허에 의한 보호를 받고자 하는 사항이 하나의 발명적 개념으로 묶어서 볼 수 있는 지가 중요한 기준입니다.

예를 들어 특정한 의약품을 만드는 장치와, 그 의약품을 제조하는 방법을 같이 한 특허 출원에서 청구하였을 때 심사관은 제조 방법이 그 의약품 이외의 다른 물질의 제조에도 사용될 가능성이 있다고 판단할 때에는 하나의 발명으로 볼 수 없고 별개의 2개의 발명인 것으로 하여 제한 명령을 내게 됩니다.

다른 예로서 발명과 관련한 문헌의 검색 (Search)가 발명의 실시예 별로 별도로 이루어져야 할 경우가 있습니다. 실시예란 발명의 개념을 구현한 구체적인 실례를 말하며, 예를 들어 광고판의 광고 내용을 시각적인 변화를 주도록 하여 사용자의 인식을 향상시키는 발명을 구현하는 실시예가 광고 문구의 색채를 변화시키는 실시예, 광고 문구의 밝기를 변화시키는 실시예 및 광고 문구의 위치를 변동시키는 실시예를 포함하는 경우 심사관은 각 실시예에 관한 문헌을 검색하는 업무가 별도의 확연히 구분되는 검색임을 지적하여 제한 명령을 낼 수 있습니다.

또 다른 예로서 신제품에 반영된 개량 발명이 여러 개량 사항을 포함하는 경우가 있습니다. 예를 들어 어린이용 세발 자전거가 바퀴의 타이어의 내구성 및 외관이 향상되도록 특별한 재질을 사용한 발명과, 조립과 분해가 용이하도록 만들어진 핸들의 프레임으로의 부착 구조의 발명과, 가볍고 안전하도록 설계된 고유한 구조를 갖는 프레임의 발명을 포함하는 경우, 청구 범위가 각각의 발명을 모두 독립적으로 청구하는 경우 심사관은 명확히 구분되는 여러개의 발명이 하나의 출원에 포함된 것으로 하여 제한 명령을 낼 것입니다. 청구 범위 작성시 어느 하나에 중점을 두고 다른 발명을 이에 종속시키는 경우, 예를 들어 프레임 구조를 반드시 갖도록 하되, 바퀴와 핸들은 선택적으로 갖도록 청구범위를 작성하는 경우 제한 명령을 피할 수도 있으나, 이런 경우 특허를 받은 후의 권리 행사가 제한되게 됩니다. 즉 발명에 의한 프레임을 갖는 세발 자전거에 대해서는 남들이 만들거나 팔지 못하도록 배타권을 행사할 수 있으나 프레임을 갖지 않고 바퀴만 사용하는 모방 제품이나, 핸들만 사용하는 모방 제품에 대해서는 배타권을 행사할 수 없습니다.

그러므로 특허 출원서의 작성에 있어서는 불필요한 지연이나 권리의 제한을 방지하도록 유의하여 작성하는 것이 바람직합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 그런데 거절 이유의 근거가 된 특허가 같은 회사의 같은 연구팀의 것입니다. 연구팀에서는 같은 주제에 대해 계속 개량된 발명을 특허 출원하고 있는 데 이러한 거절 이유가 나오면 어떻게 극복을 하여야 할까요?

오늘날 많은 발명은 기존의 장치나 방법 등을 개량하여 이루어집니다. 또한 발명은 기업이나 연구소 등의 환경에서 단체로 즉 팀으로 이루어지는 경우가 많습니다. 한편 특허는 새로운 발명에 대하여 주어지는 것으로, 심사 결과 이미 공개된 발명과 같거나 거의 비슷한 경우에는 원칙적으로 특허를 부여하지 않습니다.

연구팀의 공동 연구의 결과로 계속적으로 여러 개의 특허 출원을 하는 경우, 심사가 진행됨에 따라 특허 출원이 공개되거나, 특허를 받아 일반에게 알려지고, 이 경우 같은 팀에서 출원한 것인데도 불구하고 이미 받은 특허나 공개된 특허 출원을 근거로 거절 이유 통지를 받는 일이 자주 발생합니다. 팀발명의 경우라 할 지라도 팀구성원의 변동에 의해 같은 주제의 출원들에 대한 발명자 전원이 반드시 일치하지는 않는 경우가 있으며, 발명자 전원이 같지 않으면 특허법상 다른 사람의 발명으로 해석되기 때문입니다.

개량된 내용에 대한 발명의 특허 출원은 개량의 기초가 된 발명을 그대로 이용한 것이므로, 내용이 비슷하여 별다른 진보성이 없는 것으로 하여 거절 이유가 나오는 경우가 있습니다. 다만 이러한 거절 이유로 개량 발명에 대해 특허를 받을 수가 없으면, 널리 행해지는 기업이나 대학의 연구활동이 위축될 염려가 있을 것입니다.

특허법은 이와 같은 경우를 대비하여 진보성 거절 이유에 대한 예외를 마련하고 있습니다. 다른 사람의 공개된 미국 특허 출원이나 미국 특허에 근거하여 진보성이 부족하다는 거절 이유를 통지받은 경우, 거절 이유의 근거가 된 특허 또는 공개된 특허 출원과, 발명 당시에 심사중인 특허 출원의 소유권자가 같거나, 같은 권리자에게 양도할 의무가 있는 경우에는 진보성이 부족한 것으로 보지 않습니다. 즉 양도에 의해 2개의 비교되는 출원의 소유권자가 같거나, 실제로 양도는 하지 않았어도 양도할 의무가 있는 경우에는 같은 팀의 같은 주제의 비슷한 내용의 발명들에 대해 진보성 거절의 염려없이 출원하여 특허를 받을 수 있습니다. 다만 소유권자의 일치와 양도 의무의 존재는 발명 당시를 기준으로 하므로 직무 규정이나 계약 등에 의해 양도 의무의 존재를 미리 명확히 해놓는 것이 바람직합니다.

특허법은 나아가 명시적인 양도 의무 규정이 없어도, 2개의 서로 비교되는 특허 출원 또는 특허가 같은 소유권자에 속하거나 양도 의무가 있는 것으로 보는 경우를 규정하고 있습니다. 특허 출원이 합동 연구 합의서 (Joint Research Agreement)에 따른 팀 활동의 결과에 대해 이루어지고, 특허 출원서에 그러한 합의서에 따른 팀 구성원의 이름이 포함되어 있거나, 포함되도록 보정되는 경우, 그 특허 출원은 같은 권리자의 소유이거나 양도의 의무가 있는 것으로 봅니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허출원 명세서가 부족하게 기재되었다는 이유로 거절 이유를 받았습니다. 어떻게 대처해야 하는지요.

특허법은 발명자의 권리를 보호하는 한편, 특허로서 주어지는 배타권의 대가로 발명을 일반인에게 공개, 공개된 발명을 기초로 개량된 발명을 하게 하거나, 공개된 발명과 중복되는 발명을 방지해 국력낭비를 방지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 그러므로 특허 명세서는 일반인이 보았을 때 이해할 수 있도록 발명의 내용을 충분히 설명해야 합니다. 더 정확하게는 특허 명세서는 해당 분야의 숙련된 전문가가 보았을 때 물품 등을 제작하고 사용하는 것이 가능하도록 충분히 자세하고 명확하게 기재해야 합니다. 이를 일반적으로 개시요건(Disclosure Requirement)이라고 합니다. 개시요건을 만족하지 못해 거절 이유(Office Action)를 받았을 때 대응하는 방법은 두가지가 있습니다.

첫째 명세서의 기재 내용 중 일부가 명확하지 않거나, 용어가 일관적으로 사용되지 않았거나, 발명을 설명하는 용어의 선택이 적합하지 못했을 경우입니다. 이 때는 출원시 제출한 기재 사항의 범위 내에서 명세서의 보정(Amendment)을 통해 거절 이유의 극복이 가능합니다. 출원일은 특허 기간, 심사 순서, 특허 가능성 판단 등 많은 중요한 사항에서 기준 날짜가 됩니다. 특히 경쟁 사업자와의 경쟁에서 발명에 대한 권리를 먼저 확보하기 위해 출원을 빨리하는 것이 중요합니다. 그러므로 명세서를 신속하게 준비하는 과정에서 명세서의 사소한 내용이 결함을 갖는 경우, 그리고 그 결과 거절 이유를 받게 되는 경우에는 관련 내용을 보정해 심사관의 요구사항을 만족시킴으로써 특허를 받을 수 있습니다.

둘째, 부족한 사항이 출원시 제출한 기재 사항의 범위를 벗어나는 경우에는 선택의 폭이 아주 제한됩니다. 최초 기재 사항의 범위를 벗어나는 사항을 보정에 의해 추가하는 것은 특허법상 허락되지 않습니다. 특허는 새로운 발명에 대해 주어지는 것이며(Novelty), 특허 출원이 새로운 것인지에 대한 심사는 출원일을 기준으로 행해집니다. 출원 후 몇달 또는 몇년 후에 행해지는 심사과정에서 새로운 사항을 추가하게 되면 출원일 이후 제출된 다른 사람의 특허출원이 불공평하게 되기 때문입니다.

이와 같이 보정이 불가능한 경우에는 같은 발명에 대해 개시요건을 갖추어 새로 출원할 수 있습니다. 그러나 출원이 출원일로부터 1년 반이 지나 이미 공개되었거나, 발명 내용에 대한 안내 책자 및 논문 등의 발행, 또는 발명 제품의 판매 등으로 발명이 이미 일반에게 알려진 경우에는 신규성 상실로 인해 재출원된 특허 출원은 특허를 받을 수 없게 됩니다. 최초 출원 후 개량된 사항이 있을 때는 이를 일부 계속출원(Continuation-in-Part Application)으로 출원함으로써 최초 출원된 발명을 제한적으로나마 보호받을 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허청의 거절 이유에 대한 의견서 제출 기한을 놓쳐 출원포기 통지를 받았습니다. 어떤 조치를 취해야 하는지요.

특허청은 특허출원 심사 중에 서류가 부족하거나, 발명 내용에 대한 거절 이유를 근거로 서류의 보충 또는 답변서 제출을 요구할 수 있습니다. 정해진 기간 내에 적절한 답변을 하지 않으면 출원이 포기된 것으로 간주돼 출원포기 통지(Notice of Abandonment)를 받게 됩니다.

미국 특허법은 답변을 기한 내에 제출하지 못한 이유가 불가항력(Unavoidable)이거나, 고의가 아닌(Unintentional) 경우 출원부활 청원 (Petition to Revive)을 통해 특허 출원을 다시 살릴 수 있는 기회를 제공합니다. 답변 지연 이유가 불가항력이라는 이유로 부활 청원을 할 경우, 원래의 기한으로부터 부활 청원을 제출할 때까지의 전 기간 동안 지연이 모두 불가항력이었다는 사실을 증명하는 근거를 첨부해야 합니다. 그러나 실무적으로 불가항력에 근거한 부활 청원은 대부분 승인되기 어렵습니다.

이에 반해 답변 지연 이유가 고의가 아니었다는 이유로 부활 청원을 할 경우는 실무적으로 대부분 승인이 됩니다. 특히 포기 시점으로부터 1년 이내인 경우에는 일반적으로 부활 청원 제출일까지 답변이 지연된 이유가 고의적이 아니었다는 진술로 충분하며, 고의적이 아님을 입증하는 증거의 제출은 필요치 않습니다. 다만 특허청은 부활 청원 제출일이 특허 출원이 포기됐을 때로부터 장기간 경과한 경우, 해당 증거의 제출을 요구할 수 있습니다.

특허 출원에 대해 거절 이유(Office Action)가 나왔을 경우, 출원인은 거절 이유의 극복 가능성, 또는 발명 자체의 상업적 성공에 대해 부정적인 생각을 가지고 답변 제출을 포기했으나, 추후에 다시 특허 출원의 계속을 원할 수 있습니다. 또는 이미 허락 통지를 받았으나 등록료(Issue fee)를 납부하지 않아 특허 출원이 포기된 경우, 그리고 특허의 유지비(Maintenance Fee) 납부 기한을 놓쳐 특허가 실효된 경우에 출원인 또는 특허권자는 특허 출원 또는 특허의 부활을 원할 수 있습니다.

고의적이 아닌 지연에 근거한 부활 청원은 대부분 가능합니다. 부활 청원을 위해서는 소정의 수수료를 납부하고, 거절 이유에 대한 답변서, 등록료 등 원래의 기한에 제출해야 했던 서류, 수수료 등을 첨부하여야 합니다. 그리고 청원서의 내용에는 사건의 확인과 지연된 서류에 대한 설명, 제출 기간 경과후 부활 청원 전까지의 전체 기간 동안 지연이 고의적이 아니라는 진술을 포함시켜야 합니다. 부활 청원이 제출되면, 지연 이유의 타당성에 대한 심사를 거쳐 청원의 승인 여부가 결정됩니다. 부활을 원하는 경우 출원이 포기된 때로부터 가능한 빨리 제출하여야 하며, 만일 증거의 제출이 요구된다면 대리인과의 계속적인 통신 기록이나 질병을 앓아 답변을 작성할 수 없었던 상황의 증거 등을 제출하면 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원에 대해 여러개의 발명을 포함하고 있다는 이유로 제한 명령을 받았습니다. 이는 무엇을 의미하고 어떻게 답변하는 되는지요?

제한 명령 (Requirement of Restriction) 은 하나의 특허 출원이 둘 또는 그 이상의 발명을 포함하는 것으로 특허청의 심사관이 판단할 경우 주어집니다. 특허 출원이 특허청에 접수되면 그 기술 내용에 따라 분류 (Classification) 되어 각 전문 분야의 심사관 (Examiner) 에게 맡겨집니다. 둘 또는 그 이상의 발명이 되는 경우는 실무적으로 기술 내용이 여러 전문 분야에 걸쳐 있어 한 심사관이 특허가 청구된 내용을 모두 심사할 수 없는 경우를 말합니다. 여러 심사관이 한 특허 출원을 심사하는 것은 행정적, 법률적인 이유로 아주 어려우므로 하나의 특허 출원에는 하나의 발명만을 청구할 수 있게 하는 것입니다 (일발명 일출원 원칙, Unity of Invention).

제한 명령에서 심사관은 특허 출원의 청구항 (Claims) 들을 여러 발명 그룹으로 나누어서 지정하며, 출원인은 이중 하나의 그룹을 선택 (Election)하여야 합니다. 또는 심사관의 판단과는 달리 청구항들이 실제로 하나의 발명에 속하는 것을 이유로 반박 (Traverse) 을 할 수 있습니다.

선택되지 않은 청구항들은 심사의 대상에서 제외됩니다. 즉 선택된 발명을 제외한 다른 발명들은 심사가 되지 않습니다. 그러나 특허가능성이 부정되는 것은 아니며, 분할 출원 (Divisional Application)에 의해 심사를 받아 특허를 받을 수 있습니다. 분할 출원은 하나의 출원이 하나의 발명만을 포함하도록 특허 청구 내용, 즉 청구항들을 나누어서 따로 출원하는 것입니다.

분할 출원은 원래의 출원의 심사가 완료되거나 포기되기전까지 할 수 있습니다. 분할 출원은 원출원의 출원일에 출원한 것으로 간주하여 심사를 합니다. 즉 출원인은 별도의 출원을 하면 되고 심사상의 불이익은 없습니다. 다만 특허 기간은 원출원의 특허기간이 끝날 때 같이 끝나게 됩니다. 외국에서 한 특허 출원을 기초로 미국 특허 출원을 할 경우, 외국 출원은 하나의 특허 출원일지라도, 대응 미국 특허 출원에 대해서 제한 명령을 받을 수 있습니다. 일발명 일출원 원칙에 대한 실무적 기준이 나라마다 다르기 때문입니다. 미국 특허청은 이같은 불편을 줄이기 위해 장기적으로 일발명 일출원에 대한 국제적 기준인 국제 협력 조약 (PCT) 상의 규정에 맞추도록 특허 실무를 수정하는 노력을 하고 있습니다.

특허 출원이 일발명 일출원 원칙을 만족하는 지 여부는 통상적으로 기술 내용에 대한 심사에 착수하기 전 가장 먼저 이루어지며, 실무적으로 제한 명령을 받는 경우가 자주 발생합니다. 제한 명령을 받게 되면, 결과적으로 분할 출원을 위한 추가의 노력 및 비용이 발생하고 심사가 늦어지게 되므로 특허 출원시 특허 출원의 범위가 일발명 일출원 원칙을 만족하도록 유의하는 것이 중요합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 새로운 아이디어로 미국특허청에 특허를 신청하였으나 거절되었습니다. 특허가 거절되었을 경우에 특허청에 이의를 제기하여 특허를 허락받는 방법이 있다고 들었습니다. 미국 특허청의 특허 거절에 대한 이의를 제기하는 절차와 방법을 알고싶습니다.

미국 특허청의 특허심사 기준은 특허로 출원된 신기술의 신규성(Novelty)과 해당분야의 전문가들이 당연히 개발할수 있는(obvious) 기술내용인가를 보는 명료성(Obviousness)으로 구분될수 있습니다. 거절없이 특허를 허락받는 것이 가장 바람직하지만, 일단 출원된 특허가 거절되면 이의신청서를 작성하여 특허를 허락받도록 다시 시도할것인지 아니면 출원된 특허를 포기할 것이지를 신중히 결정하여야 합니다. 출원된 특허가 거절되는 이유는 크게 세가지입니다.

첫째는 부실한 내용설명, 문법적 오류등에 따른 거절입니다. 이는 특허출원서의 수정 또는 보완을 통하여 쉽게 극복될수 있습니다.

특허거절에 대한 두번째 이유는 신규성(Novelty)과 관련된 것으로 이미 특허가 허락된 기존의 특허와 기술내용이 유사하거나 동일한 경우입니다. 이는 극복하기가 쉽지 않습니다. 따라서 특허출원이전에 특허검색(Patent Search)을 통하여 종래의 선행기술을 확인하고 난 이후에 특허출원하는 것이 바람직합니다.

특허가 거절되는 세번째 이유는 미국 특허청이 신기술 또는 새로운 아이디어에 대하여 특허를 허락하는 기준의 핵심으로서 명료성(Obviousness)의 문제입니다. 즉, 특허 출원된 새로운 발명이 해당 분야의 전문가들이 쉽게 유추할수 있는 기술내용인가를 보는 것입니다. 특허청 심사관들이 이러한 세 번째 이유로 특허거절을 결정하는 것은 대체로 이미 미국특허청으로부터 특허를 허락받은 유사한 기술내용과 새로이 신청된 특허출원 내용의 비교를 통해서입니다.

이렇게 기존의 특허내용과의 비교결과 해당분야의 전문가들이 당연히 개발가능하다고 판단되면 심사관은 신청된 특허의 거절을 통보해 옵니다. 특허변호사들은 이를 해당분야 전문가들의 당연한 개발가능성에 따른 거절 또는 Obviousness Rejection이라고 표현합니다. 대개 세 번째 이유에 따른 특허 거절에 대하여 특허청 심사관은 "해당업종의 전문가라면 기존 A특허의 a부분과 기존 B특허의 b부분을 결합하면 특허출원된 기술과 같은기술이 개발된다."는 식의 표현으로 출원된 특허를 거절합니다. 이러한 Obviousness Rejection을 극복하고 특허를 받아내는 것은 특허변호사의 중요한 역할중의 하나가 됩니다.

출원된 특허의 거절통보에 대하여 출원인(발명인)은 특허변호사를 통하여 두 번까지 이의를 제기할수 있습니다. 심사관의 특허 거절은 청구항(Claims, 발명의 범위를 특허법 기준에 맞게 표현한 특허출원서의 가장중요한 부분) 하나하나에 대하여 구체적으로 내려지는데 청구항 일부는 허락되고 일부는 거절되는 경우와, 청구항 전체가 허락되거나 거절되는 경우가 있습니다. 특허 거절에 대한 이의신청서는 심사관이 특허심사결과를 보내온 날로부터 대개 3개월 이내에 작성되어 특허청에 송부되어야 합니다. 거절 극복을 위한 이의신청서에는 새로운 내용을 추가할수 없으므로 특허변호사의 기술적인 이의신청서 작성이 중요합니다. 특허거절에 대한 이의신청서 작성은 대개 특허변호사와 출원인(발명인)의 상담으로 결정됩니다. 특허거절에 대한 대응방법은 기술분야에 따라 다르며 또한 특허를 거절한 심사관에 따라 대응방법이 달라질수 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허청에 제출한 특허 출원에 대해 이미 알려진 기술에 대해 진보성을 갖추지 못하여 특허를 허락할 수 없다는 거절 이유를 받았습니다. 심사관이 제시한 기술 자료와 특허 출원된 발명과는 분명한 차이가 있는 데, 이같은 경우 거절 이유를 극복하고 특허를 받는 것이 가능한지요?

특허 출원이 거절되는 이유중 중요한 것이 신규성 (Novelty) 또는 진보성 (Nonobviousness)을 갖추지 못했다는 것입니다. 특허 출원에서 청구한 발명과 동일한 기술이 발명전에 이미 공개된 자료가 있을 경우 신규성이 없는 것으로 거절됩니다. 특허 출원에서 청구한 발명이 심사관이 찾아낸 기술 자료의 내용과 차이는 있으나 그 차이가 발명 당시에 그 분야에서 통상적인 지식 (ordinary skill)을 가진 자가 쉽게 알 수 있는 정도(obvious)한 경우에는 진보성이 없는 것으로 거절됩니다.

진보성이 없는 것을 이유로 한 거절 이유의 경우 심사관은 그 분야에 통상적인 지식을 가진 자로서 판단을 한 것으로 가정을 합니다. 이와 같이 진보성의 판단은 뚜렷한 객관적인 기준을 제시하기 어려운 관계로 논란이 있을 수 있습니다. 특허 출원의 심사는 심사관의 재량 사항이지만 출원인은 거절 이유에 대한 답변서 제출시 진보성에 관련된 자료를 제출함으로서 심사관에게 진보성에 대한 판단을 다시 한번 해보도록 요청할 수 있습니다.

진보성을 뒷받침하는 자료의 제출은 선서서 (affidavit)와 관련 증거의 제출에 의해 이루어집니다. 관련 증거는 거절 이유와 직접적으로 연관되어야 합니다.

진보성을 뒷받침하는 자료로서 예기치 않은 현저한 효과 (unexpected superior results)를 나타내는 비교 시험 결과 (comparative test results)를 들 수 있습니다. 예를 들어 특허 출원에서 청구된 특정 화학 물질이 기존의 화학 물질과 구조적으로 유사하다는 이유로 진보성이 없는 것으로 거절 이유를 받았을 때, 발명된 화학 물질이 종래 기술에 의해서는 예측되지 않은 효과를 갖는다는 증거를 제출 할 수 있습니다. 이는 또한 그 효과가 중요한 이유와 예측되지 않았던 이유에 대한 전문가의 의견 (expert opinion)에 의해 보강될 수 있습니다.

진보성을 뒷받침하는 다른 자료로서 장기간의 필요성 (Long-Felt Need) 및 상업적 성공 (Commercial Success)을 들 수 있습니다. 어떤 기능을 갖는 제품이 개발되면 좋을 것으로 오랫동안 필요성을 인식하고 있었고 그 제품을 만들 수 있는 개개의 구성 부품도 알려져 있었으나 특허 출원 발명 이전에 발명의 효과를 제공하는 제품이 없었고, 또한 제품을 개발하여 판매한 후 소비자의 호응에 의해 상업적인 성공을 거두었다면, 그와 같은 제품의 개발이 실제로는 용이하지 않았다는, 즉 진보성을 실제로 갖추었다는 간접적인 증거가 될 수 있습니다. 상업적인 성공은 여러 요인에 의해 달라질 수 있으므로, 상업적 성공을 기초로 한 선서서의 제출은 상업적 성공과 특허 출원 발명 사이의 직접적 관련성을 필요로 합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 복사기의 일부 부품을 개량한 발명을 특허 출원하였습니다. 발명의 핵심은 양면복사를 할 때 종이를 뒤집는 기구의 효율을 개선한 것인데 특허청 심사관의 심사 결과 발명된 내용이 기존의 복사기 특허들과 차이는 있으나 그 차이가 복사기 기술 분야에서 통상적 지식을 가진자에게 쉽게 이해되는 것을 이유로 특허를 받을 수 없다는 거절 이유 통지서를 받았습니다. 어떻게 대응을 하여야 하는 지요?

특허 출원은 특허청 심사관에 의해 특허가 가능한 지 여부에 대해 심사를 받게 되며, 심사에서 가장 중요한 단계는 특허 출원에 기재된 발명이 이미 알려진 자료(Prior Art)에 기재된 내용과 같거나 비슷한 지를 판단하는 것입니다. 기술 발명이 같은 지 여부는 특허 출원 명세서(Specification)의 청구범위(Claims)에 기재된 구성 요소를 기준으로 판단하게 됩니다. 구성 요소들 전부가 하나의 기존 특허 자료에 모두 설명되어 있으면 새로운 내용이 아닌 것으로 즉 신규성(Novelty)이 없는 것으로 거절 이유가 통지됩니다. 구성 요소 전부가 하나의 특허 자료에 설명되지 않고 둘 이상의 특허 자료에 일부 구성 요소들이 나누어져 설명이 되어있으면, 특허 출원된 발명이 이미 알려진 자료와 같다고 볼 수는 없습니다. 즉 차이가 있는 것입니다.

차이가 있어도 거절 이유 통지를 받는 경우가 있습니다. 질문과 같은 경우에 발명의 내용이 종이를 뒤집는 기구의 롤러에 가열 장치를 부가한 것이고, 기존의 기술에서 종이를 복사기에서 배출하는 롤러에 가열 장치가 부가된 것이 알려진 것이라면, 이를 종이를 뒤집는 기구의 롤러에 응용한 것은 발명의 당시에 복사기 기술 분야에서 통상적 지식을 가진 자(Person Having Ordinary Skill in the Art)가 쉽게 알 수 있는 것(Obvious)이기 때문에 특허를 받을 수 없다는 것이 하나의 거절 이유의 예가 될 수 있습니다. 즉 이는 특허 출원된 발명이 진보성 (Nonobviousness)이 없는 것으로 거절하는 경우입니다.

진보성 거절 이유에 대응하는 방법으로서 첫째 특허 출원 발명 및 기존 기술의 차이가 그 분야에 통상적 지식을 가진 자가 쉽게 알 수 없는 것이라는 주장을 할 수 있습니다. 주장의 근거로서 예를 들어 종이를 뒤집는 기구의 롤러의 가열 장치는 종이를 부드럽게 하기 위한 것으로서, 종이를 배출하는 롤러의 가열 장치가 잉크를 건조하기 위한 것과 비교하여, 목적 및 효과를 달리하며, 이러한 다른 목적 및 효과를 달성하기 위해 가열 장치를 부착하는 것은 발명적 노력을 필요로 하므로 진보성을 갖춘 것이라고 의견을 제출할 수 있습니다.

둘째 청구범위의 한정 사항을 더 자세하게 하여 출원 발명 및 기존 기술의 차이를 더 크게 하여 진보성이 있는 것으로 주장할 수 있습니다. 예를 들어 종이를 뒤집는 기구의 롤러에 부가되는 가열 장치의 구체적 구성이나 가열 온도의 특정 범위, 가열 장치의 복사기 내에서의 장착 구조 등을 한정하여 청구범위를 보정하는 답변서를 제출할 수 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원한 내용에 대해서 특허청구범위 제1항은 진보성을 갖추지 못해 거절하였으나, 제2항 이하는 간단한 보정에 의해 특허가 가능하다는 통지서를 특허청으로부터 받았습니다. 특허청구범위는 20개 항으로 이루어져 있습니다. 특허청구범위의 일부가 거절되고 일부가 특허가능한 이유는 무엇인가요?

특허청구범위 (Claims of Patent Application)는 특허 출원 명세서 (Specification)의 특별한 부분을 형성하며, 특허를 받고자 하는 권리 범위를 글로서 표현한 것입니다. 특허청구범위는 보통 여러개의 청구항 (Claim)들로 구성됩니다. 청구항을 여러개로 하는 이유는 발명의 기술적 개념을 글로서 표현하는 데 여러가지로 유리하기 때문입니다.

특허청구범위의 작성은 특허 출원서 준비 과정의 핵심이며 특허변호사의 전문적인 능력이 가장 필요한 작업입니다. 특허청구범위의 청구항은 발명자가 제시한 발명의 내용을 기반으로 가장 넓은 범위의 특허권을 가질 수 있도록 작성됩니다.

예를 들어 복사기의 내부 부품 중 하나인 양면 복사 장치에서 양면 복사의 속도를 빠르게 하기 위해 개량을 한 발명에 대해 특허 출원을 하는 경우, 개량된 사항을 중심으로 특허청구범위의 청구항들을 작성하게 됩니다. 발명자는 통상 발명의 가장 구체적인 내용을 설명합니다. 가장 좋은 효과를 내기 위해서는 여러 조건을 만족시키는 것이 필요하기 때문입니다. 예를 들어 양면 복사 장치의 롤러중 처음 복사지가 통과하게 되는 롤러에 히터를 장착하고 히터의 온도는 600C로 하며 히터의 장착 공간을 확보하기 위해 복사지가 통과하는 경로를 통상의 복사기와 다르게 수정한 것을 발명의 핵심 내용이라 하면 청구항은 이 세가지 조건을 기반으로 하여 발명의 구체적 내용에서 유추되는 기술적 개념을 기재하도록 작성됩니다.

특허청구범위의 첫 청구항은 가장 넓은 범위를 청구하는 내용으로 작성됩니다. 예를 들어 복사기의 양면 복사 장치에 히터를 부가한 것을 제1항으로 하고 제2항은 제1항의 내용에 더하여 여러개의 롤러 중 가장 처음에 복사지가 통과하는 것에 히터를 장착한 것을 청구하고, 제3항은 제2항의 내용에 더하여 가열 온도를600C로 하는 것을 청구하고, 제4항 이하는 더욱 구체적인 내용을 청구하는 것이 통상적인 청구범위의 구성입니다.

제1항이 거절되었으나 제2항 이하는 허락되었다는 것은 제1항의 내용은 이미 알려진 복사기의 구성과 같거나 거의 비슷한 것을 의미합니다. 제2항 이하는 알려진 기술과는 다른 특이한 구성으로서 특허를 받을 수 있는 것입니다. 즉 히터가 양면복사 장치중 첫 롤러에 장착된 것이면 가열 온도를 바꾸거나 히터의 장착 방식을 다르게 한 복사기를 경쟁사가 만든다고 해도 특허권이 미칩니다.

이와 같이 청구범위는 특허 심사에서 가능한 가장 넓은 범위를 특허로서 받기 위해, 그리고 우회 설계(design around)에 의한 경쟁자의 실질적 모방을 방지할 수 있는 강력한 특허를 받기 위해, 발명의 기술적인 내용과 특허 침해에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 작성되어야 합니다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허도 일반 재산권처럼 양도가 가능한 것으로 알고 있습니다. 어떤 경우에 양도가 필요하며 양도의 효과는 무엇인지요.

특허권은 그 특허의 청구범위에 기재된 발명을 남들이 사용할 수 없게 하는 배타권을 내용으로 합니다. 특허권은 화폐나 물품 같은 다른 재산권과 마찬가지로 다른 사람에게 이전할 수 있습니다. 즉 권리의 일부나 전부를 다른 사람에게 넘겨주는 것이 가능합니다. 특허권의 이전에는 양도(Assignment)와 사용 허락(Licensing)이 있습니다. 양도란 특허 또는 특허 출원에 대한 소유권을 전부 또는 일부 다른 사람 또는 회사에 넘겨주는 것입니다. 즉 부분 양도도 가능합니다. 예를 들어 발명자 여럿이 있을 때, 한 발명자가 자신의 권리를 나머지 발명자들에 이전할 수 있습니다. 또는 발명자 중 한 사람이 발명자가 아닌 다른 사람 또는 회사 등에 자신의 권리 지분을 이전할 수 있습니다. 또한 아직 특허를 받지 않은 특허 출원에 대한 권리도 기대권으로서 양도할 수 있습니다. 양도는 흔히 발명자인 고용인으로부터 고용주인 회사나 학교로 소유권을 이전하기 위해 이용됩니다. 미국 출원은 발명자에 의해서만 가능하기 때문에, 고용주 등은 일단 출원을 발명자의 명의로 한 후에 양도 절차를 진행하여 특허 출원의 소유권을 가질 수 있습니다. 양도는 특허 출원의 심사 도중 또는 특허를 받은 후에도 가능하고, 양도를 여러번 하는 것도 가능합니다. 특허 또는 특허 출원의 양도는 통상 특허청에 등록을 하게 됩니다. 특허청은 양도증의 적법성 또는 양도증이 특허의 소유권에 미치는 효과등을 검토해주지는 않습니다. 즉 특허청에서는 양도증이 제대로 작성되었는 지를 확인해주지는 않습니다. 그러나 특허청에 등록된 양도는 제3자, 즉 일반 대중에 대한 권리 변동의 공시 효과를 가지며, 양도를 등록하지 않을 경우 그 후에 또 다른 양도 등에 의해 소유권을 취득한 자에 대하여는 등록하지 않은 양도 사실은 무효가 됩니다. 즉 양도는 반드시 특허청에 등록하여야, 이중 양도나 담보 등에 의해 권리를 ?기는 것을 방지할 수 있습니다. 사용 허락이란 양도와는 달리 소유권을 넘겨받는 것은 아니며, 특허권자는 소유권을 유지하면서, 시간, 지리적 지역 또는 사용하는 분야에 제한을 두어 타인에게 특허된 발명을 사용할 권리를 부여합니다. 미국 특허권은 특허를 받은 때로부터 출원일로부터 20년까지 대략 18, 9년의 기간동안 특허된 발명을 전 미국 영토내에서 생산, 판매, 사용, 외국으로부터 수입하는 행위 등에 대한 배타권을 갖는 것이고, 양도는 그 모두의 권리를 전부 또는 일부 이전하는 것이지만, 사용허락은 시간, 지역, 사용 방식 측면에서 서로 계약으로 정하는 바에 따라 임의의 조건, 예를 들어 계약 시점에서 3년 이내, 미국 서부 지역에 제한함 등의 조건을 줄 수 있습니다. 사용허락은 특허권자가 직접 발명을 사용하지 않고, 특허권의 일부를 계약에 의해 포기하고 대가로서 사용료 (Royalty)를 받고자 할 때 통상 사용됩니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 발명품을 개발 중인데 시제품 제작 문제로 전문 업체에 맡기려고 합니다. 또한 비용 문제로 관련 대기업과 접촉을 하려는 데, 특허 출원과의 관계는 어떻게 되는 지요?

새로운 발명의 내용은 원칙적으로 특허 출원전까지 발명의 내용을 아무에게도 알리지 않는 것이 바람직합니다. 개발에 이르게 되는 과정은 어렵지만 모방은 쉬운 경우가 많기 때문입니다. 특허에 의해 다른 사람의 모방을 방지할 수 있으므로 특허 출원은 가능한 한 빨리 하여야 합니다.

특허 출원 전에 시제품이 필요한 것은 아닙니다. 발명의 아이디어만으로 특허 출원이 가능합니다. 그러나 특허를 아직 출원하기 전에 발명을 시험하기 위해 시제품을 만드는 것이 필요하고, 시제품의 제작에 특별한 기술이 필요한 경우, 전문 업체에 제작을 의뢰하는 경우가 있습니다. 이런 경우 발명의 내용을 상대방에 불가피하게 공개하게 되는 데, 이 때 필요한 것이 비공개 약정서 (Non-Disclosure Agreements)입니다. 비공개 약정서란 발명자가 아직 특허를 받지 않은 발명을 타인에게 공개하게 될 때, 그 타인이 발명의 내용을 비밀로 지키겠다는 약정서입니다. 비공개 약정서의 중요 내용은 제3자에게 발명의 내용을 알리지 않고 비밀을 지키겠다는 것이며, 또한 발명을 도용하지 않겠다는 것입니다. 비밀로 지키는 범위를 명확하게 하기 위해 통상 발명을 공개하기전 타인이 이미 알고 있던 내용은 제외됩니다.

특허 출원 전에는 발명의 내용을 타인에게 알리지 않는 것이 최선입니다. 비공개 약정서는 시제품을 제작하기 위해, 또는 발명의 가치 및 효과 등을 투자자에게 인식시키기 위해 발명의 구체적 내용을 반드시 공개해야 하는 경우에 필요한 것입니다. 특허 출원 이후에도 특허를 받기 (Patent Issue) 전 또는 특허 출원 내용이 출판 (Publication)되기 전에는 추후 분쟁의 가능성을 줄이기 위해 비공개 약정서는 받아두는 것이 바람직합니다. 특허 출원은 출원일을 기준으로 신규성및 진보성 등을 심사를 받고 타인이 출원일 이후에 같은 내용을 출원하여 특허를 받지 못하게 하는 것이며, 다른 사람들이 발명품을 사용하지 못하게 하는 배타권은 특허 발행일 (Patent Issue Date)로부터 발생합니다. 심사기간이 길어져 출원일로부터 통상 18개월 지난후 이루어지는 출판이 된 경우에는 일정 요건하에 추후 사용료 (Royalty)를 받을 수 있는 임시 보호의 권리가 발생합니다.

발명자는 발명을 상업화하는 데 필요한 자본 등을 구하기 위해 현재 발명품과 같은 종류의 제품을 생산 및 판매하는 큰 회사들과 접촉을 시도하는 경우가 있습니다. 많은 경우에 그와 같은 전문 제조업체는 자사에서 비슷한 제품을 개발할 때 문제를 일으키는 경우 등을 대비하여, 비공개 약정서에 서명을 해주지 않습니다. 비공개 약정서를 서명하지 않는 상대방에게는 상대방 회사의 명성이나 전문성 등을 고려하여 발명자가 발명의 공개에 따른 위험성을 판단하여야 하나, 가장 바람직한 것은 특허 출원 후에 만나보는 것입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 공개와 특허 사이에는 어떤 차이가 있는지요. 또 발명의 내용을 다른 사람에게 공개하는 것과 특허권을 행사하는 시기의 기준은 어떻게 되는지요

공개(Publication of Application)는 출원 후 1년 반이 지난 특허의 내용을 공보로 발행해 일반인이 알 수 있게 공개하는 것입니다. 1년 반이 지나기 전에 특허가 허가되거나 포기된 출원은 이미 심사가 종료된 것이므로 공개되지 않습니다.

발명의 내용을 다른 사람에게 공개하는 것은 특허 출원일 이후에는 출원 공개 여부에 관계없이 가능합니다. 다만 특허출원이 출원 공개 이전에 포기될 경우에는 다른 사람에게 공개한 사실에 의해 추후 같거나 비슷한 내용을 다시 출원했을 때 신규성 상실의 문제가 될 수 있으므로, 출원 공개 이전에는 비밀유지 계약을 맺는 것이 바람직합니다. 출원 공개는 온라인상으로 특허 출원의 내용이 출판되는 것으로, 모든 사람이 특허 출원의 내용을 알 수 있게 된다는 법적 효과를 갖습니다. 즉 출원 공개된 내용에 대해서는 다른 사람이 같은 내용의 특허 출원을 해도 이미 공개된 내용을 출원한 것으로 간주돼 특허를 받을 수 없습니다.

또한 발명자가 아닌 타인이 특허 발명 내용을 사용해 제품을 만들고 판매하는 경우, 그 타인에 대해 출원 공개에 근거한 임시 보호권 (Provisional Right)을 행사할 수 있습니다. 임시 보호권이란 출원 공개일로부터 특허 발행일(Patent Issue Date)까지 사용료를 받을 수 있는 권리입니다. 임시 보호권을 행사하려면, 출원 공개가 된 특허 출원의 내용을 사용하고 있다는 것을 상대방에게 통보해야 합니다. 보호권은 출원 공개된 특허 출원이 특허를 받는다는 것을 전제로 한 것으로, 특허를 받지 못한 경우에는 행사할 수 없습니다. 특허권은 특허 발행일로부터 행사할 수 있으며, 특허권자는 타인이 특허 발명의 내용을 특허권자의 허가없이는 사용하지 못하게 하는 배타권(Exclusive Right)을 갖습니다.

출원 공개 이후에는 발명자가 그 특허 출원을 포기하고 내용을 수정해 다시 출원하고자 하는 경우에도 신규성 상실의 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 특허 출원에 대해 거절 이유 통지서(Office Action)을 받았으나 출원인이 의견서(Response) 제출을 원하지 않아 특허 출원이 자동포기될 경우 특허청 내부의 사무 처리시간을 고려할 때, 자동포기되는 출원도 대부분 출원이 공개 되는 결과가 발생합니다. 그러므로 출원인은 의견서를 내지 않아 출원이 자동포기되는 경우에도 나중에 비슷한 내용의 특허 출원을 하거나, 일반인에게 공개되는 것을 피하려면 별도의 포기 신청서(Petition for Express Abandonment)를 제출해야 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 새로 개발된 제품에 대한 특허출원을 계획하고 있습니다. 제품의 생산 및 판매를 위해 몇몇 투자자들과 상담을 하려고 하는 데, 특허출원 전에 발명의 내용을 다른 사람에게 설명해도 괜찮은지요.

특허는 이미 알려진 것이 아닌 새로운 발명에 대해 부여하는 것입니다. 즉 특허출원은 신규성(Novelty)을 만족시켜야 합니다. 신규성 만족을 위해 특허법상에 규정된 제약이 있습니다. 미국 특허법은 특허 내용을 미국 혹은 외국에서 논문이나 책자 등의 인쇄물로 발표했거나, 미국에서 공개적으로 사용 혹은 판매를 시작했을 경우 1년 이내에 특허출원을 하도록 규정하고 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 출원을 해도 신규성을 상실한 것으로 간주돼 특허를 받지 못합니다. 이같은 규정은 현실을 감안해 1년간 유예 기간을 준 것입니다.

연구 결과가 학회에서 논문으로 발표됐거나 팜플렛 등 인쇄물에 의해 신제품이 미국 또는 외국에 알려진 경우에, 인쇄물 발행 시점으로부터 1년 이내에는 그 발명을 특허 출원할 수 있게 한 것입니다. 인쇄물은 전달이 용이하므로 미국 및 외국을 모두 포함합니다.

근래에는 특히 인터넷에 의해 이같은 인쇄물의 전달이 단 시간내에 전 세계적으로 이루어지게 됐습니다. 공개적 사용이나 판매는 그같은 사실 확인이 인쇄물처럼 용이하지 않으므로, 문제가 됩니다. 이같이 신규성을 완화한 규정은 다른 나라에도 있으나 국가마다 법규정이 다르기 때문에 유의해야 합니다. 예를 들어 한국에선 발명품이 공개되고 나서 특허출원이 가능한 기간이 6개월이며, 공개 후 출원을 인정하는 경우도 제한적입니다.

투자상담을 위해 다른 사람들에게 발명의 내용을 공개하는 것은 미국에서 발명을 공개적으로 사용한 것에 해당할 수 있습니다. 그러나 같은 연구소에서 일하는 동료나 가족 등 특정한 관계가 있는 사람들은 비밀유지 의무가 있는 것으로 간주하기 때문에 발명의 공개 사용으로 보지 않습니다. 또한 제 3자일지라도 비밀유지 의무를 약속하는 문서를 주고 받는다면 공개 사용에 해당되지 않습니다.

발명의 공개와 관련해 신규성 이외에도 발명의 도용 문제가 있습니다. 제 3자가 투자상담으로 알게 된 발명의 내용을 자기 명의로 특허출원한 경우가 이에 해당됩니다. 이 경우 발명자는 본인이 진정한 발명자라는 것을 입증하는 증거를 제출해 타인이 도용한 특허출원 또는 특허를 민사소송을 통해 무효화 시킬 수 있습니다.

결론적으로 특허출원은 문제 발생의 소지를 줄이고 신규성을 잃지 않기 위해 발명 후 최대한 빨리 진행해야 합니다. 특허출원 이후에는 발명의 내용을 공개해도 괜찮습니다. 다만 특허권은 특허 공보 발행일(Issue Date)로부터 행사할 수 있으며, 그전에는 특허가 날 것으로 가정해 예비적인 경고를 할 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 스포츠 용품을 제조하는 회사입니다. 신제품을 개발하여 특허를 받으려는 데, 특허 출원의 출원인은 발명자만이 가능한 것으로 들었습니다. 회사의 명의로 특허권을 행사하려면 어떤 절차를 거쳐야 하는지요?

발명에 관한 권리는 일단 발명자의 것이며, 미국 특허 출원도 발명자만이 할 수 있습니다. 그렇지만 현대의 기업 환경에서 발명은 대개 대규모의 투자와 여러 사람의 공동 작업으로 이루어지며 발명이 직무의 당연한 결과로서 얻어지는 경우가 많습니다. 이 경우 고용주(employer)와 고용인(employee) 사이의 사전 협약 (agreement)에 의해 발명자가 직무에 의한 발명을 회사에 양도(assignment)를 하면 회사가 그 발명 및 특허 출원에 대한 권리를 갖게 됩니다.

특허 출원 및 특허는 일반적인 개인 재산권과 마찬가지로 다른 사람이나 법인에 양도를 할 수 있습니다. 위에 설명한 직무에 의한 발명의 경우를 포함하여, 발명자로부터 특허 출원에 대한 권리를 양도받고자 하는 다른 사람은 특허청에 양도 등록 (recordation of assignment)을 하는 것이 바람직합니다. 양도 등록이 특허 출원에 대한 권리를 양도받는 것에 필수적인 것은 아니지만, 제3자에 대항하기 위해서 그리고 특허청에서 진행되는 절차를 양수인의 명의로 수행하기 위해, 그리고 특허를 양수인의 명의로 받기 위해서는 필수적입니다. 일반적으로 특허청에 양도 등록을 하는 것이 사실상 필수적이라고 볼 수 있습니다.

발명자가 특허 출원을 하고 나서, 특허 출원인으로서 양수인에게 특허 출원에 대한 권리를 양도하는 것이지만, 양도 절차를 특허 출원과 동시에 하는 것도 가능합니다. 발명자로부터 다른 사람에게 양도가 된후에 양수인은 또한 양도를 할 수 있습니다. 즉 양도는 필요에 따라 여러번 행해질 수 있습니다.

특허청은 양도 등록 신청서의 내용을 검토하여 양도를 등록할 지를 결정합니다. 양도 등록 신청서는 양도할 권리, 즉 특허 출원 또는 특허의 번호 및 양도인과 양수인의 인적 사항, 즉 성명, 주소 등을 포함합니다. 통상적으로 양도는 특허 출원 또는 특허에 대한 모든 권리를 포함합니다. 특허 출원 또는 특허에 대한 권리에 지역적, 시간적 또는 내용적인 제한을 두면 이는 양도가 아닌 사용허가 (license)의 문제가 됩니다. 그러나 권리의 일정 지분만을 양도하는 것은 가능하며, 예를 들어 새로운 투자자의 참여를 50% 지분 양도에 의해 받아드릴 수 있습니다.

특허 출원 또는 특허가 공유되는 경우 각 권리자는 공동 소유권자 (Joint Owner)가 됩니다. 공유는 양도에 의해 권리자가 둘 이상이 된 경우, 또는 발명자가 여럿인 경우 (Joint Inventor)에 발생합니다. 각 공동 소유권자는 다른 공동 소유권자의 동의 없이 개별적으로 특허 출원에 대한 권리를 행사할 수 있으며, 양도를 할 수도 있습니다. 그러나 침해 소송의 당사자는 공동 소유권자 모두가 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허청에 출원하여 심사가 진행중인 특허 출원(Patent Application)에 대해 특허청으로부터 출원 공개 통지 (Notice of Publication of Application)을 받았는 데, 이는 무엇을 의미하는 것인지요?

2000년 11월 29일 이후에 출원된 특허 출원은 출원일로부터 심사가 끝나지 않은 채 1년 6개월이 지나면 공개됩니다. 심사가 끝나지 않았으므로 아직 특허가 된 것은 아닙니다. 이같은 특허 이전 (pre-grant) 공개 제도는 심사기간이 늘어나는 데 따른 출원인과 일반인의 권리를 간접적으로 보호하기 위한 것으로 미국 이외의 대부분의 국가에서는 이미 실시하고 있는 제도입니다. 한국 등에 특허출원을 한 후 외국 출원 우선권을 주장하여 미국 출원을 하였으면 우선권이 주장된 한국 출원의 출원일로부터 1년 6개월이 지나면 공개됩니다.

공개는 온라인로 이루어지며 인터넷을 통해 미국 특허청 website (www.uspto.gov)를 방문하면 됩니다. 공개후에는 또한 특허청의 서류 발송 및 접수 상황도 인터넷을 통해 확인이 가능합니다.

특허 출원이 공개되면 특허 출원인은 공개된 기술 내용을 침해(infringe)하는 제3자에 대하여 임시보호권 (provisional rights)을 행사할 수 있습니다. 임시보호권은 공개후 특허 발행전까지의 제3자의 침해에 대해 사용료(royalty)를 청구할 수 있는 권리입니다. 임시보호권은 특허가 된 후에 행사할 수 있으며, 침해자에 대해 통지(notice)를 하였을 것과, 특허된 청구범위 (patent claims)가 공개된 청구범위 (claims in the published application)와 실질적으로 같아야 (substantially identical)하는 것을 필요로 합니다. 이는 거절 이유(Office Action)를 극복하기 위해 청구범위의 내용을 보정(amendment)하였을 경우 임시보호권이 많이 제한되는 것을 의미합니다. 청구범위의 보정은 또한 나중에 특허 침해 소송이 있을 경우 청구범위의 해석에 제한을 미치게 하므로, 특허 출원을 할 때 처음에 청구범위의 내용을 정확하고 다양하게 하는 것이 중요합니다.

특허출원인은 이같은 임시보호권의 발생을 앞당기기 위해 공개를 1년 6개월보다 앞당기거나 (early publication request) 또는 일반인에게 특허 발행 이전에 특허 출원의 기술 내용이 알려지는 것을 방지하기 위해 공개하지 않도록 요청할 수 있습니다 (nonpublication request). 공개를 하지 않도록 요청하는 경우에는 외국에 같은 내용을 출원을 하지 않은 상태이어야 합니다. 외국 출원을 하기 위해서는 특허청에 통지를 하여야 합니다. 또한 특허 출원이 공개되면 일반인들은 일정 기간 내에 그 특허 출원에 대한 종래 기술 (prior art)를 특허청에 제출하여 심사에 참고하게 할 수 있습니다. 이는 특허 출원에 대한 임시보호권 침해 주장을 받았을 경우, 이에 맞서는 방법이 될 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 중소 제조업체를 운영하는 경영자입니다. 지난해 말에 한국특허청에 실용신안을 출원하였습니다. 발명인은 저의 회사 연구원입니다. 출원인은 저희 회사로 하였습니다. 한국특허청에 출원된 신용신안을 미국특허청에 다시 출원하고자 합니다. 미국특허청에 출원할때도 한국에서와 같이 회사대표인 저의 이름으로 출원할수 있는지요.

우선, 한국특허청에 실용한국에서신안(Utility Model) 또는 특허(Patent)로 출원된 것을 미국특허청에 다시 출원할때는 모두 특허로 분류됩니다. 한국특허청은 실용신안을 특허와는 별도로 분류하고 있으나 한국기준으로 실용신안에 해당되는 기술내용도 미국에서는 특허로 출원될수 있습니다.

질문의 내용에 설명된 바와 같이 한국에서는 회사이름을 사용하여 한국특허청에 특허(Patent) 또는 실용신안(Utility Model)을 신청할수 있습니다. 다시말하여, 한국에서는 대개 발명인(Inventor)이 회사의 직원이거나 회사소속 연구원인 경우에 회사를 출원인(Applicant)으로 특허나 실용신안을 출원하여 해당 권리가 회사에 유보되도록 하고 있습니다. 그러나, 미국에서는 회사가 특허출원인이 될수 없습니다. 이는 특허에 대한 미국적인 기준 때문으로 보고 있습니다. 즉, 발명은 사람만이 할수 있고 회사는 사람이 아니라는 논리 때문입니다. 따라서 미국에서는 발명인(Inventor)과 출원인(Applicant)이 동일하여야합니다. 그러므로, 만일 특허의 권리를 회사 또는 발명인 이외의 개인에게 유보시키려면 반드시 양도증서(Assignment)를 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 합니다. 특허출원서에 첨부된 양도증서를 통하여 발명인으로부터 특허의 권리를 유보받고자 하는 개인 또는 회사가 양수인(Assignee)이 될수 있습니다.

미국특허청에 특허를 출원한 이후에도 양도증서를 별도로 제출하는 것이 가능합니다. 필요한 경우에는 특허가 허락된 이후에도 미국특허청에 특허권의 양도를 신청할수 있습니다. 대개의 경우는 특허증서(Patent Certificate)를 보면 특허권자를 바로알수 있습니다. 특허번호를 알고 있는 경우라면 인터넷(www.delphion.com/simple)을 통하여 미국특허증서의 권리관계를 쉽게 열람할수 있습니다. 만일 특허권의 매매계약이 체결되었으나 미국특허청에 특허권의 양도신청이 되지 않았다면 특허증서에 나타나는 특허권자 즉, 발명인 혹은 양도된 경우에는 양수인(Assignee)과 실제 특허권자가 다를수도 있습니다. 귀하의 경우, 회사소속 연구원인 발명인이 회사로 특허권의 양도를 수용한 상태라면 미국특허청에 제출하는 특허출원서류에 양도서류를 추가하면 됩니다. 물론 양도서류에는 양도인(Assignor)이 되는 발명인의 서명이 필요합니다. 양도인(발명인)이 양도서류에 서명함으로서 모든 권리는 회사(양수인)에 양도되며 필요에 따라서는 공증(Notarization)을 통하여 권리의 이전을 더욱 명확히 할수 있습니다. 이 경우 양수인 서명은 양도받는 회사의 대표인 귀하가 하게됩니다.

만일 발명인인 회사의 직원 또는 회사소속 연구원이 특허권을 소속회사에 양도하기를 거부한다면 고용계약서에 근거하여 강제로 양도시킬수 있습니다. 이 경우 고용계약서는 매우 중요한 역할을 하게 됩니다. 미국에서는 이러한 이유로 기업주들이 고용계약서를 매우 중요하게 생각하며 고용계약서의 작성을 신중히 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원을 하기 전에 발명이 일반에게 공개되면 특허를 받지 못하게 되는 경우가 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 경우에 특허를 받을 기회를 잃게 되는 것인지요?

특허는 일반에게 알려지지 않은 새로운 발명에 대해서만 받을 수 있습니다. 특허법은 이런 필요 조건을 신규성 (Novelty)로서 규정하고 있습니다. 다른 사람이 이미 발명하여 그 제품이나 방법이 이미 사용되고 있거나, 발명의 내용이 간행물 (Printed Publication)에 이미 나와 있는 경우에는 같은발명은 특허 출원을 하여도 신규성을 갖추지 못한 것으로 하여 거절됩니다.

신규성을 잃게 되는 경우는다른 사람에 의한 공개뿐만이 아니라 발명자 자신에 의한 공개에 의해서도 일어날 수 있습니다. 또한 발명을 한 때로부터 실제 특허 출원에 필요한 서류를 준비하여 출원을 할 때까지는 어느 정도의 시간이 필요합니다.

미국 특허법은 특허 출원일과 실제 발명일을 기준으로 한 신규성의 판단을 달리하고 있습니다. 출원일을 기준으로 한 신규성 판단에 대해서는, 출원의 준비, 발명의 실험, 투자 환경의 조사 등에 필요한 시간을 감안하여 발명의 공개적 사용, 발명품의 판매 또는 발명이 간행물로 발행된 이후 1년 이내에는 특허 출원을 하여 다른 필요 조건을 만족하는 한 특허를 받을 수 있도록 하고 있습니다.

발명자로서는 발명을 할 당시에는 특허 제도를 알지 못하였거나 특허에 의해 보호를 받겠다는 결정을 발명후 상당한 시간이 흐른 후에 하게 되어 발명이 일부 공개된 후 출원을 준비하는 경우가 있을 것입니다. 이 경우 발명이 공개된 방법이 문제가 됩니다.

발명이 회사의 내부나, 계약에 의해 시제품을 만든 제작업소 등 비밀 유지 의무가 있는 사람들 사이에게 알려진 경우는 일반에게 알려진 것이 아니므로 신규성을 잃게 되는 공개가 아닙니다. 또한 발명품이 간행물에 기재되기는 했으나 발명을 기재 내용만으로는 이해할 수 없는 경우는 신규성을 잃게 되는 공개가 아닙니다. 간행물의 기재 내용은 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 지식(ordinary skill)을 갖는 자가 기재 내용으로부터 발명을 충분히 이해하여 발명을 사용할 수 있을 정도로 상세한 경우가 신규성에 관해 문제가 됩니다. 예를 들어 경쟁업자가 보아서 같은 물건을 만들어 낼 수 있는 경우가 될 것입니다. 다만 이같은 기재의 정도 문제는 분쟁시 논란의 가능성이 많으므로 출원전에는 가능한 한 제품소개서나 카타로그와 같은 간행물을 배포하지 않는 것이 바람직합니다.

이미 판매하고 있는 제품을 특허 출원하는 경우도 많이 있습니다. 신규성 판단에 있어서의 “판매 (on sale)”는 실제 판매가 된 경우는 물론 판매의 제의 (offer)도 포함합니다. 판매의 제의는 발명은 완성되었으나 발명품이 아직 나오지는 않은 상태에서도 가능하므로 공개후 특허 출원이 가능한1년의 기간 계산에서 이러한 사항들을 유의하여야 합니다. 그리고 다른 사람의 모방을 방지하기 위해서는 발명의 공개전에, 공개가 되었다면 최대한 빨리 특허 출원을 하는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원 시 고려해야 할 선행기술(Prior art)

미국에서 특허란 발명가에게 새로운 기술을 발명하고 공공사회에 새로운 발명을 전수하는 대가로 미국 정부가 20년 동안 독점권(monopoly)을 부여하는 것이다. 공공사회에 이미 알려진 선행기술에 대해서는 특허를 부여하지 않는다. 선행기술이란 발명가가 특허 신청 전 공공사회에 알려진 기술을 뜻한다.

2013년 3월 16일부터 도입된 America Invent Act (AIA)에 의거하여 미국 특허법이 개정된바 선행기술을 이해하기 한층 쉬워졌다. 예컨대, 발명가가 미국 특허를 출원하기 전 이미 공고된 (publish) 기술은 모두 선행기술이다. 다만, 발명가가 자신의 특허를 신청하기 전에 발명가 자신이 공고 한 경우, 1년의 유예기간이 부여된다. 또한 발명가 외 공동발명가 및 공동소유자가 공고를 했을 경우에도 1년 유예기간이 부여된다. AIA에서 명시하는 공고는 포괄적이므로 여러 방법의 공고를 포함하며 출판, 사용, 판매, 마케팅, 특허 등이 있다. 즉, 제 3자가 발명가의 발명을 먼저 공고 또는 사용 했을 경우, 제 3자가 취한 행동이 선행기술이 되어 발명가의 특허 권리를 무효화 시킬 수 있다.

그러므로 법률상 특허를 속히 신청하던지 아니면 속히 공고를 하므로 1년 유예기간을 부여 받음으로서 제 3자의 특허권을 막을 수 있다. 그러나 만일 공고를 한 후 1년 유예기간을 의지하는 동안 제 3자가 공고를 보고 변형된 발명이나 진보된 발명을 한 후 공고를 하던 아니면 특허를 신청하면 유예기간을 의지했던 발명가는 오직 공고한 내용외에는 권리가 없게 되므로 특허권리가 많이 절제를 받게 된다. 이러한 상황을 방지할려면 오직 속히 특허를 신청함이 바람직하다.

만일 non-provisional patent application (보통특허 출원)에 일시적으로 부담이 있으면 우선 provisional patent application (예비특허 출원)을 하므로 발명가의 권리를 우선 확보함이 좋다. Provisional application을 기반으로 후에 continuation application (연속출원) 및 continuation-in-part (부분연속출원) 등으로 권리를 확보하므로 제 3자의 선출원을 막을수 있다.

2013년 3월 16일 이전에는 선행기술 분석이 많이 복잡했었다. 해당 법규가 정의한 선행기술은 발명가가 발명 전에 타인이 미국 내에서 동일한 발명을 했거나, 사용/출판/공고/특허를 했을 경우이며, 또는 지역에 관련 없이 미국 출원일로부터 1년 전에 출판/공고가 있을 경우이다. 매우 헷갈리는 문구이다. 예를 들어, 명확한 증거 미재시, 발명가의 발명 시기를 증명해야 하며 타인의 발명 시기도 증명해야 한다. 1년 유예기간이 조건 없이 부여되기 때문에 제 3자의 근면한 선출원이 있었을 경우에도 1년 유예기간에만 의지하고 늦장을 부린자가 특허권을 획득할 수 있었다. 또한 타인의 미국내 선발명이 선행기술로 간주되므로 발명가가 특허 출원 후 타인의 선발명 주장을 피하기 힘들었다. 이와 같이 미국 특허법이 타국의 특허법과 많은 차이가 있었으므로 그 동안 많은 혼동이 있었다.

다행히 AIA의 도입으로 선행기술의 개념이 쉬워지긴 했지만 미국에서 특허 분쟁 시 특허 출원일이 2013년 3월 16일 이전일 경우, AIA전에 정의 되었던 선행기술 범위로 분석을 해야한다. 그러므로 올바른 대응을 위해서 미국 특허 출원일 및 선출원 날짜를 우선으로 분석 후 선행기술에 대한 분석이 필요하다. 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 가능성을 예측하기 위해 선행 기술 조사를 실시하였습니다. 선행 기술 조사 자료를 특허청에 제출하면 특허를 빨리 심사하는 데 도움이 된다고 하는 데 구체적으로 어떤 내용인지요?

근래 미국 특허청의 특허 출원 심사는 출원건수의 증가와 출원 내용의 복잡성 증가에 의해 적체되고 있으며 심사 결과를 받는 데 출원후 1년 반 이상이 걸리는 경우도 많이 발생하고 있습니다. 이같은 심사 적체는 미국 특허청의 21세기 전략 계획에 따라 차차 해소될 것으로 예측됩니다. 우선 심사 신청 (Petition to Make Special)은 투자준비의 완료나 경쟁자의 침해가 발생하고 있는 경우 등 심사 결과를 신속하게 알아야 할 필요가 있는 적절한 이유가 있을 때 심사를 우선적으로 하여주는 제도입니다. 이는 출원인이 심사 적체에 대응하는 방안으로서 이용되고 있습니다.

선행 기술 조사 (Prior Art Search) 결과의 제출은 위에 설명한 이유에 근거한 우선 심사 신청의 절차의 일부로서 필요합니다. 즉 선행 기술 조사 결과 발견된 자료의 제출에 의해 심사관의 부담을 덜어주어 심사를 빨리 하는 것을 돕는 것입니다. 선행 기술 조사 결과의 내용은 특허법에서 정하는 요구 조건을 만족하여야 합니다. 즉 주의깊고 철저한 조사 (Careful and Thorough Search)가 이루어져야 합니다. 부족한 선행 기술 조사 결과의 제출은 추후 특허를 받은 이후에 불공정한 행위 (Inequitable Conduct)로 인정되어 특허권을 행사할 수 없게 되는 (Unenforceable) 위험이 있습니다.

선행 기술 조사는 흔히 광범한 자료 조사를 필요로 하며 어떤 기준이 주의 깊고 철저한 조사를 만족시키는가의 판단은 단순하지 않습니다. 판례에 의해 정립된 일반적 기준으로서 첫째, 발명자 및 특허변호사는 신의 성실의 원칙 (Duty of Candor)에 따라 알고 있는 관련 선행 기술 자료를 모두 특허청에 제출하여야 합니다. 둘째, 선행 기술 조사는 외부의 조사 전문가 또는 특허변호사에 의뢰하여 수행하는 것이 바람직합니다. 외부 인력은 특허 출원에 대해 이해 관계가 없으므로 만일 조사 결과가 특허법상의 요구 조건에 부족하더라도 출원인이 기만적 의도 (Intent to Deceive)가 있었다고 보기 어렵습니다.

세째, 선행 기술 조사의 범위는 적어도 특허청 심사관이 일반적으로 조사하는 자료를 포함하여야 합니다. 이는 통상 관련된 기술 분류에 해당하는 자료의 수동 조사 (Manual Search) 및 컴퓨터 데이타베이스의 자료 조사를 포함합니다. 또한 미국 특허청에서 이용가능한 문헌 및 외국 특허를 포함시켜야 합니다. 적절한 조사 범위를 정하는 한 방법은 전문 조사 기관을 이용하는 것입니다. 그리고 심사관과의 전화 통화에 의해 조사 범위를 확인받는 것입니다.

이와 같이 선행 기술 조사 자료의 제출은 심사를 앞당기는 데 유용한 역할을 할 수 있으나, 조사의 범위 및 내용이 특허법상의 기준을 만족시키게 하는 것이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 새로운 분야의 기술 개발을 위해 관련 특허를 검색하려 합니다. 미국 특허청에서 미국 특허 자료를 검색할 수 있다고 하는 데 구체적으로 어떻게 하여야 하는 것인지요.

특허 검색은 출원 발명과 비슷한 발명이 있는 지 찾아서 특허 가능성을 미리 추측하고자 할때, 또는 다른 사람의 발명과 중복되지 않은 방향으로 기술 개발을 하기 위해 기존의 기술을 확인하는 목적 등을 위해 행해집니다. 미국 특허청에서 특허 출원의 심사를 할 때 가장 중요한 자료는 통상 자국의 특허 즉 미국 특허들입니다. 근래에는 특허전 공개 제도의 시행에 의해 미국 출원의 출원 공개 공보도 심사관의 검색 대상에 포함되고 있습니다. 다른 나라의 특허를 포함한 공개된 기술 자료는 모두 심사에서 인용이 될 수 있으나 통상 미국 특허가 가장 많이 인용이 됩니다.

특허 검색에서 유의할 점은 발명의 기술 내용은 하나 또는 몇개의 단어만으로 명확하게 규정이 되는 것이 극히 어렵다는 것입니다. 공개된 특허에 기재된 내용의 정확한 이해는 발행된 특허에 기재된 명세서 및 도면 전체를 보는 것이 가장 바람직하지만 수백만건의 특허에 대해 그와 같이 검색을 하는 것은 불가능합니다.

특허 검색을 하려면 찾고자 하는 기술 내용의 핵심 단어 (Keyword)를 선택하여 문자 검색을 하는 등의 방법으로 검색의 범위를 좁혀나가는 것이 필요합니다. 핵심 단어의 조합에 의한 문자 검색은 일반적인 인터넷 검색 엔진 (Yahoo, Google 등)에서 널리 쓰이는 방법이며, 컴퓨터 하드웨어의 발달 및 인터넷 속도의 향상으로 단시간내에 이루어집니다. 검색의 범위를 좁혀나가는 다른 하나의 방법은 발명의 기술 분류 (Classification)를 확인하여 해당 분류 내에서 다시 핵심 단어를 포함하는 명세서, 요약서 또는 발명의 명칭을 갖는 특허를 검색해나가는 것입니다.

예를 들어 인장력이 가해지는 와이어를 설치한 골프채에 대한 특허가 있는 지를 검색하려 할 경우, 미국 특허청의 웹사이트 (http://www.uspto.gov) 에서 ‘Patents/Search’를 선택합니다. 선택후 이동된 화면에서 ‘Advanced Search’를 선택합니다. Advanced Search 화면에서는 요약서 (abstract), 발명의 명칭 (Title), 또는 명세서 (Specification) 중에 찾고자 하는 단어를 포함하는 지를 검색에 의해 확인할 수 있습니다. 핵심 단어를 이용한 검색 조건의 구체적인 예로서 ABST/(golf and club and tension and wire)를 ‘Query’ 항목에 입력하고 ‘Search’ 버튼을 누릅니다. 괄호안의 핵심 단어들은 검색하고자 하는 발명을 널리 쓰이는 기술 용어로 표현한 것이며 ABST는 요약서의 약어입니다. 검색 결과는 주어진 핵심 단어 모두를 포함하는 요약서를 갖는 특허들입니다.

효과적인 특허 검색의 가장 중요한 전제는 해당 분야의 기술 내용 및 널리 쓰이는 용어에 대한 정확한 이해, 그리고 주어진 특허 문서 중 필요한 내용을 단시간내에 파악하는 능력입니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 미국특허청에 특허를 출원한 이후에 제품 개발을 계속하던 중에 이미 출원된 특허 명세서에는 포함되지 않았으나 기술 내용 일부의 보완이 필요하다는 생각을 하게 되었습니다. 이미 특허로 출원된 기술 내용의 일부를 보완할 어떤 제도적 장치가 있나요?

현재 완전히 새로운 분야에서 특허발명이 이루어지는 경우는 많지 않고 대부분의 경우 기존의 장치 또는 방법 등을 개량하는 과정에서 발명이 이루어집니다. 이미 특허로 출원된 발명에 대해서 특허청의 심사가 진행되는 기간중 새로이 이루어진 개량이나, 특허출원 당시에는 인식하지 못하였던 부분에 대한 발명자의 권리에 대한 보호를 강화하도록, 미국 특허법은 연속출원 (Continuation Application) 이라는 출원 방식을 허락하고 있습니다.

기본적으로 연속출원은 원래의 출원(선출원)과는 별개의 출원으로 취급되지만, 특허 기술 내용이 선출원과 결합되어 특허청의 심사 절차가 간편해지고 심사에 걸리는 시간이 단축되는 장점이 있습니다. 또한, 특허가 허락된 이후에도 연속 출원 과정을 통해 서로 연관된 일련의 특허들이 하나의 발명군(group of patents)으로 인식될 수 있으므로 특허권자의 권리 행사에도 유리합니다.

연속 출원을 하려면 선출원이 포기되거나 특허로 허락되기 이전이어야 하며, 선출원과 연속 출원의 발명자 중 일인 이상이 같아야 합니다. 선출원의 명세서(specification)에 개시 (disclose)는 되어 있으나 출원 당시에는 발명의 효과를 인식하지 못하여 청구범위(claims)에 기재하지 않은 부분은 연속 출원의 청구범위에 기재하여 특허를 받을 수 있습니다. 이 경우 특허요건에 대한 심사는 선출원의 출원일을 기준으로 하여 행하게 되는 장점이 있습니다. 즉, 출원인은 발명에 관련된 사항을 명세서에 최대한 자세히 기재함으로써 추후 발명의 새로운 효과가 인식될 경우 이에 대해 선출원일의 이익을 보존하면서 특허 청구를 하는 것이 가능합니다. 그리고 연속 출원에 의해 선출원 발명의 심사를 진행중(pending)으로 유지함으로써 침해소송중 필요한 사항을 청구범위에 추가하여 특허받을 수 있는 가능성을 확보할 수 있습니다.

출원 이후에 개발된 내용은 부분연속출원(Continuation-in-part Application)의 형식으로 원출원의 내용과 결합하여 출원할 수 있습니다. 새로이 개발되어 추가된 기술 내용에 대해서는 일부연속출원의 출원일을 기준으로 심사하게 되나, 일부연속출원은 선출원의 내용까지 포함함으로써 발명의 일체성(integrity)를 유지하는 장점이 있습니다. 또한 연속출원과 부분연속출원은 특허출원에 대한 거절 이유 통지(Office Action)를 극복하는 중요한 수단을 제공합니다. 연속출원을 통해 출원인은 선출원에 개시된 발명을 더 정확하게 기재하고 올바르게 청구할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 이는 특히 선출원의 최종거절 (Final Rejection) 이후에 항고심판 절차(Appeal Procedures)를 밟는 것에 비해 비용 및 시간면의 절약을 가능하게 합니다. 부분연속출원을 통해 출원인은 새로이 개발된 기술내용을 선출원에 결합시켜 선출원 발명과의 일체성을 유지하면서 거절 이유를 효과적으로 극복할 수 있습니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원을 할 때 관련 기술 자료를 제출하여야 한다는 데 어떻게 하여야 하는 지요?

미국 특허법은 특허 출원에 대해 신의 성실의 원칙(Duty of Candor and Good Faith)에 근거하여 관련 기술 자료를 제출하는 것(Information Disclosure Statement)을 의무화하고 있습니다. 이는 출원인이 알고 있는 자료를 제출함으로써 특허청의 심사관의 심사를 보다 공정하게 하기 위한 것입니다. 기술 자료의 제출은 출원인이 스스로 하는 자발적 의무이나, 위반시에는 특허가 무효가 되거나 특허권을 행사하게 될 수 없는 경우가 발생할 수 있습니다.

관련 기술 자료 제출은 또한 특허권자의 권익 보호에 도움이 됩니다. 심사관은 심사 과정 중에, 출원인이 제출한 관련 기술 자료를 검토한 후 특허를 부여하는 것이므로, 추후 특허 침해 소송이 있을 경우, 소송의 상대방은 심사중 이미 검토된 자료에 근거하여 특허권의 효력을 부정하기가 어렵습니다. 반면 심사 과정중 검토되지 않은 자료에 대해서는 상대방의 입증 책임은 훨씬 가벼워집니다.

관련 기술 제출 의무를 갖는 자는 출원인, 출원인의 대리인 및 출원에 실질적으로 관여한 자, 양수인 등을 포함합니다. 그러므로 통상적으로 출원인이 사건 대리를 맡은 특허 변호사에게 기술 자료를 제공하여 특허청에 자료를 제출하게 됩니다.

제출하여야 하는 기술 자료는 특허 심사에 영향을 줄 수 있는 자료 (material to patentability) 로서, 출원인이나 그외 제출 의무를 갖는 사람이 알고 있는 자료입니다. 즉 관련 자료를 찾아서까지 제출할 의무는 없으며 발명을 한 과정에서 찾은 자료등 기존에 알고 있는 자료를 제출하면 됩니다. 제출하여야 하는 시기는 심사가 계속되는 중입니다. 심사가 끝나 특허를 받은 후에는 제출 의무가 없습니다. 통상 특허 출원시 발명자가 알고 있는 자료를 제출하고, 그후에는 같은 발명을 외국에 출원하거나 PCT 국제 출원을 하여 심사보고서를 받았을 때 심사보고서에 첨부된 자료와 같이 출원후 심사 중에 알게 된 자료를 심사관에게 제출하면 됩니다. 기술 자료는 특허 검색에 의해 찾은 특허 공보 등의 자료외에, 논문, 소책자, 웹페이지 등을 포함합니다. 자료가 영문이 아닌 경우에는 출원된 발명과의 관련성을 설명하여야 하며 통상 요약문을 영문으로 작성하여 제출합니다.

실무적으로 특히 문제가 되는 경우는 한국 등의 외국에 출원을 한 후 같은 발명을 미국에 출원하는 경우입니다. 외국 출원이 특허되거나 공개된 경우 출원인은 자신의 명의로 된 자료이므로 반드시 제출을 하여야 합니다. 외국 출원의 심사 중 받은 심사보고서에 첨부된 자료도 출원인이 공식적으로 알고 있는 자료이므로 반드시 제출을 하여야 합니다. 이같은 자료가 누락될 경우 추후 소송에서 특허 무효 또는 특허권 행사 불가의 처분을 받을 수 있습니다. 특허는 보통 여러개의 청구항을 갖고 있으며 침해 소송은 각 청구항별로 진행되나 불성실한 행위에 의한 특허의 효력의 부정은 특허 전체 즉 모든 청구항에 미칩니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 회사의 연구팀에서 나온 연구 성과를 특허로 출원하였습니다. 심사 결과 특허가 주어지면 특허권은 누가 갖는 것인가요?

미국 특허법상 특허 출원은 반드시 발명자가 하여야 합니다. 발명자는 발명의 기술적 구성을 만들어내는 데 직접 참여한 자이어야 하고, 자본이나 설비를 제공한 사람은 발명자가 아닙니다. 발명자가 회사의 고용인으로서 직무의 일부로서 발명을 했을 때 그 발명에 기초한 특허의 권리가 통상 문제가 됩니다.

일반적으로 발명자가 고용주에 대해 특허권의 양도 의무를 미리 계약으로 정하였을 경우 또는 특정한 문제를 해결하기 위해 고용되었을 경우에 발명자는 특허권을 양도할 의무가 있습니다. 이와 달리 고용인에 양도할 의무를 갖지 않는 상태에서 회사의 설비와 근무 시간을 이용하여 발명을 했을 경우, 고용주는 통상 별도의 사용료 (royalty)없이 그 발명에 기초한 특허를 사용할 수 있는 권리를 갖습니다. 별도의 약정이나 양도 의무가 없는 한 원칙적으로 발명자가 특허의 소유자이며 특허를 사용하여 이익을 낼 수 있는 모든 권리를 갖습니다.

이같은 직무에 관하여 이루어진 발명에 대해서는 계약으로서 발명자와 발명을 지원한 고용주 사이의 권리 관계를 확실하게 하는 것이 좋습니다. 상세한 내용의 합법적인 계약이 있는 경우, 발명자와 고용주 사이의 권리 관계는 그 계약에 따릅니다. 계약의 내용은 통상 고용주의 지원을 받아 직무상 발명해낸 발명에 기초한 특허권을 고용인인 발명자가 고용주에게 양도한다는 약정을 포함합니다. 이러한 양도 계약은 발명에 대한 보상으로서 일정한 비용을 발명자에 지급한다는 내용을 포함할 수 있습니다.

실제 발명을 한 발명자를 제외하고 회사 대표의 이름으로 특허 출원을 하거나, 발명의 과정에 직접 참여하지 않은 투자자가 혼자 이름으로 또는 발명자와 같이 출원을 하는 경우가 있는 데, 이는 나중에 특허의 무효 사유가 될 수 있습니다. 특허 출원은 진정한 발명자만이 할 수 있으며 자본이나 설비 등으로 발명에 기여한 자는 특허 출원 또는 특허의 양도에 의해서 특허에 대한 권리를 가질 수 있습니다. 발명자가 아닌 사람이 특허 출원서에서 발명자로 포함된 경우 또는 발명자가 여럿인 데 일부 발명자가 특허 출원서에 포함되지 아니한 경우, 나중에 특허를 받더라도 특허권의 행사에 결정적인 장애가 될 수 있고 나아가 특허가 무효될 수도 있습니다.

이와 관련한 문제로서 발명이 여러 사람의 공동 작업에 의해 이루어진 경우 공동 발명자 사이의 권리 관계의 문제가 있습니다. 공동 발명자 사이의 권리 관계도 명시적인 계약으로서 확실하게 하는 것이 좋습니다. 별도의 계약이 없는 경우 공동 발명자 들 중 아무나 다른 발명자들의 동의 없이 특허권을 행사할 수 있으며 라이센스 계약을 할 수도 있습니다. 다만 라이센스 계약의 결과로서 받는 사용료를 다른 발명자와 나눌 의무는 있습니다. 그러므로 공동 발명자들 사이의 계약은 서로의 동의를 필요로 하는 행동을 정하는 조항, 이익의 분배등에 대해 발명에 기여한 정도에 따라 정하는 조항 등을 포함하여 작성하는 것이 바람직합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원이 허락되어 특허를 받았습니다. 그런데 발행된 특허를 살펴본 결과 잘못된 점을 발견하였습니다. 이를 고칠 수 있는 지요? 고치려면 어떤 절차를 밟아야 하는지요?

특허는 특허가 가진 기술 내용 및 권리 범위를 일반 대중에게 알리기 위해 발행 (Issue) 되며, 발행 과정에서 그 내용의 정확성에 주의를 기울이지만 가끔 잘못된 내용이 포함될 수 있습니다. 그 잘못은 심사 과정에서 걸러지지 않은 것이거나, 출원 서류 자체의 내용은 맞으나 출판 과정에서 잘못된 것일 수도 있습니다. 특허법은 이미 특허로서 발행되었으나, 발행된 내용에 잘못이 있어 정정이 필요한 경우에 정정확인서 (Certificate of Correction )를 발행함으로서 일반 대중에게 잘못된 내용을 정정하였슴을 알릴 수 있는 제도를 마련하고 있습니다. 정정확인서가 발행되는 경우는 첫째 특허청에 보관된 기록은 올바르게 되어있으나 특허청의 실수로 인하여 발행된 특허의 내용중 잘못된 것이 있는 경우입니다. 특허청에서는 특허권자 또는 제3자의 신청에 의해 또는 자체적으로 정정 확인서를 발행하여 실수를 정정하게 됩니다. 다만 사소한 인쇄상의 실수나, 그분야의 기술자가 보아서 자명한 내용 등은 정정 확인서를 발행하지 아니하고, 정정 사실을 기록한 서류를 해당 특허의 기록에 포함시켜 보관할 수 있습니다. 둘째로 정정 확인서는 출원인의 잘못에 의해 발행된 특허의 내용중 잘못된 것이 있을 때에, 특허권자의 신청 및 소정의 수수료의 납부에 의해 발행됩니다. 정정 확인서에 의해 정정 가능한 잘못은 사무적인 성질, 즉 특허의 기술 내용과 직접 관련이 없는 내용이거나, 오탈자이거나 사소한 실수에 한하며, 기술 내용에 원출원에 포함되지 않은 새로운 내용을 추가하게 되는 것이거나, 재심사가 필요한 사항이 되어서는 아니됩니다. 정정 확인서에 의해 정정이 가능한 예로서는 양수인의 명칭, 발명자의 이름, 우선권 주장의 표기 등이 있습니다. 특허 출원이 양도가 되었을 때 양도를 받은 자, 즉 양수인이 특허권자로 표시되려면 등록료를 납부할 때 양수인을 특허권자로 표기해달라는 의사를 납부 서류에 따로이 표시하여야 합니다. 이같은 절차가 빠졌거나 특허청의 실수로 특허권자가 잘못 표기되었을 때 정정 확인서에 의해 실제 특허권자를 정정할 수 있습니다. 우선권 주장 표기 등의 경우도 원래 우선권 주장의 요건은 갖추었으나 실수로 표기되지 않은 경우에 정정이 가능합니다. 정정 확인서가 발행되면 특허가 원래 정정된 내용을 발행된 것과 같은 효력을 갖습니다. 즉 정정 확인서에 의한 정정의 효력은 특허 발행 당시로 소급됩니다. 특허의 내용상의 잘못이 정정 확인서에 의해 정정이 적합지 않은 경우, 즉 단순한 실수가 아니거나, 특허의 권리범위와 관련이 되는 기술적인 내용에 대한 잘못을 정정하고자 하는 경우에는 재발행 출원(Reissue Application)을 거쳐서 내용을 정정할 수 있습니다. 재발행 출원은 특허 출원의 심사와 비슷한 심사 과정을 거쳐 정정 여부를 결정하게 되는 과정입니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허 출원 및 특허에 대해, 특허청에 납부하는 요금이 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 비용이 들어가는지요?

미국 특허청은 특허에 관한 업무를 수행하기 위해, 특허 출원 및 등록 과정에서 수수료를, 특허에 대해서는 연금을 부과합니다. 특허청은 출원건수의 증가와 출원되는 발명의 복잡성의 증가에 따른 심사 적체를 해결하기 위해, 21세기 전략 계획을 세우고 계획의 일부로서, 2004년에 특허청의 수수료를 인상하고 수수료 체계를 변경한바 있습니다. 특허를 출원하기 위해 처음 들어가는 비용은 출원 수수료입니다. 특허청에 납부하는 수수료의 대부분에 대해서 개인, 비영리 단체 또는 종업원수 500인 이하의 소기업에 대해서는 원 수수료의 절반을 납부하면 되는 감면 규정이 적용됩니다. 감면 규정은 다수의 개인 및 소기업 발명자들에게 혜택을 주어 발명을 촉진하고자 하는 것입니다. 이하에 설명한 수수료는 감면된 수수료 및 현재 일자를 기준으로 하였습니다. 출원 수수료는 기본 출원료 (Filing Fee) $150, 검색료 (Search Fee) $250 및 심사료 (Examination Fee) $100을 포함합니다. 발명의 설명 내용이 방대하여 일정 규모를 넘을 때에는 추가 수수료가 적용됩니다. 즉 출원시 납부하여야 하는 수수료는 $500 이상입니다.

출원 수수료 중 출원료는 출원 서류를 특허청에서 접수하여 처리하는 일반적 행정 절차에 대한 비용입니다. 출원 수수료 중 검색료 및 심사료는 특허청의 심사관이 특허 출원을 심사하는 업무에 대한 비용입니다. 특허청은 검색료 및 심사료에 대하여는 실제로 심사가 착수되기 전에는 출원인의 요청에 의해 반환될 수 있게 하는 규정을 고려하고 있습니다. 이러한 제도가 시행되면 현재 심사 착수에는 통상 1년 반 이상이 걸릴 수 있으므로, 출원인은 특허 출원의 사업적 가치를 고려하여 심사 착수전에 출원을 포기하고 수수료의 상당 부분을 반환받을 기회를 갖을 수 있습니다. 방어적 목적을 위해서만 출원하였거나, 기술적 및 사업적인 가치가 없는 출원을 출원인이 포기할 경우 특허청에서는 또한 필요없는 출원을 심사하지 않게 되어 심사 부담이 줄어드는 효과를 기대할 수 있을 것입니다.

심사 결과 특허를 허락받았을 때는 등록료 (Issue Fee) $700 및 출판비(Publication Fee) $300을 납부하여야 합니다. 특허가 발행된 후에는 발행일 후 3년, 7년 및 11년째 되는 해에 연금 (Maintenance Fee)를 납부하여야 합니다. 연금은 햇수에 따라 증가하며 3년차는 $450, 7년차는 $1,150, 11년차는 $1,900입니다. 등록료 및 연금은 특허청의 특허 관리 및 심사의 비용을 분산시키는 역할도 합니다. 즉 가치가 지속되는 특허에 대해 특허권자의 부담을 점차 증가시키는 것입니다.

한편 물품의 외관을 대상으로 한 디자인 특허(Design Patent) 에 대해서는 다른 비용이 적용되며 이상 설명된 실용 특허 (Utility Patent)보다는 현저히 작은 규모입니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허청 심사관의 2년여에 걸친 심사 과정을 거쳐 특허 등록료를 납부하고 마침내 특허증을 받았습니다. 특허 기간 동안 특허는 자동으로 유지되는 것인가요, 아니면 특허를 유지하고 행사하기 위해 발명자 또는 특허권자가 해야 할 일이 있나요?

특허란 정부가 발명자에게 준 생산, 판매, 수입에 있어서 다른 사람들을 배제할 수 있는 배타적인 권리이기 때문에 그 권리의 유지하고 행사할 때 정부 기관, 특히 특허청과 긴밀한 협조가 필요합니다. 발명자가 생각하는 발명이 과연 국가가 나서서 보호해줄만한 신규성과 진보성을 갖춘, 즉 새롭고 발명 분야에 통상적인 지식을 가진 사람이 쉽게 생각해낼 수 없는, 특허에 합당한 발명인지를 분석하고 판단하는 특허심사뿐만 아니라, 심사가 끝난 발명을 특허로 등록하거나, 출원일로부터 20년인 특허 기간 동안 관리하는 것은 특허청 소관입니다. 따라서 특허증을 받기 위해 특허청에 내야 하는 특허 등록료 (Issue Fee) 이외에, 특허를 받은 지 3년 반, 7년 반, 11년 반 되는 시점에서 특허 연금 (Maintenance Fee) 을 시간에 맞추어 내야 합니다. 만약 특허 연금을 유예 기간인 각 납부 시점에서 6개월이 지날 때까지도 내지 않으면 정상적인 특허 기간이 끝나지 않았는데도 특허권자인 발명자 또는 특허권을 양도받은 사람이 그 권리를 포기한 것으로 간주되어 특허권자는 더 이상 특허권을 행사할 수 없게 됩니다. 물론 특허 연금을 내지 못한 것이 불가피했다거나 고의가 아니었다는 점을 들어 탄원서와 특허청이 정한 탄원서 제출 비용과 함께 특허 연금을 늦게라도 납부하면 특허권을 다시 살릴 수는 있지만, 특허권이 정지되었던 기간 동안의 특허 침해에 대해서는 아무 권리를 행사할 수 없게 됩니다. 따라서 특허 연금 납부 일정을 잘 챙겨서 제때에 납부하는 것은 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 특허증을 손에 쥐었다고 해서 출원일로부터 20년 동안 특허권이 자동으로 마냥 보장된다고 할 수는 없는 것입니다. 이와 같은 특허 관리를 로펌에 위임하지 않고 발명자 또는 양수인이 직접 챙길 경우, 특허 연금 납부에 대한 일정을 알려주는 편지 등을 제대로 받기 위해서는 특허청에 특허청과의 연락 주소인 자신의 주소를 늘 갱신한 상태로 유지해야 합니다. 특허를 받은 다음, 특허권을 행사하는 과정에서 발생하는 문제들인 특허 침해와 특허 소송의 경우에는 특허청이 아닌 일반 법원을 통해야 합니다. 특허가 20년 동안 살아있는 권리가 되기 위해서는, 첫째로 경쟁이 치열한 상황에서 수많은 도전에도 살아남을 수 있는 법적으로 튼튼한 특허를 받는 것이 중요하고, 둘째로는 그 특허를 잘 방어하고 또 국가로부터 받은 배타적인 권리를 충분히 행사하기 위해 유능한 특허변호사의 도움을 받는 것이 중요하다고 할 수 있습니다. 국가가 개인에게 준 배타적인 권리인 특허권도 다른 모든 사람들이 알아서 존중해주는 것이 아니라 그 특허권을 가진 발명자 또는 특허권자 스스로 방어하거나 적극적으로 행사하지 않으면 안 되기 때문입니다.

박윤근 (John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 신개발품에 대해 특허 출원을 하여 근래에 특허를 받았습니다. 특허를 받음으로서 행사할 수 있는 권리는 어떤 것이고, 어떤 방법으로 행사하여야 하는 지요?

특허권은 기본적으로 특허를 받은 발명을 남이 사용하지 못하게 하는 배타권 (Exclusive Right)입니다. 구체적으로 미국 특허권은 특허권자가 아닌 다른 사람이 미국내에서 발명품의 제조, 사용, 판매를 위한 제시, 판매 및 미국 내로의 수입을 하지 못하게 하는 권리입니다. 발명이 방법에 대한 것일 때는 특허된 방법 및 그 방법을 이용한 제품에 비슷한 권리를 갖습니다. 다른 사람이 특허권자의 허락없이 이와 같은 행위를 할 때에는 특허 침해 (Patent Infringement)가 됩니다. 특허권자는 민사소송을 통해 침해 행위를 금지시키거나, 침해자로부터 손해배상을 받을 수 있습니다. 특허기간은 특허가 발행된 날 (Issue Date)로부터 시작하여 실용 특허(Utility Patent)의 경우 출원일로부터 20년이 되는 날에 종료됩니다. 출원후 심사를 거쳐 특허가 발행되기까지는 통상 1, 2년의 시간이 걸리므로 특허 기간은 대개 18, 19년이 됩니다. 또한 특허기간 중에도 3년, 7년 및 11년차에 연차료 (Maintenance Fee)를 내어야 특허권이 유지됩니다. 연차료가 납부되지 않거나 특허 기간이 만료된 발명은 누구나 사용할 수 있게 됩니다. 의장 특허 (Design Patent)의 경우에는 특허를 받은 때부터 14년이며 연차료는 없습니다.

특허권자는 특허권에 의한 배타권을 행사하여, 경쟁업체가 발명품을 생산, 판매 또는 수입을 못하게 하고, 발명품을 독점적으로 생산, 판매 또는 수입을 하여 많은 이익을 올릴 수 있습니다. 또는 특허를 특허품의 생산 및 판매에 필요한 자본 및 기술을 갖는 투자자에게 대가를 받고 양도 (Assignment)를 하거나, 사용권 (License)를 설정하고 사용료 (Royalty)를 받아 경제적 이익을 실현할 수 있습니다.

특허 출원을 하였어도 특허가 발행(Issue)되기 전에는 특허권을 갖지 못합니다. 현재 출원 건수의 증가 및 기술의 발달에 따른 심사의 부담 증가로 인해 특허청에서 심사가 적체되는 경향이 있어, 특허 출원후 특허권을 행사할 수 있는 시기가 늦어지는 문제점이 있습니다. 미국 특허청에서는 요금체계 및 대대적인 조직 개편을 통한 심사 효율의 향상을 위해 노력하고 있으며, 심사 적체는 점차 해소될 것으로 보입니다.

한편 비용 등을 이유로 특허 출원을 늦출 경우 신규성 상실을 이유로 특허를 받지 못하게 되는 경우가 있습니다. 이와 관련하여 특히 문제되는 경우는 한국에서 특허 또는 실용신안 출원을 한 후, 미국 시장에 발명품을 들여오기 위해 미국 출원을 하는 경우입니다. 다른 나라에서 이미 특허 출원을 한 경우 원칙적으로 출원한 날로부터 1년 이내에 미국에 출원을 하여야 합니다. 특허 출원에 있어 이같은 기간 제한을 이해하고 국내 출원 및 외국 출원 계획을 미리 세워놓는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 새로이 개발한 도자기 주전자의 디자인을 보호받으려고 하는 데 이는 저작권 등록을 하면 되는 것인지요?

일반적으로 물건에 표현된 디자인은 저작권(copyright)으로서 보호되나, 디자인이 실용적 기능을 갖는 제품 (useful articles)에 표현되어 있을 때는 저작권으로서 보호받지 못합니다. 예를 들어 도자기로 만든 주전자에서 디자인이 주전자의 기능으로부터 명확히 분리가 가능한 경우, 예를 들어 꽃무늬가 주전자 중 물을 담는 용기에 표현된 경우에는 그 꽃무늬가 저작권으로 보호가 됩니다.

그러나 디자인이 주전자 전체의 모양인 경우와 같이, 주전자나 그 일부분으로부터 분리하여 디자인을 판단할 수 없는 경우에는 저작권법으로 보호를 받지 못합니다. 다른 예로서 디자인이 의류 제품의 직물 (fabric)에 표현되어 있을 때는 저작권으로 보호되나, 스커트나 자켓 전체의 모양이 디자인의 일부인 경우에는 보호가 되지 않습니다. 자동차용 휠 (wheel)의 경우에도 휠의 디자인 자체가 아무리 화려하고 독창적인 것일지라도 휠이 실용적 기능 제품이기 때문에 저작권으로 보호받지 못합니다.

저작권법에서 이같은 예외를 두는 이유는 특허 제도와의 모순을 방지하기 위한 것입니다. 제품에 표현된 디자인은 의장 즉 디자인 특허 (design patent)으로 보호받을 수 있습니다. 특허는 크게 실용 특허 (utility patent), 디자인 특허 및 식물 특허 (plant patent)로 나누어집니다. 실용 특허는 과학기술상의 발명을 대상으로 하고, 디자인 특허는 제품의 겉모습 (appearance)을 대상으로 합니다. 디자인 특허와 저작권은 보호 대상, 보호 기간, 등록 절차 등을 모두 달리합니다.

제품에 표현된 디자인을 그 제품의 실용적 기능과 별개로 볼 수 있는가 하는 문제는 대부분의 경우 명확하게 판단하기 어렵습니다. 실용적 기능 제품의 겉모습에 표현된 디자인의 보호를 위해서는 전문가의 도움을 받아 디자인 특허를 출원하는 것이 바람직합니다.

특히 유의하실 것은 저작권은 창작에 의해 발생하고 등록은 필수가 아니지만, 디자인 특허권은 창작자의 특허 출원 및 특허청의 심사를 거쳐 발생하므로 반드시 출원을 하여야 하며, 디자인 특허는 실용 특허와 마찬가지로 새로운 창작에 대해 주는 것이므로 신규성(Novelty)을 상실하기 전에 빨리 출원을 하여야 합니다. 구체적으로 디자인 특허 출원은 판매나 전시등을 통해 디자인이 일반에게 알려진 후 일정 기간 이내에 하여야 합니다.

또한 디자인 특허는 제품의 겉모습만을 보호 대상으로 하며, 실용적 기능 제품의 기능 자체는 실용 특허의 보호 대상입니다. 예를 들어 기계적 기능을 갖는 제품의 경우 밖에서 보이는 부품들의 모양으로부터 기능이 이해가 될 수 있습니다. 이같은 기능이 새로이 개발한 것으로서 보호를 받고자 하는 경우에는 디자인 특허와 별개로 실용 특허로 출원하여 특허를 받아야 합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 경쟁업자로부터 저희 제품이 특허권의 침해가 된다는 경고 서신을 받았습니다. 침해가 성립될 경우, 사용료를 주어야 하는 기간은 얼마나 되며 어떻게 정하여지는 지요.

특허는 과학 기술의 발전을 장려하기 위해, 발명의 내용을 출원서로서 공개하게 하고 그 대가로 일정 기한 동안 배타권을 주는 제도입니다. 특허권의 특징은 그 행사 가능 기간, 즉 특허권 존속 기한이 제한되어 있다는 것이며, 현재의 법규정은 출원일로부터 20년으로 규정되어 있습니다. 20년의 기한은 특허권 행사 기간이 끝나는 때를 규정한 것이며 특허권 행사가 가능하게 되는 시작 시기는 출원일 (application date) 이 아닌 특허 발행일 (issue date)로 부터입니다. 그러므로 출원일로부터 특허 발행일 까지의 심사 기간 동안은 특허권을 행사할 수 없습니다. 특허 출원은 심사를 통해 배타권 부여 여부가 결정 되는 불확정한 권리인 것입니다.

심사 기간이 길어지는 경우 그만큼 특허권 행사 가능 기간이 줄어들게 되며, 특허 발행일로부터 일률적으로 17년이 부여되었던 과거의 제도와는 달리, 특허청의 심사의 지연으로 인해 발명자의 권리가 제한될 수 있습니다. 특허법은 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위해 심사관이 첫 심사 결과를 출원일로부터 1년 2개월 내에 내지 않을 경우, 그리고 심사 지연의 이유가 출원인이 서류를 미비하게 하거나, 제출을 늦춘 경우 등이 아니고, 특허청의 내부의 업무 적체에 의한 경우 특허권 행사 기간을 그만큼 늘여주고 있습니다. 이러한 특허 기간의 연장일수는 특허 허락 통지서 (Notice of Allowance)와 같이 통지되며, 특허권은 출원일로부터 20년후에도 연장일수만큼 더 행사할 수 있습니다.

특허권 존속 기한에 대한 제도가 바뀌기 전인 1995년 6월 8일 이전에 출원된 특허에 대해서는 특허 발행일로부터 17년 또는 출원일로부터 20년 중 더 긴 것이 특허권 만료일이 됩니다.

특허권은 등록료 (issue fee) 납부 이후에도 발행일로부터 3년, 7년, 11년 되는 해에 특허 유지비 (maintenance fee)를 납부하여야 합니다. 특허 유지비는 해수가 증가함에 따라 현저히 증가합니다. 이는 특허권을 오래동안 유지하는 특허의 경우 그만큼 더 가치가 있는 것이므로 부담을 증가시켜, 출원료 등의 부담을 상대적으로 줄여주기 위한 것입니다. 특허 유지비를 납부하지 않는 경우, 해당 특허권은 유지비 납부 마감일이 지남에 따라, 즉 특허 발행일로부터 각각 4년, 8년, 12년이 되는 때에 효력이 상실됩니다.

특허는 그 내용과 유지비 납부 상황이 모두 공개되며, 특허 번호를 이용하여 미국 특허청의 website 에서 유지비 납부 여부, 즉 어느 특허가 아직 유효한 지 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다.

자사의 제품이 타인 또는 경쟁사의 특허의 침해에 해당한다고 보여질 경우, 일단 상대의 특허의 유효 여부, 즉 특허 유지비가 제대로 납부되었는 지를 확인하고, 특허권 존속 기간이 끝나는 시점을 확인하여 대응 전략을 수립하는 데 참조하여야 합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 저희 회사의 제품에 대해 특허 출원을 하여 특허를 받았습니다. 근래에 경쟁사의 제품이 저희 회사의 제품과 같은 특징을 갖는 것으로 판단되어 침해 소송을 하려 한 결과 상대의 의견은 제품끼리는 비슷한 점이 있으나 저희 특허의 청구 범위가 좁아 침해가 아니라고 주장합니다. 이에 대한 대응 방안이 있을까요?

특허의 침해 판단은 청구범위 (Claims)를 기준으로 하는 것으로, 특허 명세서 (Specification) 및 도면 (Drawings)에 기재된 내용의 전부가 특허권의 범위가 되는 것은 아닙니다. 그러므로 명세서와 도면에 기재된 기술 내용에 포함은 되지만, 특허 침해는 되지 않을 수도 있습니다. 청구범위의 기재는 명세서 및 도면의 기재 내용에서 이해되는 발명보다 넓을 수는 없으나, 그 범위 내에서는 특허 받은 것보다 넓게 기재하는 기회가 허용됩니다.

특허권자는 재발행 출원(Reissue Application)을 통해, 이미 받은 특허에 대해서도 청구범위를 넓힐 기회를 가질 수 있습니다. 재발행 출원을 위해서는 청구범위가 너무 넓거나 좁게 기재된 것 또는 다른 결함이 특허에 포함된 것이 실수이었거나, 기만적 의도(Deceptive Intention)가 없어야 하고, 소정의 비용과 함께 필요한 보정서(Amendment)를 제출하여야 합니다. 특허청장은 재발행 출원을 심사하여, 특허의 재발행(Reissue)을 하게 되고 재발행된 내용은 특허권의 남은 기간 동안 유효합니다. 재발행 출원의 심사 과정은 일반 특허 출원의 심사 과정과 같습니다.

예를 들어 복사기의 특허에 대해 복사기가 종이를 담는 용기가 복수개인 것과 종이의 선택이 자동으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명만이 청구범위에 기재되어 있는 경우, 복사기의 종이를 담는 용기가 여럿이지만 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 제품에 대해서는 특허권이 미치지 않아 침해로 제재할 수 없습니다. 이 경우 명세서 및 도면에 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 것이 기재되어 있거나, 자동으로만 제한되어 있지 않으며, 특허를 받은 특허 출원 당시에 신규성 등을 부정하는 종래 기술(Prior Art)이 없었으면, 즉 처음에 특허 출원을 할 당시에 특허를 받았을 수 있는 내용의 청구범위를 재발행 출원에 의해 제출을 하면 종이를 담는 용기가 여럿이고 종이의 선택이 수동으로 이루어지는 복사기, 또는 종이의 선택 방식에 관계없이 종이를 담는 용기가 여럿인 것만을 특징으로 하는 복사기를 재발행에 의해 특허권의 범위에 포함시킬 수 있습니다.

재발행 출원이 특허권의 행사에 문제가 되는 명세서 및 도면의 결함 등을 수정하는 목적이 아니고, 청구범위를 넓히고자 하는 경우에는 특허의 발행일 (Issue Date)로부터 2년 이내에 재발행 출원을 하여야 합니다. 특허권은 일반 대중이 특허된 발명을 이용한 권리를 제한하는 것이므로, 재발행 출원이 출원 및 심사 과정중에 확정하였어야 할 권리 내용을 예외적으로 수정하는 기회를 주기는 하지만 권리범위가 넓어지는 경우는 시기 제한을 두어 확정을 빨리 하게 하려는 것입니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ IPR은 무엇인가?

IPR은 무엇인가? Inter Partes Review(IPR)은 특허 소송 중 한가지이며, 연방법원이 아닌 특허청에서 특허 재심을 요구하며 특허청에 행정소송을 제시하는 특허무효소송입니다. 누구나 IPR을 특허청에 제시할 수 있지만 특허 침해 소송을 받은 피고는 보편적으로 소장을 받은 후 1년 내 신청해야 합니다. 특허 소송을 받은 많은 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에서 특허무효소송보다 저렴한 비용이 들고, (2) 특허 권리조항 (claim)을 연방법원보다 무효 시킬 가능성이 높은 장점이 있고 (특허 무효에 필요한 증거의 부담이 [burden of proof] 특허청에서는 증거의 우세 [preponderance of evidence]이며 법원에서는 정확하고 명백한 증거 [clear & convincing proof] 이므로 같은 자료만으로는 특허청에서 특허 무효 가능성이 높음), (3) IPR은 보편적으로 처음 서류 제시된 후 18개월내 판결을 받을 수 있으며, (4) 특허청 행정법원에서 IPR진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제시한 특허에 관계된 소송건은 IPR 판결이 나올 때까지 모든 소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높습니다. IPR의 단점은 (1) 만일 IPR에서 특허 권리조항이 무효 안 되면 연방법원 진행과정은 모두 밟아 판결을 받아야 하며 (그러나 IPR 진행과정에서 많은 사항을 자세히 분석했으므로 같은 사항을 따로 분석할 필요는 없을 수 있음), (2) IPR에 사용되는 선기술(prior art)에는 오직 선 출판물 (특허 및 특허 공개자료 포함)로 국한됩니다. IPR 판결 후 당사자들이 판결 내용을 고려 해 연방 소송이 취소될 수 있고 또 당사자들이 합의로 특허 소송을 피할 수 있는 좋은 요소가 될 수 있습니다. IPR은 청구자가 모든 선기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허행정법원(Patent Trial and Appeal Board) 제시해야 합니다. 접수된 IPR 요청사항은 특허행정법원에서 형식상 오류가 없음을 판단하여 특허 소유자에서 Notice 를 보냄으로 시작됩니다. 특허소유자는 3개월 내 충분한 검토 후 예비응답을 접수하여야 합니다. 특허소유자는 예비응답을 제출하지 않을 수 있습니다. 특허행정법원에서는 3명의 특허전문 행정판사가 접수된 IPR 요청사항과 특허소유자의 예비응답을 비교하여 IPR 진행여부를 판결합니다. 특허행정법원 검사 후 만일 제시된 서류로 특허 권리항 한 개라도 취소될 가능성이 있으면특허행정법원은 IPR을 진행함을 모든 당사자들에게 Notice를 주며 특허소유자는 3개월 내 IPR 진행 사항에 대한 정식응답을 제출하여야 합니다. 만일 제시된 서류로 특허 권리항의 1항이라도 취소될 가능성이 없다 판결되면 특허행정법원은 IPR을 기각하며 특허의 모든 부분은 유효하게 됩니다.

특허소유자의 정식응답을 제출할 때 최선을 다하여 모든 정보를 같이 첨부하여야 하며 또 특허소유자가 특허범위 항을 교정하고 싶으면 IPR내에서 특허행정법원에 제시할 수 있습니다. 특허소유자의 정식응답 제출 후 3개월 내 청구인이 특허소유자의 정식 응답에 대한 응답을 제시하여야 하며 청구자의 응답과 같이 필요한 모든 정보를 첨부하여야 합니다. 특허소유자는 특허행정법원에서 공고한 기한 내 청구자의 응답에 대해 반박서류를 제시할 수 있습니다. 모든 서류가 제시된 후 특허행정법원에서 판결을 내리는데 만일 판결 전에 특허소유자나 청구인이 특허행정법원에서 (3명의 특허전문 행정판사 앞) oral argument를 요구하면 공판이 열린 후 판결을 내립니다. 이러한 판결문은 30일 내에 재심을 요구할 수 있으며 또 상소를 연방특허 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 의뢰할 수 있습니다. 만일 특허행정법원에서 IPR로 특허범위항이 무효로 판결되면 그 특허범위항(claim)은 취소되며, 반대로 특허행정법원에서 IPR진행상 판결된 요소는 3명의 특허전문 행정판사가 판결을 내린 사항이므로 연방법원에서 많이 신뢰를 하여 법원에서는 같은 issue는 다루지 않게 됩니다. 추가로 특허소유자가 IPR절차상 특허범위항을 교정했으면 교정된 특허범위항의 침해 기준 날짜는 IPR판결이 난 후 되므로 교정된 특허범위항에 의한 판결전에 있었던 배상은 없게 됩니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ IPR 과 최종판결 금반 (Estoppel)

IPR 과 최종판결 금반 (Estoppel)

Inter Partes Review(IPR)은 특허 소송 중 한가지이며, 연방법원이 아닌 특허청에서 특허 재심을 요구하며 특허청에 행정소송을 제시하는 특허무효소송입니다. 특허 소송을 받은 많은 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에서 특허무효소송보다 비용이 저렴하고, (2) 특허 권리조항 (claim)을 연방법원보다 무효 시킬 가능성이 높은 장점이 있고 (3) IPR은 보편적으로 처음 서류 제시된 후 18개월내 판결을 받을 수 있으며, (4) 특허청 행정법원에서 IPR진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제시한 특허에 관계된 소송건은 IPR 판결이 나올 때까지 모든 소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높습니다. IPR의 단점은 (1) 만일 IPR에서 특허 권리조항이 무효가 안 되면 보류되었던 연방법원 진행과정은 다시 시작되어 판결을 받아야 하며, (2) IPR에 사용되는 선행기술(prior art)에는 연방법원에 제출 가능한 범위보다 좁은 오직 선 출판물 (특허 및 특허 공개자료 포함)로 국한됩니다 – 그러므로 선사용 물품 및 방법과 관련된 증언을 제시할 수 없으며, (3) 오직 신규성(novelty)과 진보성(obviousness)이 없다는 주장만 할 수 있습니다. (불확실한 청구항 (indefinites) 제시는 IPR 로 공격할 수 없습니다.)

만일 특허행정법원에서 IPR로 특허범위항이 무효로 판결되면 그 특허범위항(claim)은 취소되며, 반대로 특허범위항(claims)이 무효 되지 않았을 경우 특허행정법원에서 IPR진행상 최종 판결된 요소는 연방법원(또는 International Trade Commission 등)에서 특허청의 판결을 신뢰 하여 같은 issue는 다루지 않게 됩니다 (Estoppel – 금반언禁反言의 원칙). 이러한 Estoppel(금반언)경우IPR에 참여한 당사자들과 그 들과 관련된 회사 및 개인들에게만 적용되며, 제 3자는 같은 무효 주장을 새로운 IPR을 제시했을 경우 다시 주장할 수 있습니다. 그러나 특별한 상황을 제외하고는 제 3자도 3명의 특허판사의 판결문을 같은 주장으로서는 바꾸기는 역부족일 것이며, 같은 선행 특허로 같은 특허범위항을 공격한다 하더라도 새로운 주장이 받쳐주어야 할 것입니다. 새로운 IPR에서는 당연히 모든 선행 특허/출판물은 새로운 주장에

연방법원과 특허청의 관할권 및 여러 연방법원의 절차상 이해상충을 고려하여야 하므로 IPR 신청시 미흡한 무효 제시를 했을 경우 IPR진행상 최종 판결이 없이 기각되었다 (IPR이 진행되지 않고 기각되었다)하여도 기각된 무효 제시범위는 연방법원에서 Estoppel(금반언)을IPR에 참여한 당사자들과 그들과 관련된 회사 및 개인들에게는 적용할 수 있습니다. 또한 연방법원에서는 IPR 신청시 서류상 보편적으로 제시 할 수 있던 무효 제의를 안했을 경우에도 Estoppel(금반)을IPR에 참여한 당사자들과 그 들과 관련된 회사 및 개인들에게는 적용할 수 있습니다. 그러므로 IPR의 독특한 절차상 IPR 신청시 무효주장이 미흡하여도 특허청에서 자진하여 IPR을 추구할 수 있지만, IPR을 제시하는 당사자는 IPR청구서에 모든 선행기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허법원에 최선의 특허무효 주장을 제시해야 합니다.

IPR 접수 서류와 같이 제출되지 않은 증거자료는 IPR절차상 후에 제시하지 못 할 가능성이 매우 높으므로, 청구서 준비전에 최선의 준비를 하여야 합니다. IPR은 연방 소송이 피고에게 전달된 날짜로부터 1년이내 신청하여야 합니다.

(필요하면 아래 구절은 삭제해도 좋습니다)

접수된 IPR 요청사항은 특허행정법원에서 형식상 오류가 없음을 판단하여 특허 소유자에서 Notice 를 보냄으로 시작됩니다. 특허소유자는 3개월 내 충분한 검토 후 예비응답을 접수하여야 합니다. 특허소유자는 예비응답을 제출하지 않을 수 있으며 특허행정법원에서는 3명의 특허전문 행정판사가 접수된 IPR 요청사항과 특허소유자의 예비응답을(제시한 경우) 비교하여 IPR 진행여부를 판결합니다. 만일 제시된 서류로 특허 권리항(claims) 중 1 항이라도 취소될 가능성이 있으면 특허행정법원은 IPR을 진행함을 모든 당사자들에게 Notice를 주며 특허소유자는 3개월 내 IPR 진행 사항에 대한 정식응답을 제출하여야 합니다. 만일 제시된 서류로 특허 권리항의 1항이라도 취소될 가능성이 없다 판결되면 특허행정법원은 IPR을 기각하며 특허의 모든 부분은 유효하게 됩니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ IPR 판결에 대한 연방 고등법원 상소에 대하여

IPR 판결에 대한 연방 고등법원 상소에 대하여

미국에서 비즈니스를 하다 보면 특허침해를 주장하는 자들로부터 Cease & Desist (“C&D)라는 침해 경고편지를 받을 경우와 미연방법원에 접수된 특허침해 소송을 받을 경우가 있다. 특허침해 대상자로서 경고편지를 받던지 소송을 받으면 미국에서의 막대한 특허소송비용 때문에 매우 심각해 질 수 있다. 만일 경고편지를 받게 되면 우선 전문가를 찾아 특허침해성을 분별해야 하며, 만일 침해가능성이 있다면 소송전에 합의를 유도함을 적극적으로 노력해야 한다.

그러나 만일 특허소송이 제기된다면 피고로서 대응하며 추가로 Inter Partes Review(IPR)라는 특허무효 소송을 특허청에 제시할 수 있다. 특허소송이 제기되기 전이라도 특허를 무효화하려 IPR을 제시할 수 있다.

특허 소송을 받은 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에서 특허무효소송보다 저렴한 비용이 들고, (2) 특허 권리조항 (claim)을 연방법원보다 무효 시킬 가능성이 높고, (3) IPR진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제시한 특허에 관계된 소송건은 IPR 판결이 나올 때까지 모든 연방법원소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높다. IPR은 청구인이 모든 선기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허행정법원(Patent Trial and Appeal Board - PTAB)에 제시해야 하며 특허행정법원에서 특허 소유자에게 Notice 를 보냄으로 시작되며 양사는 IPR절차를 밟으면 된다. 그러나 만일 특허행정법원에서 IPR을 진행하지 않겠다는 판결이 나면 청구인이 할 수 있는 내용은 오직 재심요구 (Request for Reconsideration)이다. 재심 요구가 접수되면 특허행정법원에서 판결을 바꿔 IPR 진행을 명령하던지 아니면 재심요구를 거절할 수 있다. 이러한 재심요구 거절은 연방특허 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 상소할 수 없다.

IPR이 진행되면 양사는 PTAB에서 IPR진행과정을 준수하며, PTAB는 12 개월 내 (IPR 접수 후 18개월 내) 판결문이 내려지고, 그 판결문은 30일 내에 PTAB에 재심요구 또는 상소를 연방특허 항소법원에63일 내 접수할 수 있다. 만일 PTAB에 재심요구를 접수하면 재심 판결문 발생 후 연방특허 항소법원에63일 내 접수해야 한다.

연방특허 항소법원에 상소를 할 때 주시해야 할 점은 (1) 연방특허 항소법원에 상소청구를 IPR 마지막 판결문으로 부터 63일 내 전자접수를 하며, (2) 전자접수한 같은 날짜로 연방특허 항소법원에 상소청구 종이사본을 배달해야 하며, (3) PTAB에도 연방특허 항소법원의 상소청구 내용을 전자 접수하며, (4) 특허청 코미셔너에게도 (특허청내 상소 대표하는 변호사 사무실 대표로) 같은 날짜에 연방특허 항소법원에 접수된 상소청구 종이사본을 직접 배달해야 한다. 이 네가지 중 하나라도 시간내 접수하지 않으면 상소가 기각될 수 있다.

위 절차가 접수되면 PTAB에서 IPR의 모든 서류를 40일 내 연방특허 항소법원에 제시하며, 항소인은 PTAB의 제시 후 60일 내 의견서 (briefs)를 제시하므로 상소가 진행된다. 양사의 모든 서류가 제시되면 oral argument 공판이 열린 후 판결이 내린다. 모든 법원 절차에서 의견서의 명확성이 중요하 듯 연방특허 항소법원에서는 의견서와 첨부된 보충자료(Appendix) 같은 모든 서류의 법적, 행정적 및 공식적인 요구사항을 연방특허 항소법원만의 독특한 요구방식으로 철저히 준비해야 한다. 이렇게 섬세한 요구사항을 충족하기 위해 많은 로펌들은 모든 서류 작성 후 연방특허 항소법원의 서류준비를 (법률적인 내용은 당연히 담당 로펌이 하지만) 확인해 주는 outside service를 고용한다.

연방특허 항소법원에서는 oral argument 공판이 열린 후 5-7개월 후 판결문을 내리며, 판결문은 Request for Reconsideration으로 재심을 신청할 수 있으며, 만일 판결문을 또 appeal 항소하려면 미연방대법원에 제시하게 된다.

박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 특허출원을 전문 변호사에게 맡기는 경우 어떤 장점이 있습니까?

특허출원을 전문 변호사에게 맡기는 경우 어떤 장점이 있습니까?

특허출원을 특허 전문변호사(Patent Attorney)에게 맡기는 가장 직접적인 이유는 특허받을 가능성을 높이기 위해서 입니다. 특허를 출원하면 미국 특허상표청(US Patent and Trademark Office)의 심사를 거쳐 특허가 부여됩니다.

특허심사 과정에서 곧바로 특허를 허락받거나, 거절 이유를 받더라도 의견서를 제출해 이를 극복하고 특허를 받기 위해서는 충실하게 작성된 명세서(Specification) 및 도면(Drawings)이 필요합니다. 특허 변호사의 보다 중요한 임무는 특허로 확보되는 발명자의 독점권을 보다 넓고 확실하게 보호받을 수 있게 하는 것입니다. 즉 발명자가 강력한 특허를 가질 수 있게 하는 것입니다.

특허권은 특허로 발행되는 명세서 및 도면의 기재 사항에 기초, 해석되며 구체적으로는 명세서 중 특허 청구범위(Claims)를 기준으로 해석됩니다. 특허권 행사는 특허를 침해하는 상대방에 대한 소송 및 소송을 전제로 한 예비적인 조치를 통해 이루어집니다. 이 때 잘 설명된 명세서와 도면은 침해 인정을 받는 데 있어, 그리고 잘 작성된 청구범위는 침해로 인정받는 범위를 넓히는 데 결정적인 역할을 합니다. 또한 특허의 중요한 기능은 특허 발명의 가치를 표현하는 것입니다. 명세서 중 발명을 구성하는 요소의 설명 부분은 특허심사 및 침해 판단에 중요한 반면, 발명효과의 설명 부분은 특허가 인간 생활에 기여하는 가치 및 특허에 따라 만들어진 제품의 경제적 가치를 이해하는 데 중요합니다.

잘 쓰여진 특허 명세서는 이같은 발명의 구성 및 효과를 명확하게 설명하고, 특허 발명의 구성으로부터 효과가 발생하는 이유를 이해하기 쉽게 설명한 것입니다. 이는 투자자나 소비자들에게 특허의 범위 및 가치를 이해시키는 데 결정적인 역할을 합니다. 이와 같이 특허 명세서 및 도면의 작성은 특허를 받는 것에 그치는 것이 아니고, 특허의 경제적 가치 구현, 특허권 침해 예방 및 침해가 일어났을 때 구제에 중대한 영향을 미칩니다. 따라서 특허 변호사는 해당 분야에 대한 전문 지식과 함께 특허출원 절차 및 특허소송에 대한 풍부한 경험을 갖추고 있어야 합니다.

특허권은 발명이라는 사실에 기초하기는 하지만 특허권의 인정 및 범위는 명세서 및 도면 내용의 충실도에 따라 현저하게 달라집니다. 특히 주의를 요하는 것은 경쟁사의 특허에 대한 침해 가능성이 있는 경우입니다. 이러한 침해를 예방하기 위해서는 발명을 경쟁사의 특허와 비교하여 정밀하게 분석한 후 명세서를 작성하는 것이 필요합니다. 즉 특허 변호사의 조언은 특허출원할 발명품의 내용과 기술개발 자체의 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌

+ 한국에서는 변리사 사무소를 통하여 특허를 출원하게 되는데, 미국에서는 대개 특허변호사를 통하여 특허를 출원한다고 들었습니다. 또한편으로는 미국에도 한국과 같은 변리사 제도가 있다고 들고있읍니다. 그렇다면 미국에서의 특허변호사와 변리사의 차이는 무엇이고 또한 특허변호사와 일반변호사는 어떤차이가 있는지요

많은 한국분들이 한국과 미국의 특허담당자의 차이점에 대하여 궁금해하고 있고 저도 이러한 질문을 자주받고 있습니다. 특히 한국의 개인 또는 기업체로부터의 문의를 통해서 보면 미국의 특허대리인이 한국과 같이 "미국변리사"일 것으로 생각하는 한국인들이 많은 것같습니다.

미국에서 개인이나 기업체의 특허출원을 처리하는 담당자는 특허변호사(Patent Attorney) 또는 변리사(Patent Agent)입니다. 변리사자격을 가지고 있는 변호사를 흔히 미국에서는 특허변호사라고 말합니다. 그러나 한국의 변리사 제도와는 상당한 차이가 있습니다. 대개 한국에서는 대학전공과 상관없이 변리사 시험에 합격하면 변리사자격이 주어집니다. 이에 비하여 미국에서는 반드시 공대를 졸업하였거나 소정의 공학관련 과목을 이수하여야만 미국변리사 시험을 볼 수 있는 자격이 주어집니다. 객관적으로 보면 매년 선발하는 변리사의 수가 제한되는 한국보다는 일정점수 이상이면 합격하는 미국의 변리사 시험이 상대적으로 쉽다고 말할수는 있습니다.

한국의 변호사는 별도로 변리사 시험에 합격하지 않아도 자동으로 변리사자격이 부여되므로 한국의 변호사는 원하는 경우 특허출원업무를 대행할수 있지만, 미국에서는 변리사 자격이 없는 변호사는 개인이나 기업체를 대리하여 미국특허청에 특허출원을 할 수 없습니다. 이는 한국과 미국의 특허출원제도의 커다란 차이점중의 하나입니다.

미국의 변리사는 한국의 변리사와 마찬가지로 변호사가 아니므로 특허침해 소송등 법정소송을 대리할수 없습니다. 이러한 제약 때문에, 미국의 변리사는 대부분 특허변호사 사무소에 고용되어 특허출원업무를 담당하고 있으며, 이러한 이유로 미국에는 한국과 같은 변리사로 구성된 특허사무소(변리사 사무소)를 찾기가 매우 어렵습니다. 한국에서는 변호사가 변리사시험에 통과하지 않고도 변리사를 겸할수 있다하지만 대부분의 한국 변호사는 기술적인 배경이 없으므로, 한국의 특허출원은 대부분 공학배경이 있는 변리사가 운영하는 특허사무소를 통하여 처리되고 있습니다.

따라서 미국의 특허변호사가 되려면 공대를 졸업하고 변리사 시험(Patent Bar Exam)에 합격하여야 하고 이와는 별도로 법대(Law School)를 졸업한후 해당주의 변호사 협회 시험(State Bar Exam)에 합격하여 변호사자격도 함께 취득하여야 합니다. 간단히 설명하면, 미국의 특허변호사와 일반변호사의 차이는 변호사 자격 이외에 변리사 자격이 있는지의 여부 즉, 공학적인 배경을 가지고 있는지의 여부에 따라 결정됩니다.

미국 특허변호사의 중요한 역할중의 하나는 점차 치열해 지는 특허분쟁 즉, 특허침해소송의 대리인 역할입니다. 새로이 개발된 신기술의 신제품이 세계 각국으로부터 미국 시장에 들어오면 이들 제조업체들은 기존의 기술을 도용했다는 등의 이유로 경쟁사로부터 특허침해 소송을 감당해야 하는 경우가 흔한 것이 현실이므로, 미국에서 특허를 출원할 경우대부분의 특허출원인들이 가능한 특허침해소송을 대리할수 있는 특허변호사를 찾게되는 것입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사 박윤근 (John K. Park) 변호사 박로펌