Park Law Firm

+ 특허 출원에 대해 여러개의 발명을 포함하고 있다는 이유로 제한 명령을 받았습니다. 이는 무엇을 의미하고 어떻게 답변하는 되는지요?

특허 출원에 대해 여러개의 발명을 포함하고 있다는 이유로 제한 명령을 받았습니다. 이는 무엇을 의미하고 어떻게 답변하는 되는지요?

제한 명령 (Requirement of Restriction) 은 하나의 특허 출원이 둘 또는 그 이상의 발명을 포함하는 것으로 특허청의 심사관이 판단할 경우 주어집니다. 특허 출원이 특허청에 접수되면 그 기술 내용에 따라 분류 (Classification) 되어 각 전문 분야의 심사관 (Examiner) 에게 맡겨집니다. 둘 또는 그 이상의 발명이 되는 경우는 실무적으로 기술 내용이 여러 전문 분야에 걸쳐 있어 한 심사관이 특허가 청구된 내용을 모두 심사할 수 없는 경우를 말합니다. 여러 심사관이 한 특허 출원을 심사하는 것은 행정적, 법률적인 이유로 아주 어려우므로 하나의 특허 출원에는 하나의 발명만을 청구할 수 있게 하는 것입니다 (일발명 일출원 원칙, Unity of Invention).

제한 명령에서 심사관은 특허 출원의 청구항 (Claims) 들을 여러 발명 그룹으로 나누어서 지정하며, 출원인은 이중 하나의 그룹을 선택 (Election)하여야 합니다. 또는 심사관의 판단과는 달리 청구항들이 실제로 하나의 발명에 속하는 것을 이유로 반박 (Traverse) 을 할 수 있습니다.

선택되지 않은 청구항들은 심사의 대상에서 제외됩니다. 즉 선택된 발명을 제외한 다른 발명들은 심사가 되지 않습니다. 그러나 특허가능성이 부정되는 것은 아니며, 분할 출원 (Divisional Application)에 의해 심사를 받아 특허를 받을 수 있습니다. 분할 출원은 하나의 출원이 하나의 발명만을 포함하도록 특허 청구 내용, 즉 청구항들을 나누어서 따로 출원하는 것입니다.

분할 출원은 원래의 출원의 심사가 완료되거나 포기되기전까지 할 수 있습니다. 분할 출원은 원출원의 출원일에 출원한 것으로 간주하여 심사를 합니다. 즉 출원인은 별도의 출원을 하면 되고 심사상의 불이익은 없습니다. 다만 특허 기간은 원출원의 특허기간이 끝날 때 같이 끝나게 됩니다. 외국에서 한 특허 출원을 기초로 미국 특허 출원을 할 경우, 외국 출원은 하나의 특허 출원일지라도, 대응 미국 특허 출원에 대해서 제한 명령을 받을 수 있습니다. 일발명 일출원 원칙에 대한 실무적 기준이 나라마다 다르기 때문입니다. 미국 특허청은 이같은 불편을 줄이기 위해 장기적으로 일발명 일출원에 대한 국제적 기준인 국제 협력 조약 (PCT) 상의 규정에 맞추도록 특허 실무를 수정하는 노력을 하고 있습니다.

특허 출원이 일발명 일출원 원칙을 만족하는 지 여부는 통상적으로 기술 내용에 대한 심사에 착수하기 전 가장 먼저 이루어지며, 실무적으로 제한 명령을 받는 경우가 자주 발생합니다. 제한 명령을 받게 되면, 결과적으로 분할 출원을 위한 추가의 노력 및 비용이 발생하고 심사가 늦어지게 되므로 특허 출원시 특허 출원의 범위가 일발명 일출원 원칙을 만족하도록 유의하는 것이 중요합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 미국 특허청에서 21세기 전략 계획을 수립하고 이에 따라 수수료도 변동된다는 뉴스를 접하였습니다. 그 구체적 내용과 영향은 무엇인지요?

미국 특허청에서 21세기 전략 계획을 수립하고 이에 따라 수수료도 변동된다는 뉴스를 접하였습니다. 그 구체적 내용과 영향은 무엇인지요?

미국 특허청에 출원되는 특허 출원건 수는 날로 증가하고 있으며, 그 내용도 복잡해지는 추세입니다. 이에 따른 업무량의 증가로 특허청은 위기를 맞고 있으며, 특허출원인에게는 심사의 심각한 지연으로 그 영향이 미치고 있습니다. 즉 특허 출원후 심사가 진행되어 특허를 받아 볼 수 있는 시기가 점점 늦어지고 있는 것입니다.

특허청의 21세기 전략 계획 (The 21st Century Strategic Plan)은 이같은 심사 적체를 해소하고 심사를 포함한 특허청의 서비스의 질을 향상시키기 위한 것입니다. 중점 사항은 특허청의 업무 중 단순 업무를 나누어 외주 (outsourcing)등으로 수행하고, 심사관은 실체적 심사에 집중할 수 있게 하여 심사의 질을 높이며, 전자 정부를 구현하여 업무를 신속하고 정확하게 한다는 것입니다. 21세기 전략 계획은 현재 국회(Congress)에 제출되었으며, 계획에 따른 수수료의 변동 시기는 2003년 3월 30일로 예정되어있습니다.

전략계획의 일부로서 수수료가 다소 상승되고 세분화되었습니다. 출원시 납부하는 수수료를 출원료 (Filing Fee), 검색료 (Search Fee) 및 심사료(Examination Fee)로 나누어서, 실체적 심사가 시작되기 전에 출원인의 요청에 의해 포기되는 사건은 검색료 및 심사료를 반환하도록 하였습니다. 즉 출원인은 출원후 심사 결과를 받아보기 전에, 출원된 발명의 상업성을 검토하여 출원계속 여부를 선택하고 일부 비용을 돌려받을 기회를 갖게 됩니다.

심사부담을 줄이기 위해 국제적 협력이 강화됩니다. 외국 특허청, 또는 특허에 관한 국제 기관과 검색 결과를 공유하고, 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 의한 심사 기능을 강화하여 중복 노력을 줄이고 심사를 촉진하게 됩니다. 그리고 특허 분류(classification) 및 1발명 1출원 원칙 (restriction practice)을 국제 기준에 일치시키려는 노력이 진행중입니다. 이는 특히 출원인이 외국에 먼저 출원하고 미국에 우선권을 주장하여 출원하는 경우, 제도의 차이에 의한 심사의 지연을 방지하는 효과가 있습니다.

전자 정부를 구현하여 특허에 관한 업무를 온라인으로 처리할 수 있게 됩니다. 구체적 목표로 상표는 2003년 11월 2일, 특허는 2004년 10월 1일까지 구현하기로 되어있습니다. 이에 따라 출원인은 현재 우편으로 이루어지는 특허청과의 연락을 온라인으로 수행하여, 지역 및 시간적 제한을 벗어날 수 있게 됩니다.

그외 장기적 계획으로서 현재 특허청의 업무 분야인 특허 및 상표 이외에, 저작권 보호를 특허청의 데이터베이스에 포함시키는 것과, 국제협력조약의 기능을 강화하여 국제예비심사보고서 (International Preliminary Search Report)를 심사에 적극적으로 이용하는 것 등이 검토되고 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허를 출원하려 합니다. 준비하여야 할 서류는 무엇인지요?

특허를 출원하려 합니다. 준비하여야 할 서류는 무엇인지요?

특허 출원을 위해서는 발명의 기술 내용을 설명하는 명세서 (specification) 가 필수적으로 제출되어야 합니다. 장치나 물건의 발명의 경우에는 도면 (drawings) 도 필요합니다. 그외 첨부 서류로서 발명자 선언문 (Inventor's Declaration) 이 필요합니다. 명세서, 도면 및 선언문은 출원에 반드시 필요합니다. 그외 위임장 (Power of Attorney), 우선권 증명서 그리고 양도증(Assignment)이 경우에 따라 필요합니다. 명세서 및 도면은 발명의 기술 내용을 해당분야의 전문가라면 누구나 이해할 수 있게 설명하는 문서입니다. 이는 특허법 및 해당 기술 분야에 대한 전문 지식을 필요로 하며 대개 특허변호사에게 의뢰하여 작성하게 됩니다. 위임장은 발명자가 특허변호사에게 발명자를 대리하여 특허출원에 관련된 모든 절차를 수행하는 권한을 부여하는 것입니다. 발명자 선언문의 첫째 중요 내용은 발명자의 성명, 주소 및 국적을 기재하여 명세서 및 도면에 표현된 발명의 소유권자를 확인하는 것입니다. 발명자가 여럿인 경우 모든 발명자가 선언문에 서명하여야 합니다. 발명자가 외국에 있거나 복수의 발명자가 서로 멀리 떨어져 있는 경우 서명을 받아 출원과 동시에 제출하는 것이 어려울 수 있습니다. 시간적 제약이 있을 경우 발명자 선언문은 출원후에 제출될 수 있으나, 추가 비용이 발생하며, 특허 출원의 심사가 그만큼 늦어지므로 출원과 동시에 제출하는 것이 바람직합니다.

발명자 선언문의 둘째 중요 내용은 발명자의 정보 공개 의무를 명시한 것입니다. 발명자는 특허 출원의 심사에서 이용가능한 관련 기술 자료로서 알고 있는 것들을 제출하여야 합니다. 정보 공개 의무를 위반할 경우 특허의 무효 사유가 됩니다. 관련 기술 자료는 발명자가 발명 과정에서 참조한 특허, 문헌 등을 포함하며, 실무적으로 특히 중요한 것은 발명자의 이름으로 된 미국 또는 외국의 특허 및 특허출원등입니다. 발명자의 이름으로 된 것은 발명자가 당연히 알고 있는 것이기 때문입니다. 정보 공개 의무는 심사의 부담을 덜고 공정하고 신속한 심사를 위한 것입니다. 정보 공개 의무는 발명자에게도 이로운 것입니다. 심사관의 검토를 거친 관련 기술 자료는 이미 그 특허에 대한 관련성이 입증된 것이므로 추후 특허에 관한 분쟁이 발생하였을 때 분쟁의 상대가 그 자료로 특허의 효력을 부정하는 것을 아주 어렵게 합니다.

외국에서 먼저 한 특허 출원을 근거로 우선권을 주장하여 미국 출원을 할 경우 외국 특허청에서 발행한 우선권증명서를 제출하여야 합니다. 우선권 증명서는 소정의 비용을 지불하고 출원후에 제출할 수 있습니다.

많은 경우에 발명은 기업체의 기술 개발의 결과로 이루어집니다. 특허 출원은 반드시 발명자의 이름으로 하여야 하므로, 기업체 명의로 특허권을 행사하고자 하는 경우 발명자로부터 양도를 받아야 합니다. 이 경우 양도증의 제출이 필요하며 양도증은 출원과 동시 또는 출원후에 제출할 수 있습니다.

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+ 스포츠 용품을 제조하는 회사입니다. 신제품을 개발하여 특허를 받으려는 데, 특허 출원의 출원인은 발명자만이 가능한 것으로 들었습니다. 회사의 명의로 특허권을 행사하려면 어떤 절차를 거쳐야 하는지요?

스포츠 용품을 제조하는 회사입니다. 신제품을 개발하여 특허를 받으려는 데, 특허 출원의 출원인은 발명자만이 가능한 것으로 들었습니다. 회사의 명의로 특허권을 행사하려면 어떤 절차를 거쳐야 하는지요?

발명에 관한 권리는 일단 발명자의 것이며, 미국 특허 출원도 발명자만이 할 수 있습니다. 그렇지만 현대의 기업 환경에서 발명은 대개 대규모의 투자와 여러 사람의 공동 작업으로 이루어지며 발명이 직무의 당연한 결과로서 얻어지는 경우가 많습니다. 이 경우 고용주(employer)와 고용인(employee) 사이의 사전 협약 (agreement)에 의해 발명자가 직무에 의한 발명을 회사에 양도(assignment)를 하면 회사가 그 발명 및 특허 출원에 대한 권리를 갖게 됩니다.

특허 출원 및 특허는 일반적인 개인 재산권과 마찬가지로 다른 사람이나 법인에 양도를 할 수 있습니다. 위에 설명한 직무에 의한 발명의 경우를 포함하여, 발명자로부터 특허 출원에 대한 권리를 양도받고자 하는 다른 사람은 특허청에 양도 등록 (recordation of assignment)을 하는 것이 바람직합니다. 양도 등록이 특허 출원에 대한 권리를 양도받는 것에 필수적인 것은 아니지만, 제3자에 대항하기 위해서 그리고 특허청에서 진행되는 절차를 양수인의 명의로 수행하기 위해, 그리고 특허를 양수인의 명의로 받기 위해서는 필수적입니다. 일반적으로 특허청에 양도 등록을 하는 것이 사실상 필수적이라고 볼 수 있습니다.

발명자가 특허 출원을 하고 나서, 특허 출원인으로서 양수인에게 특허 출원에 대한 권리를 양도하는 것이지만, 양도 절차를 특허 출원과 동시에 하는 것도 가능합니다. 발명자로부터 다른 사람에게 양도가 된후에 양수인은 또한 양도를 할 수 있습니다. 즉 양도는 필요에 따라 여러번 행해질 수 있습니다.

특허청은 양도 등록 신청서의 내용을 검토하여 양도를 등록할 지를 결정합니다. 양도 등록 신청서는 양도할 권리, 즉 특허 출원 또는 특허의 번호 및 양도인과 양수인의 인적 사항, 즉 성명, 주소 등을 포함합니다. 통상적으로 양도는 특허 출원 또는 특허에 대한 모든 권리를 포함합니다. 특허 출원 또는 특허에 대한 권리에 지역적, 시간적 또는 내용적인 제한을 두면 이는 양도가 아닌 사용허가 (license)의 문제가 됩니다. 그러나 권리의 일정 지분만을 양도하는 것은 가능하며, 예를 들어 새로운 투자자의 참여를 50% 지분 양도에 의해 받아드릴 수 있습니다.

특허 출원 또는 특허가 공유되는 경우 각 권리자는 공동 소유권자 (Joint Owner)가 됩니다. 공유는 양도에 의해 권리자가 둘 이상이 된 경우, 또는 발명자가 여럿인 경우 (Joint Inventor)에 발생합니다. 각 공동 소유권자는 다른 공동 소유권자의 동의 없이 개별적으로 특허 출원에 대한 권리를 행사할 수 있으며, 양도를 할 수도 있습니다. 그러나 침해 소송의 당사자는 공동 소유권자 모두가 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허청에 출원하여 심사가 진행중인 특허 출원(Patent Application)에 대해 특허청으로부터 출원 공개 통지 (Notice of Publication of Application)을 받았는 데, 이는 무엇을 의미하는 것인지요?

특허청에 출원하여 심사가 진행중인 특허 출원(Patent Application)에 대해 특허청으로부터 출원 공개 통지 (Notice of Publication of Application)을 받았는 데, 이는 무엇을 의미하는 것인지요?

2000년 11월 29일 이후에 출원된 특허 출원은 출원일로부터 심사가 끝나지 않은 채 1년 6개월이 지나면 공개됩니다. 심사가 끝나지 않았으므로 아직 특허가 된 것은 아닙니다. 이같은 특허 이전 (pre-grant) 공개 제도는 심사기간이 늘어나는 데 따른 출원인과 일반인의 권리를 간접적으로 보호하기 위한 것으로 미국 이외의 대부분의 국가에서는 이미 실시하고 있는 제도입니다. 한국 등에 특허출원을 한 후 외국 출원 우선권을 주장하여 미국 출원을 하였으면 우선권이 주장된 한국 출원의 출원일로부터 1년 6개월이 지나면 공개됩니다.

공개는 온라인로 이루어지며 인터넷을 통해 미국 특허청 website (www.uspto.gov)를 방문하면 됩니다. 공개후에는 또한 특허청의 서류 발송 및 접수 상황도 인터넷을 통해 확인이 가능합니다.

특허 출원이 공개되면 특허 출원인은 공개된 기술 내용을 침해(infringe)하는 제3자에 대하여 임시보호권 (provisional rights)을 행사할 수 있습니다. 임시보호권은 공개후 특허 발행전까지의 제3자의 침해에 대해 사용료(royalty)를 청구할 수 있는 권리입니다. 임시보호권은 특허가 된 후에 행사할 수 있으며, 침해자에 대해 통지(notice)를 하였을 것과, 특허된 청구범위 (patent claims)가 공개된 청구범위 (claims in the published application)와 실질적으로 같아야 (substantially identical)하는 것을 필요로 합니다. 이는 거절 이유(Office Action)를 극복하기 위해 청구범위의 내용을 보정(amendment)하였을 경우 임시보호권이 많이 제한되는 것을 의미합니다. 청구범위의 보정은 또한 나중에 특허 침해 소송이 있을 경우 청구범위의 해석에 제한을 미치게 하므로, 특허 출원을 할 때 처음에 청구범위의 내용을 정확하고 다양하게 하는 것이 중요합니다.

특허출원인은 이같은 임시보호권의 발생을 앞당기기 위해 공개를 1년 6개월보다 앞당기거나 (early publication request) 또는 일반인에게 특허 발행 이전에 특허 출원의 기술 내용이 알려지는 것을 방지하기 위해 공개하지 않도록 요청할 수 있습니다 (nonpublication request). 공개를 하지 않도록 요청하는 경우에는 외국에 같은 내용을 출원을 하지 않은 상태이어야 합니다. 외국 출원을 하기 위해서는 특허청에 통지를 하여야 합니다. 또한 특허 출원이 공개되면 일반인들은 일정 기간 내에 그 특허 출원에 대한 종래 기술 (prior art)를 특허청에 제출하여 심사에 참고하게 할 수 있습니다. 이는 특허 출원에 대한 임시보호권 침해 주장을 받았을 경우, 이에 맞서는 방법이 될 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 새로이 개발한 도자기 주전자의 디자인을 보호받으려고 하는 데 이는 저작권 등록을 하면 되는 것인지요?

새로이 개발한 도자기 주전자의 디자인을 보호받으려고 하는 데 이는 저작권 등록을 하면 되는 것인지요?

일반적으로 물건에 표현된 디자인은 저작권(copyright)으로서 보호되나, 디자인이 실용적 기능을 갖는 제품 (useful articles)에 표현되어 있을 때는 저작권으로서 보호받지 못합니다. 예를 들어 도자기로 만든 주전자에서 디자인이 주전자의 기능으로부터 명확히 분리가 가능한 경우, 예를 들어 꽃무늬가 주전자 중 물을 담는 용기에 표현된 경우에는 그 꽃무늬가 저작권으로 보호가 됩니다.

그러나 디자인이 주전자 전체의 모양인 경우와 같이, 주전자나 그 일부분으로부터 분리하여 디자인을 판단할 수 없는 경우에는 저작권법으로 보호를 받지 못합니다. 다른 예로서 디자인이 의류 제품의 직물 (fabric)에 표현되어 있을 때는 저작권으로 보호되나, 스커트나 자켓 전체의 모양이 디자인의 일부인 경우에는 보호가 되지 않습니다. 자동차용 휠 (wheel)의 경우에도 휠의 디자인 자체가 아무리 화려하고 독창적인 것일지라도 휠이 실용적 기능 제품이기 때문에 저작권으로 보호받지 못합니다.

저작권법에서 이같은 예외를 두는 이유는 특허 제도와의 모순을 방지하기 위한 것입니다. 제품에 표현된 디자인은 의장 즉 디자인 특허 (design patent)으로 보호받을 수 있습니다. 특허는 크게 실용 특허 (utility patent), 디자인 특허 및 식물 특허 (plant patent)로 나누어집니다. 실용 특허는 과학기술상의 발명을 대상으로 하고, 디자인 특허는 제품의 겉모습 (appearance)을 대상으로 합니다. 디자인 특허와 저작권은 보호 대상, 보호 기간, 등록 절차 등을 모두 달리합니다.

제품에 표현된 디자인을 그 제품의 실용적 기능과 별개로 볼 수 있는가 하는 문제는 대부분의 경우 명확하게 판단하기 어렵습니다. 실용적 기능 제품의 겉모습에 표현된 디자인의 보호를 위해서는 전문가의 도움을 받아 디자인 특허를 출원하는 것이 바람직합니다.

특히 유의하실 것은 저작권은 창작에 의해 발생하고 등록은 필수가 아니지만, 디자인 특허권은 창작자의 특허 출원 및 특허청의 심사를 거쳐 발생하므로 반드시 출원을 하여야 하며, 디자인 특허는 실용 특허와 마찬가지로 새로운 창작에 대해 주는 것이므로 신규성(Novelty)을 상실하기 전에 빨리 출원을 하여야 합니다. 구체적으로 디자인 특허 출원은 판매나 전시등을 통해 디자인이 일반에게 알려진 후 일정 기간 이내에 하여야 합니다.

또한 디자인 특허는 제품의 겉모습만을 보호 대상으로 하며, 실용적 기능 제품의 기능 자체는 실용 특허의 보호 대상입니다. 예를 들어 기계적 기능을 갖는 제품의 경우 밖에서 보이는 부품들의 모양으로부터 기능이 이해가 될 수 있습니다. 이같은 기능이 새로이 개발한 것으로서 보호를 받고자 하는 경우에는 디자인 특허와 별개로 실용 특허로 출원하여 특허를 받아야 합니다.

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+ 미국특허를 신청한 이후에 특허가 허락되었는지를 알려면 12개월 정도는 기다려야 한다고 들은적이 있는데 맞는 말인지요.

미국특허를 신청한 이후에 특허가 허락되었는지를 알려면 12개월 정도는 기다려야 한다고 들은적이 있는데 맞는 말인지요.

미국특허청은 매년 상당한 정도로 출원된 특허의 심사적체를 겪고 있습니다. 미국특허의 중요성으로 인하여 세계 각국으로부터 신청되는 미국특허 출원건 수는 매년 늘어나고 있으나 특허의 허락여부를 심사하는 심사관(Examiner)의 수는 예산문제등으로 거의 변동이 없기 때문입니다.

특허의 심사기간은 기술분야에 따라 차이가 있습니다. 2002년 기준으로 보면 기계특허는 약 1년, 의약분야특허는 약 1.5년, 반도체전자분야는 2년, BM (business method)특허는 약2.5년정도 기다려야 특허심사 결과를 받아볼수 있습니다. 즉, 해당 기술분야의 심사관의 수와 해당 기술분야의 특허 출원 건의 차이가 심사기간을 결정한다고 보면됩니다.

2002년도에는 약 34만건의 특허가 미국특허청에 출원될 것으로 예상되고 있고, 2002년초를 기준으로 미국특허청에는 약 40만건의 특허심사가 적체(backlog)되어 있습니다. 이를 기준으로 보면 평균적인 심사기간은 약 13개월정도로 생각할수 있습니다. 그러나, 기본적으로 심사기간은 발명분야에 따라 많은 차이가 있습니다.

이러한 심사적체를 해소하고 효율을 높이기 위하여 미국특허청은 지난 2002년 5월 5일에 '21세기 핵심 계획안(21 Century Strategic Plan)'을 발표한바 있습니다. 계획안의 주요 내용은 기존에 없던 심사청구비(patent examination fee)를 신설하는 등의 방식으로 출원비용을 기존보다 50%이상 인상하고, 심사절차와 심사관의 역할을 효율위주로 조정하는 것입니다. 이러한 출원비용의 급격한 인상은 심사적체의 해소에는 도움이 될수 있지만, 소기업이나 개인 특허출원을 위축시킬수 있고, 나아가 미국 경제와 미국의 국가경쟁력에 부정적인 영향을 줄수 있다는 비판에 부딪치고 있으나 이번 특허청 계획안의 실행가능성은 높아보입니다.

지난 1792년 미국특허청이 특허심사업무를 시작한지 200주년이 되는 2002년을 기하여 기획되고 있는 미국특허청 시스템의 일대변화는 미국뿐 아니라 세계각국의 특허출원이 잦은 기업과 개인 발명가에게 적지않은 영향을 줄것으로 예상됩니다.

결론적으로, 특허를 출원한 이후 심사결과(허락 또는 거절)를 알기 까지는 2002년 현재 평균적으로 12개월 정도 소요되지만 기술분야에 따라서는 2.5년까지 걸릴수 있으나, 특허청의 계획안이 실행되면 이러한 심사적체는 수년내로 상당부분 해소될 것으로 기대되고 있습니다.

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+ 미국특허청에 제출된 영문특허명세서를 포함하는 특허출원서류는 어떤 과정을 거쳐 특허를 받게 되며 기간은 얼마나 걸리는지요.

미국특허청에 제출된 영문특허명세서를 포함하는 특허출원서류는 어떤 과정을 거쳐 특허를 받게 되며 기간은 얼마나 걸리는지요.

미국특허청에 제출된 특허출원서류는 특허 심사관(Examiner)에 의해 특허를 받을 수 있는 지 여부를 심사받게 됩니다. 출원서류가 제출된 이후 특허 허락 통지 (Notice of Allowance) 또는 거절 이유 통지(Office Action)을 받게 되기까지는, 기술 분야별로 다르나 대략 6 - 24개월 정도 걸립니다.

심사 결과 거절 사유가 없다고 판단되면 심사관은 특허 허락 통지서를 발송합니다. 미국특허청이 특허 허락 통지서가 발송한 날로부터 3개월 이내에 특허증서 발행비(Patent Issue Fee)와 특허공개료(Publication Fee)를 납부하면 이로부터 약 3개월 후에 특허번호(Patent Number)가 부여된 특허 증서 (Patent Certificate)를 받아보게 됩니다. 특허증서가 발행된 날로부터 3.5년, 7.5년 및 11.5년에 소정의 특허유지료(Maintenance Fee)를 납부하면, 특허를 출원한 날로부터 20년간 미국내에서 특허권을 행사할수 있습니다.

거절 이유 통지를 받으면 3개월 이내에 거절극복서류(Response)를 제출하여야 하며, 이는 일정 비용의 납부를 조건으로 3개월까기 연장가능합니다. 거절 이유 중 가장 많고 또 중요한 것은 진보성 결여에 따른 거절입니다. 즉, 해당업계에 종사하는 사람들이 용이하게 개발할수 있는 기술이라는 이유로 특허가 거절되는 경우입니다. 구체적으로, 출원된 발명의 기술내용과 비슷한 기존의 2개 이상의 기술 자료를 심사관이 인용하며 특허 출원서에 기재된 청구항(Claims)을 거절하는 방식입니다.

이 경우 심사관이 인용한 기술 자료를 분석하여 출원된 발명과의 차이점을 설명하고 거절된 청구항을 보정하거나 새로운 청구항을 추가하는 등의 방법으로 거절극복서류를 작성하게 됩니다. 이러한 거절극복과정을 거쳐서 특허가 허락되면 심사관은 특허 허락 통지서를 보내오게 되고, 위에 설명된 절차를 거쳐서 특허증서를 받게 됩니다.

거절극복서류의 작성에서 중요한 것은 청구항의 보정이 특허출원서에 기재된 기술범위 이내에서만 가능하다는 것입니다. 따라서, 처음 특허청에 제출하는 특허출원서류중의 하나인 영문특허명세서에 특허기술내용을 보다 상세하게 설명하게 설명하는 것이 유리합니다.

또한 거절 극복서류에는 새로운 기술 내용 (New Matters)을 추가할수 없습니다. 선택적으로, 심사관의 거절을 극복하기 어렵다고 특허출원서를 제출하는 방법이 있습니다. 상세한 도면은 제출되었으나 영문명세서와 청구항의 내용이 미비하여 거절된 경우에는 연속출원(Continuation Application) 제도를 이용 할수 있습니다. 연속출원은 최초출원일을 유지할수 있는 장점이 있습니다.

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+ 신제품이 시장에서의 반응이 좋아 특허출원을 하려 합니다. 그리고 한국을 비롯하여 외국으로 수출도 하려는 데 미국 및 외국에서의 특허 출원이 가능한 기간을 알고 싶습니다.

신제품이 시장에서의 반응이 좋아 특허출원을 하려 합니다. 그리고 한국을 비롯하여 외국으로 수출도 하려는 데 미국 및 외국에서의 특허 출원이 가능한 기간을 알고 싶습니다.

특허는 알려지지 않은 새로운 발명에 대해 권리를 주는 것이므로 이미 일반인에게 알려진 발명은 특허를 받을 수 없읍니다. 즉 신규성 (Novelty)를 만족시켜야 특허를 받을 수 있습니다. 새로 개발된 제품을 특허로 보호받기 위해서는 빨리 특허출원을 하는 것이 신규성을 잃게 되어 특허를 받지 못하는 것을 방지하기 위해 필요합니다. 다만 발명이 제품의 판매 등에 의해 일반인에게 알려지는 즉시 신규성을 잃는 것은 아니며, 미국 특허법은 특허출원을 준비하는 기간 및 외국의 특허제도와의 관계를 고려하여 신규성 인정에 관한 여러 규정을 두고 있습니다.

그중 가장 중요한 것은 특허출원전 12개월 이전에 해당 발명이 미국내에서 공개적으로 사용되거나 (public use) 판매될 경우 (on sale), 그리고 미국내, 또는 외국에서 특허되거나 간행물에 기재된 경우 (published) 신규성을 잃게 되어 특허를 받을 수가 없게 됩니다. 즉 발명이 완성되어 상업화를 위해 판매 등으로 일반인에게 알려진 경우 12개월 이내에 특허출원이 미국 특허청에 접수되어야 합니다. 같은 회사나 연구소 내부 처럼 일정한 이해관계를 서로 갖는 사람들 사이에 알려진 경우는 일반인에게 알려진 것이 아닙니다.

한편 외국 특허제도상의 신규성 규정은 국가마다 다르며 한국의 경우 일반에게 알려진 이후 6개월 이내에 특허 출원을 하여야 하며 일반에게 알려지게 된 사유도 현저히 제한됩니다. 그리고 인터넷의 보급에 의해 정보의 전파에 대한 지리적 및 시간적인 장벽이 없어져 신규성을 잃는 가능성이 높아졌다고 볼 수 있습니다.

외국에서 먼저 특허 출원을 하여 놓았을 경우 12개월 이내에 미국 특허출원을 하지 않아도 외국에서 특허 심사 경과에 따라 신규성을 잃게 되는 경우가 있습니다. 그러나 미국이나 외국의 어느 한 국가에 출원을 한 경우 1년 동안은 조약에 의한 우선권을 주장하여 조약 가입국인 다른 나라에 신규성을 잃는 위험없이 출원을 할 수 있습니다.

결론적으로 특허 출원은 발명이 완성된 후 어느 한 국가에 최대한 빨리 하는 것이 바람직합니다. 그리고 1년 이내에 다른 국가에 우선권을 주장하여 출원하거나 PCT 국제 출원을 하여야 합니다. 일반에게 알려지거나 같은 발명을 미국 출원에 앞서 외국에 출원해 놓은 경우에는 특허 출원가능 여부에 대해 전문가에게 상담을 받는 것이 필요합니다.

발명의 완성은 설계 도면이나 시제품의 완성까지를 필요로 하지는 않으며 발명의 아이디어가 해당 분야의 기술자가 특허 출원 명세서 기재 사항으로부터 발명에 의한 제품을 만들어내거나 발명에 의한 방법을 사용할 수 있을 정도까지만 구체화되면 됩니다. 신제품 개발의 경우 이와 같은 발명의 완성 단계에서 즉시 특허출원을 하는 것이 신규성을 고려하고 특허권의 빠른 행사를 위해 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 미국에 본사를 두고 생산은 중국에서, 제품은 주로 미국, 유럽 및 한국에서 판매하는 회사입니다. 특허를 이들 국가에서 모두 보호받을 필요가 있는 데 어떤 절차를 밟아야 하는지요?

미국에 본사를 두고 생산은 중국에서, 제품은 주로 미국, 유럽 및 한국에서 판매하는 회사입니다. 특허를 이들 국가에서 모두 보호받을 필요가 있는 데 어떤 절차를 밟아야 하는지요?

제품의 개발 및 생산이 나누어지고, 제품의 판매 대상 국가가 다양해지는 것이 현재의 추세입니다. 특허는 각국의 국내법상의 권리이므로 특허에 의한 보호를 원하는 모든 나라에 특허출원을 하여 특허를 받아야 합니다. 미국에서만 특허를 받을 경우, 예를 들어 중국의 현지 생산업자가 제품을 모방 생산하여 미국이 아닌 다른 나라에 수출하는 것을 막을 수 없습니다. 특허는 알려지지 않은 새로운 발명에 대해 보호받을 권리를 주는 것이므로, 발명이 특허 공보(patent publication)나 제품의 판매 등에 의해 알려지기 전에 다른 국가들에 빨리 특허 출원을 하여야 합니다.

그러나 모든 국가에서 동시에 특허 출원을 하는 것은 시간 및 비용면에서 어려우므로 국가간 조약(international treaty)에 의해 어느 한 국가에서 처음 출원한 후 1년 이내에는 다른 국가에서 출원을 하였을 때 일정한 특허 심사상의 이익을 주는 우선권 주장 출원(priority application) 제도가 시행되고 있습니다. 각국의 특허법은 특허를 받는 조건에 대해서는 거의 같으나, 절차면에서는 모두 다르며, 특히 한국, 중국, 일본 등의 국가는 그 국가의 언어로 특허 명세서(patent specification)을 작성하여 제출하여야 합니다. 서류의 우편 배달 및 번역 등을 위해 우선기간이 다되기 전 3개월, 즉 미국 출원일로부터 9개월이 지나면 다른 국가에 출원할 준비를 시작하는 것이 바람직합니다.

특허협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제출원(international application)을 이용할 경우 각국에 실제로 특허 출원을 하여야 하는 시기를 특허를 처음 출원한 날로부터 30개월까지 늦출 수 있습니다. 즉 우선권 주장 출원에 비해 1년 반의 시간을 더 가질 수 있습니다. 국제출원은 우선권 주장 출원과 마찬가지로 특허를 처음 출원한 날로부터 1년 이내에 할 수 있습니다. 그러므로 특허를 처음 미국에 출원하고 1년 이내에 국제출원을 하여 남은 1년 반의 시간동안 미국 특허의 허락 결과 및 특허될 제품의 시장성을 확인한 후 다른 국가들에 특허 출원을 하는 것이 한가지 바람직한 방법입니다.

참고로 의장 특허(design patent)는 제품의 새로운 겉모양을 보호받기 위한 것으로, 과학 기술상의 발명을 대상으로 한 일반적인 특허 (utility patent)와는 성격을 아주 달리하며, 제품의 겉모양에 대해서는 의장 특허를, 기술적 구성에 대해서는 특허를 따로 청구할 수 있습니다. 의장특허는 특허협력조약에 의한 국제출원은 할 수 없습니다. 다만 우선권 주장 출원은 가능하나 우선기간이 6개월로 처음 의장 특허를 출원한 날로부터 6개월 이내에 다른 나라에 출원을 하여야 우선권 주장 출원의 이익을 받을 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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