Park Law Firm

+ 신제품을 발표하기 앞서 긴급하게 특허출원을 하려고 합니다. 필수적인 서류만을 먼저 제출하고, 보충서류를 나중에 제출하는 것이 가능한지요.

신제품을 발표하기 앞서 긴급하게 특허출원을 하려고 합니다. 필수적인 서류만을 먼저 제출하고, 보충서류를 나중에 제출하는 것이 가능한지요.

특허출원일은 심사의 기준일, 우선권 주장의 기준일 등 여러 절차의 기준이 되므로 가능한한 빠른 것이 좋습니다. 현실적으로도 경쟁사의 모방을 방지할 목적으로 특허출원중(patent pending)임을 표시하기 위해, 신제품 발표 이전에 특허를 출원하는 것이 필요합니다. 특허출원일을 인정받기 위한 필수적인 서류는 발명의 내용을 설명하고, 특허 청구항(Claim)을 포함한 명세서(Specification)입니다. 명세서를 특허청에 제출하는 날짜 혹은 도면이 필요한 경우 명세서와 도면을 특허청에 제출하는 날짜가 특허출원일이 됩니다. 특허출원서의 제출은 통상 우편으로 이루어지며, 특급 우편(Express Mail)을 이용하면 발송일을 출원일로 인정받게 됩니다.

특허출원일 이후에 제출이 가능한 서류는 발명자 선언문(Declaration)입니다. 발명자가 여러 명일 경우, 발명자가 여행 중이거나 건강에 문제가 있는 경우 등 발명자의 서명을 짧은 시간에 받기 어려울 때에는 특허출원 후에 일정한 수수료를 내고 발명자 선언문을 제출하면 됩니다. 명세서를 긴급하게 작성해 제출하는 경우, 세부적인 설명의 불일치 등 오류가 발생할 수 있습니다. 이같은 오류는 특허출원 심사시 거절 이유의 근거가 될 수 있으므로, 특허출원 후 보정서(Amendment)에 의해 정정하는 것이 바람직합니다. 보정서에는 발명의 구성 요소에 대한 설명 가운데 오탈자나 참조부호의 불일치 등 사소한 오류를 정정하는 것이 가능합니다.

주의할 점은 특허출원 명세서에 포함되지 않은 내용(new matter)을 보정서에 포함시킬 경우, 보정이 인정되지 않는다는 사실입니다. 특허출원 심사 및 특허 존속기간 등은 모두 특허출원일을 기준으로 하기 때문에 보정의 요건을 엄격하게 심사, 타인에게 부당한 손해를 끼치지 않으려는 의도에서 입니다. 도면의 보정에 있어서도 같은 기준이 적용됩니다.

도면은 특허도면 전문 제도사에 의해 작성된 정도면(Formal Drawings)을 제출하는 것이 바람직하나, 출원을 긴급히 할 필요가 있는 경우 발명의 내용을 빠짐없이 도시한 가도면(Informal Drawings)을 제출하면 됩니다. 정도면은 추후 심사관이 거절이유 통지(Office Action)나 특허허락 통지(Notice of Allowance)를 통해 정도면 제출을 요청할 때 제출하면 됩니다.

도면의 보정에 있어서도 원출원서에 포함되지 않은 새로운 내용을 추가하는 것은 허용되지 않습니다. 단 가도면을 근거로 정도면에 작성 상태를 선명하게 하는 것이나, 다른 도면이나 명세서의 설명으로부터 명백히 이해되는 사항을 추가하는 것은 새로운 내용이 아닌 것으로 간주돼 보정이 가능합니다.

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+ 특허출원 명세서가 부족하게 기재되었다는 이유로 거절 이유를 받았습니다. 어떻게 대처해야 하는지요.

특허출원 명세서가 부족하게 기재되었다는 이유로 거절 이유를 받았습니다. 어떻게 대처해야 하는지요.

특허법은 발명자의 권리를 보호하는 한편, 특허로서 주어지는 배타권의 대가로 발명을 일반인에게 공개, 공개된 발명을 기초로 개량된 발명을 하게 하거나, 공개된 발명과 중복되는 발명을 방지해 국력낭비를 방지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 그러므로 특허 명세서는 일반인이 보았을 때 이해할 수 있도록 발명의 내용을 충분히 설명해야 합니다. 더 정확하게는 특허 명세서는 해당 분야의 숙련된 전문가가 보았을 때 물품 등을 제작하고 사용하는 것이 가능하도록 충분히 자세하고 명확하게 기재해야 합니다. 이를 일반적으로 개시요건(Disclosure Requirement)이라고 합니다. 개시요건을 만족하지 못해 거절 이유(Office Action)를 받았을 때 대응하는 방법은 두가지가 있습니다.

첫째 명세서의 기재 내용 중 일부가 명확하지 않거나, 용어가 일관적으로 사용되지 않았거나, 발명을 설명하는 용어의 선택이 적합하지 못했을 경우입니다. 이 때는 출원시 제출한 기재 사항의 범위 내에서 명세서의 보정(Amendment)을 통해 거절 이유의 극복이 가능합니다. 출원일은 특허 기간, 심사 순서, 특허 가능성 판단 등 많은 중요한 사항에서 기준 날짜가 됩니다. 특히 경쟁 사업자와의 경쟁에서 발명에 대한 권리를 먼저 확보하기 위해 출원을 빨리하는 것이 중요합니다. 그러므로 명세서를 신속하게 준비하는 과정에서 명세서의 사소한 내용이 결함을 갖는 경우, 그리고 그 결과 거절 이유를 받게 되는 경우에는 관련 내용을 보정해 심사관의 요구사항을 만족시킴으로써 특허를 받을 수 있습니다.

둘째, 부족한 사항이 출원시 제출한 기재 사항의 범위를 벗어나는 경우에는 선택의 폭이 아주 제한됩니다. 최초 기재 사항의 범위를 벗어나는 사항을 보정에 의해 추가하는 것은 특허법상 허락되지 않습니다. 특허는 새로운 발명에 대해 주어지는 것이며(Novelty), 특허 출원이 새로운 것인지에 대한 심사는 출원일을 기준으로 행해집니다. 출원 후 몇달 또는 몇년 후에 행해지는 심사과정에서 새로운 사항을 추가하게 되면 출원일 이후 제출된 다른 사람의 특허출원이 불공평하게 되기 때문입니다.

이와 같이 보정이 불가능한 경우에는 같은 발명에 대해 개시요건을 갖추어 새로 출원할 수 있습니다. 그러나 출원이 출원일로부터 1년 반이 지나 이미 공개되었거나, 발명 내용에 대한 안내 책자 및 논문 등의 발행, 또는 발명 제품의 판매 등으로 발명이 이미 일반에게 알려진 경우에는 신규성 상실로 인해 재출원된 특허 출원은 특허를 받을 수 없게 됩니다. 최초 출원 후 개량된 사항이 있을 때는 이를 일부 계속출원(Continuation-in-Part Application)으로 출원함으로써 최초 출원된 발명을 제한적으로나마 보호받을 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허청의 거절 이유에 대한 의견서 제출 기한을 놓쳐 출원포기 통지를 받았습니다. 어떤 조치를 취해야 하는지요.

특허청의 거절 이유에 대한 의견서 제출 기한을 놓쳐 출원포기 통지를 받았습니다. 어떤 조치를 취해야 하는지요.

특허청은 특허출원 심사 중에 서류가 부족하거나, 발명 내용에 대한 거절 이유를 근거로 서류의 보충 또는 답변서 제출을 요구할 수 있습니다. 정해진 기간 내에 적절한 답변을 하지 않으면 출원이 포기된 것으로 간주돼 출원포기 통지(Notice of Abandonment)를 받게 됩니다.

미국 특허법은 답변을 기한 내에 제출하지 못한 이유가 불가항력(Unavoidable)이거나, 고의가 아닌(Unintentional) 경우 출원부활 청원 (Petition to Revive)을 통해 특허 출원을 다시 살릴 수 있는 기회를 제공합니다. 답변 지연 이유가 불가항력이라는 이유로 부활 청원을 할 경우, 원래의 기한으로부터 부활 청원을 제출할 때까지의 전 기간 동안 지연이 모두 불가항력이었다는 사실을 증명하는 근거를 첨부해야 합니다. 그러나 실무적으로 불가항력에 근거한 부활 청원은 대부분 승인되기 어렵습니다.

이에 반해 답변 지연 이유가 고의가 아니었다는 이유로 부활 청원을 할 경우는 실무적으로 대부분 승인이 됩니다. 특히 포기 시점으로부터 1년 이내인 경우에는 일반적으로 부활 청원 제출일까지 답변이 지연된 이유가 고의적이 아니었다는 진술로 충분하며, 고의적이 아님을 입증하는 증거의 제출은 필요치 않습니다. 다만 특허청은 부활 청원 제출일이 특허 출원이 포기됐을 때로부터 장기간 경과한 경우, 해당 증거의 제출을 요구할 수 있습니다.

특허 출원에 대해 거절 이유(Office Action)가 나왔을 경우, 출원인은 거절 이유의 극복 가능성, 또는 발명 자체의 상업적 성공에 대해 부정적인 생각을 가지고 답변 제출을 포기했으나, 추후에 다시 특허 출원의 계속을 원할 수 있습니다. 또는 이미 허락 통지를 받았으나 등록료(Issue fee)를 납부하지 않아 특허 출원이 포기된 경우, 그리고 특허의 유지비(Maintenance Fee) 납부 기한을 놓쳐 특허가 실효된 경우에 출원인 또는 특허권자는 특허 출원 또는 특허의 부활을 원할 수 있습니다.

고의적이 아닌 지연에 근거한 부활 청원은 대부분 가능합니다. 부활 청원을 위해서는 소정의 수수료를 납부하고, 거절 이유에 대한 답변서, 등록료 등 원래의 기한에 제출해야 했던 서류, 수수료 등을 첨부하여야 합니다. 그리고 청원서의 내용에는 사건의 확인과 지연된 서류에 대한 설명, 제출 기간 경과후 부활 청원 전까지의 전체 기간 동안 지연이 고의적이 아니라는 진술을 포함시켜야 합니다. 부활 청원이 제출되면, 지연 이유의 타당성에 대한 심사를 거쳐 청원의 승인 여부가 결정됩니다. 부활을 원하는 경우 출원이 포기된 때로부터 가능한 빨리 제출하여야 하며, 만일 증거의 제출이 요구된다면 대리인과의 계속적인 통신 기록이나 질병을 앓아 답변을 작성할 수 없었던 상황의 증거 등을 제출하면 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허출원을 전문 변호사에게 맡기는 경우 어떤 장점이 있습니까?

특허출원을 전문 변호사에게 맡기는 경우 어떤 장점이 있습니까?

특허출원을 특허 전문변호사(Patent Attorney)에게 맡기는 가장 직접적인 이유는 특허받을 가능성을 높이기 위해서 입니다. 특허를 출원하면 미국 특허상표청(US Patent and Trademark Office)의 심사를 거쳐 특허가 부여됩니다.

특허심사 과정에서 곧바로 특허를 허락받거나, 거절 이유를 받더라도 의견서를 제출해 이를 극복하고 특허를 받기 위해서는 충실하게 작성된 명세서(Specification) 및 도면(Drawings)이 필요합니다. 특허 변호사의 보다 중요한 임무는 특허로 확보되는 발명자의 독점권을 보다 넓고 확실하게 보호받을 수 있게 하는 것입니다. 즉 발명자가 강력한 특허를 가질 수 있게 하는 것입니다.

특허권은 특허로 발행되는 명세서 및 도면의 기재 사항에 기초, 해석되며 구체적으로는 명세서 중 특허 청구범위(Claims)를 기준으로 해석됩니다. 특허권 행사는 특허를 침해하는 상대방에 대한 소송 및 소송을 전제로 한 예비적인 조치를 통해 이루어집니다. 이 때 잘 설명된 명세서와 도면은 침해 인정을 받는 데 있어, 그리고 잘 작성된 청구범위는 침해로 인정받는 범위를 넓히는 데 결정적인 역할을 합니다. 또한 특허의 중요한 기능은 특허 발명의 가치를 표현하는 것입니다. 명세서 중 발명을 구성하는 요소의 설명 부분은 특허심사 및 침해 판단에 중요한 반면, 발명효과의 설명 부분은 특허가 인간 생활에 기여하는 가치 및 특허에 따라 만들어진 제품의 경제적 가치를 이해하는 데 중요합니다.

잘 쓰여진 특허 명세서는 이같은 발명의 구성 및 효과를 명확하게 설명하고, 특허 발명의 구성으로부터 효과가 발생하는 이유를 이해하기 쉽게 설명한 것입니다. 이는 투자자나 소비자들에게 특허의 범위 및 가치를 이해시키는 데 결정적인 역할을 합니다. 이와 같이 특허 명세서 및 도면의 작성은 특허를 받는 것에 그치는 것이 아니고, 특허의 경제적 가치 구현, 특허권 침해 예방 및 침해가 일어났을 때 구제에 중대한 영향을 미칩니다. 따라서 특허 변호사는 해당 분야에 대한 전문 지식과 함께 특허출원 절차 및 특허소송에 대한 풍부한 경험을 갖추고 있어야 합니다.

특허권은 발명이라는 사실에 기초하기는 하지만 특허권의 인정 및 범위는 명세서 및 도면 내용의 충실도에 따라 현저하게 달라집니다. 특히 주의를 요하는 것은 경쟁사의 특허에 대한 침해 가능성이 있는 경우입니다. 이러한 침해를 예방하기 위해서는 발명을 경쟁사의 특허와 비교하여 정밀하게 분석한 후 명세서를 작성하는 것이 필요합니다. 즉 특허 변호사의 조언은 특허출원할 발명품의 내용과 기술개발 자체의 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 정식출원을 통하지 않고도 임시로 간편하게 특허를 출원하는 제도가 있다는데, 이는 무엇을 말하는 것인지요.

정식출원을 통하지 않고도 임시로 간편하게 특허를 출원하는 제도가 있다는데, 이는 무엇을 말하는 것인지요.

특허를 받기 위해서는 반드시 특허법이 요구하는 조건을 갖춘 정식출원(Nonprovisional Application)을 하여야 합니다. 미국 특허법은 그러나 정식출원을 하기 전 신속하고 간편한 권리보호를 위해 임시출원(Provisional Application)과 개시문서 프로그램 (Document Disclosure Program)을 제공하고 있습니다.

임시출원이란 정식출원에 비해 간편한 절차를 거쳐 일단 특허출원을 할 수 있게 하는 제도입니다. 임시출원의 유효기간은 1년이며, 1년 내에 정식출원을 하여야 합니다. 정식출원과 다른 점은 청구범위(claims)와 발명자 선언문(Inventor’s Declaration), 선행기술 자료제출(Information Disclosure Statement)를 필요로 하지 않는다는 것입니다. 그러므로 출원 준비가 간소화됩니다.

임시출원에 대해서도 출원일이 부여되며, 출원중(Patent Pending)이라고 표시할 수 있습니다. 임시출원은 특허심사의 대상이 아니며, 특허심사는 정식출원에 대해서만 이루어집니다. 즉 임시출원으로는 특허를 받을 수 없으며, 정식출원을 대체할 수도 없습니다. 임시출원일로부터 1년 이내에 임시출원에 대한 우선권을 주장하여 정식으로 출원해야 합니다. 1년 이내에 정식 출원을 하지 않는 경우, 임시출원에 근거한 권리가 상실됩니다. 즉 우선권을 주장할 수 없게 됩니다. 임시출원은 정식출원 전에 우선권과 출원중 상태(Pending Status)를 확보하는 데 의미가 있습니다. 개시문서 프로그램이란 발명자가 발명의 내용을 개시한 문서를 특허청에 맡김(deposit)으로써, 자신의 발명시기에 대한 증거를 확보할 수 있게 하는 제도입니다.

특허출원은 기본적으로 출원일을 기준으로 특허성(patentability)을 심사받게 되나, 필요에 따라 출원 전에 실제로 발명을 완성한 시기를 기준으로 심사하게 될 수도 있으며, 특허청에 제출된 개시문서는 발명시기에 대한 증거로 이용됩니다. 발명자는 발명품의 내용설명과 도면을 특허청에 개인의 경우 80달러의 수수료와 함께 우편으로 제출하면 됩니다.

제출된 문서는 2년간 보관된 후 폐기됩니다. 개시문서의 제출은 특허출원과는 무관하며, 임시출원처럼 출원일이 부여되지 않으므로, 개시문서를 제출하였어도 반드시 적절한 내용을 갖추어 특허출원을 신속하게 진행하여야 합니다. 개시문서 프로그램은 공증 등 다른 방법에 의해서도 가능한 발명 사실의 증명 절차를 쉽게하는 데 의미가 있습니다.

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+ 공개와 특허 사이에는 어떤 차이가 있는지요. 또 발명의 내용을 다른 사람에게 공개하는 것과 특허권을 행사하는 시기의 기준은 어떻게 되는지요.

공개와 특허 사이에는 어떤 차이가 있는지요. 또 발명의 내용을 다른 사람에게 공개하는 것과 특허권을 행사하는 시기의 기준은 어떻게 되는지요.

공개(Publication of Application)는 출원 후 1년 반이 지난 특허의 내용을 공보로 발행해 일반인이 알 수 있게 공개하는 것입니다. 1년 반이 지나기 전에 특허가 허가되거나 포기된 출원은 이미 심사가 종료된 것이므로 공개되지 않습니다.

발명의 내용을 다른 사람에게 공개하는 것은 특허 출원일 이후에는 출원 공개 여부에 관계없이 가능합니다. 다만 특허출원이 출원 공개 이전에 포기될 경우에는 다른 사람에게 공개한 사실에 의해 추후 같거나 비슷한 내용을 다시 출원했을 때 신규성 상실의 문제가 될 수 있으므로, 출원 공개 이전에는 비밀유지 계약을 맺는 것이 바람직합니다. 출원 공개는 온라인상으로 특허 출원의 내용이 출판되는 것으로, 모든 사람이 특허 출원의 내용을 알 수 있게 된다는 법적 효과를 갖습니다. 즉 출원 공개된 내용에 대해서는 다른 사람이 같은 내용의 특허 출원을 해도 이미 공개된 내용을 출원한 것으로 간주돼 특허를 받을 수 없습니다.

또한 발명자가 아닌 타인이 특허 발명 내용을 사용해 제품을 만들고 판매하는 경우, 그 타인에 대해 출원 공개에 근거한 임시 보호권 (Provisional Right)을 행사할 수 있습니다. 임시 보호권이란 출원 공개일로부터 특허 발행일(Patent Issue Date)까지 사용료를 받을 수 있는 권리입니다. 임시 보호권을 행사하려면, 출원 공개가 된 특허 출원의 내용을 사용하고 있다는 것을 상대방에게 통보해야 합니다. 보호권은 출원 공개된 특허 출원이 특허를 받는다는 것을 전제로 한 것으로, 특허를 받지 못한 경우에는 행사할 수 없습니다. 특허권은 특허 발행일로부터 행사할 수 있으며, 특허권자는 타인이 특허 발명의 내용을 특허권자의 허가없이는 사용하지 못하게 하는 배타권(Exclusive Right)을 갖습니다.

출원 공개 이후에는 발명자가 그 특허 출원을 포기하고 내용을 수정해 다시 출원하고자 하는 경우에도 신규성 상실의 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 특허 출원에 대해 거절 이유 통지서(Office Action)을 받았으나 출원인이 의견서(Response) 제출을 원하지 않아 특허 출원이 자동포기될 경우 특허청 내부의 사무 처리시간을 고려할 때, 자동포기되는 출원도 대부분 출원이 공개 되는 결과가 발생합니다. 그러므로 출원인은 의견서를 내지 않아 출원이 자동포기되는 경우에도 나중에 비슷한 내용의 특허 출원을 하거나, 일반인에게 공개되는 것을 피하려면 별도의 포기 신청서(Petition for Express Abandonment)를 제출해야 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 새로 개발된 제품에 대한 특허출원을 계획하고 있습니다. 제품의 생산 및 판매를 위해 몇몇 투자자들과 상담을 하려고 하는 데, 특허출원 전에 발명의 내용을 다른 사람에게 설명해도 괜찮은지요.

새로 개발된 제품에 대한 특허출원을 계획하고 있습니다. 제품의 생산 및 판매를 위해 몇몇 투자자들과 상담을 하려고 하는 데, 특허출원 전에 발명의 내용을 다른 사람에게 설명해도 괜찮은지요.

특허는 이미 알려진 것이 아닌 새로운 발명에 대해 부여하는 것입니다. 즉 특허출원은 신규성(Novelty)을 만족시켜야 합니다. 신규성 만족을 위해 특허법상에 규정된 제약이 있습니다. 미국 특허법은 특허 내용을 미국 혹은 외국에서 논문이나 책자 등의 인쇄물로 발표했거나, 미국에서 공개적으로 사용 혹은 판매를 시작했을 경우 1년 이내에 특허출원을 하도록 규정하고 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 출원을 해도 신규성을 상실한 것으로 간주돼 특허를 받지 못합니다. 이같은 규정은 현실을 감안해 1년간 유예 기간을 준 것입니다.

연구 결과가 학회에서 논문으로 발표됐거나 팜플렛 등 인쇄물에 의해 신제품이 미국 또는 외국에 알려진 경우에, 인쇄물 발행 시점으로부터 1년 이내에는 그 발명을 특허 출원할 수 있게 한 것입니다. 인쇄물은 전달이 용이하므로 미국 및 외국을 모두 포함합니다.

근래에는 특히 인터넷에 의해 이같은 인쇄물의 전달이 단 시간내에 전 세계적으로 이루어지게 됐습니다. 공개적 사용이나 판매는 그같은 사실 확인이 인쇄물처럼 용이하지 않으므로, 문제가 됩니다. 이같이 신규성을 완화한 규정은 다른 나라에도 있으나 국가마다 법규정이 다르기 때문에 유의해야 합니다. 예를 들어 한국에선 발명품이 공개되고 나서 특허출원이 가능한 기간이 6개월이며, 공개 후 출원을 인정하는 경우도 제한적입니다.

투자상담을 위해 다른 사람들에게 발명의 내용을 공개하는 것은 미국에서 발명을 공개적으로 사용한 것에 해당할 수 있습니다. 그러나 같은 연구소에서 일하는 동료나 가족 등 특정한 관계가 있는 사람들은 비밀유지 의무가 있는 것으로 간주하기 때문에 발명의 공개 사용으로 보지 않습니다. 또한 제 3자일지라도 비밀유지 의무를 약속하는 문서를 주고 받는다면 공개 사용에 해당되지 않습니다.

발명의 공개와 관련해 신규성 이외에도 발명의 도용 문제가 있습니다. 제 3자가 투자상담으로 알게 된 발명의 내용을 자기 명의로 특허출원한 경우가 이에 해당됩니다. 이 경우 발명자는 본인이 진정한 발명자라는 것을 입증하는 증거를 제출해 타인이 도용한 특허출원 또는 특허를 민사소송을 통해 무효화 시킬 수 있습니다.

결론적으로 특허출원은 문제 발생의 소지를 줄이고 신규성을 잃지 않기 위해 발명 후 최대한 빨리 진행해야 합니다. 특허출원 이후에는 발명의 내용을 공개해도 괜찮습니다. 다만 특허권은 특허 공보 발행일(Issue Date)로부터 행사할 수 있으며, 그전에는 특허가 날 것으로 가정해 예비적인 경고를 할 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허출원을 하려합니다. 발명을 설명하기 위해 도면이 필요한 데, 특허청에 제출하는 도면은 어떤 방법으로 준비해야 하는 지요

특허출원을 하려합니다. 발명을 설명하기 위해 도면이 필요한 데, 특허청에 제출하는 도면은 어떤 방법으로 준비해야 하는 지요

특허출원에 첨부되는 도면은 생산을 위한 도면과는 다르며, 발명의 내용을 명확히 표시하기 위해 일정한 요구사항을 만족시켜야 합니다. 실용특허(Utility Patent)의 경우에는 발명품의 구조와 작동 원리, 디자인 특허(Design Patent)는 물품의 겉모양에 중점을 두고 있기 때문에 요구사항이 세부적인 면에서 다릅니다.

특허도면은 발명을 충분히 이해할 수 있도록 여러 방향에서 형상을 표시해야 하고, 도면을 구성하는 선은 뚜렷하고 혼동이 되지 않아야 합니다. 생산도면과 달리 실제 크기와 비례하게 작성할 필요는 없으며, 발명 내용과 직접 관련이 없는 부분은 생략하거나 대략적으로만 도시할 수 있습니다.

특허도면에 표시된 각 부품은 특허출원 명세서상에 설명된 부품과 대응해야 하며, 명세서와 도면의 관계는 참조 부호(reference character) 및 지시선(lead line)으로 표시됩니다. 참조 부호는 발명을 구성하는 각 부품(component)을 숫자로 지시하는 것입니다. 지시선은 도면에서 참조 부호 및 각 부품을 연결하는 선입니다. 지시선은 또 발명의 형상 자체를 구성하는 선과 명확히 구분돼야 합니다.

도면의 크기는 1/2로 축소복사했을 때 형상 및 문자가 잘 구별될 정도로 크게 그려야 합니다. 도면은 A4 용지 또는 레터 사이즈(letter size)의 종이에 그려야 하고, 한 장에 표현하기 어려운 큰 형상은 여러 장에 나누어 그릴 수 있습니다.

출원시 제출된 도면이 법에 규정한 요건들을 만족하지 못했을 경우, 지정기간 내에 보정도면을 제출해야 합니다. 단 출원 당시에 없었던 내용을 추가할 수는 없습니다. 즉 보정도면은 출원시 제출한 도면의 도시 상태를 명확하게 하는 것만 가능합니다.

도면은 글로 표현하기가 복잡한 발명의 세부 특징을 쉽게 표현하며, 도면상에 표현된 세부 사항은 추후 거절 이유를 극복하거나 출원시 미처 청구하지 못한 발명의 범위(Claims)를 추가하는 데 결정적인 근거가 될 수 있습니다. 특허도면을 발명자가 작성하기 어려운 경우 특허변호사 사무소 전문 인력의 도움을 받아 발명의 개념, 스케치 또는 견본을 토대로 도면을 준비하면 됩니다.

도면대신 사진제출도 가능합니다. 이 경우 발명이 도면으로는 적절히 표현될 수 없어 사진으로만 표현가능한 성질의 것이어야 합니다. 실용특허의 경우 생물 조직 또는 결정 구조, 디자인 특허의 경우 장식 효과(Ornamental Effects) 등이 도면 대신 사진을 제출하는 것이 가능한 예입니다. 사진은 흑백 사진이 원칙이며, 컬러 사진은 컬러가 반드시 필요한 이유를 설명하는 청원서(Petition)와 함께 제출해야 합니다.특허청의 심사관은 발명이 도면만으로도 표현이 가능하다고 판단될 경우 사진대신 도면제출을 지시할 수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 신제품에 대한 발명을 특허 출원하였으나 아직 심사 결과를 받지 못해 제품의 대량 생산 및 판매를 위한 투자를 결정하지 못하고 있습니다. 투자 가치가 높은 특허 출원에 대해 특허를 빨리 받을 수 있는 방법이 없는지요?

신제품에 대한 발명을 특허 출원하였으나 아직 심사 결과를 받지 못해 제품의 대량 생산 및 판매를 위한 투자를 결정하지 못하고 있습니다. 투자 가치가 높은 특허 출원에 대해 특허를 빨리 받을 수 있는 방법이 없는지요?

특허출원에 대한 심사는 원칙적으로 출원한 날짜 순서대로 진행되나, 공익에 도움이 되는 발명이나, 출원인의 특별한 사정 등의 경우에 우선 심사 청원 (Petition to Make Special)에 의해 우선적으로 심사를 받을 수 있습니다.

대량 생산 계획 (Prospective Manufacture)은 우선 심사 청원이 가능한 경우 중 하나입니다. 대량 생산 계획에 근거한 우선 심사 청원을 위해서는, 충분한 자본 및 설비를 갖추었거나 바로 갖출 수 있는 상태라는 것, 특허를 받아야 대량 생산을 개시하거나 생산량을 증가시킬 수 있다는 것, 그리고 특허를 받으면 투자 회수를 위해 미국내에서 바로 생산할 것임을 진술한 진술서 (Statement)를 제출하여야 합니다. 또한 출원인은 출원된 발명에 관한 종래 기술의 검색 (Prior Art Search)을 하여야 하고 그 결과 특허 출원과 가장 비슷한 것으로 보이는 기술 자료의 사본을 제출하여야 합니다.

우선 심사 청원이 가능한 다른 중요한 경우로서, 침해(infringement)가 있습니다. 침해에 근거한 우선 심사 청원을 위해서는 특허 출원을 침해하는 제품이 실제로 판매되고 있다는 것과, 침해로 보는 제품과 특허 출원의 청구범위와의 정확한 비교가 이루어져 침해가 분명한 것으로 판단된다는 것을 진술한 진술서와, 관련 종래 기술의 자료를 제출하여야 합니다. 특허청은 진술서를 뒷받침하는 추가 증거를 요구할 수 있습니다. 출원인이 고령이거나 건강이 악화된 경우에도 우선 심사 청원이 가능합니다. 고령인 경우 65세 이상이라는 것을 출생 증명서 등에 의해 증명을 하고, 건강 악화의 경우 심사가 늦어질 경우 출원인이 심사에 조력하지 못할 가능성이 있다는 것을 의사의 진단서에 의해 증명하면 됩니다.

이상은 출원인의 특별한 사정에 근거한 경우들이며, 공익에 도움이 되는 경우로서 우선 심사의 대상이 되는 발명으로서는, 환경의 향상과 기본 자원의 절약 및 유지에 도움이 되는 발명, 에너지 자원의 발견, 개발, 효율적 사용 및 보존에 도움이 되는 발명, 재조합 (Recombinant) DNA에 관한 발명, 초전도성 (Superconductivity)에 관한 발명, 에이즈 및 암의 치료에 관한 발명, 생명공학 (Biotechnology)에 관한 발명 등이 있습니다.

우선 심사 청원을 할 때, 출원인은 관련 종래 기술의 검색에 의해 확인된 자료와 특허 출원된 발명의 차이점을 설명하여야 합니다.우선 심사 청원이 받아들여지면, 심사관은 특허 허락이 바로 가능한 출원이나, 심사 기간 제한이 있는 출원의 심사를 제외하고는, 청원된 출원을 바로 심사하게 됩니다. 심사의 진행 및 특허 결정도 일반적 심사에 비해 신속한 일정에 따라 진행됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 한국에서 개발한 제품이 미국 시장에서 반응이 좋아 미국내에서 판매를 하려고 합니다. 제품에 대해 한국에서 받은 특허 및 진행중인 특허 출원이 있는 데 미국에서도 보호를 받을 수 있는 지요?

한국에서 개발한 제품이 미국 시장에서 반응이 좋아 미국내에서 판매를 하려고 합니다. 제품에 대해 한국에서 받은 특허 및 진행중인 특허 출원이 있는 데 미국에서도 보호를 받을 수 있는 지요?

특허는 각국의 국내법에 속하므로 특허를 받고자 하는 모든 나라에 각각 출원하여야 합니다. 또한 미국이 아닌 다른 나라에 먼저 출원한 발명을 미국에 출원할 경우, 일정한 시간적 제한을 지켜야 합니다.

한국 및 미국을 포함한 대부분의 국가의 특허법은 우선권 제도를 받아들이고 있으며, 이에 의하면 어느 한 나라에서 출원을 한 지 1년 이내에 다른 나라에 출원을 하였을 때 맨 처음 출원한 날로 출원일이 소급되는 효과가 있습니다. 즉 한국에서 특허 출원 또는 실용신안 출원을 하였을 때는 그 출원일로부터 1년 이내에 미국 출원을 하면 됩니다.

투자 가치의 판단 등의 어려움에 의해 출원한 지 1년이 지나서 미국 특허출원을 고려하는 경우가 많습니다. 1년이 지나면 외국 출원 우선권은 주장할 수 없으나, 한국에서 특허 출원한 내용이 일반 사람들에게 공개되지 않은 경우 미국에 특허출원하는 것이 가능합니다. 특허 출원한 내용은 특허 증서의 발행 (patent issue) 또는 특허를 받기전 공개 공보의 발행 (pre-grant publication)에 의해 일반에게 공개됩니다.

공개 공보는 통상 출원한 날로부터 1년 6개월이 지나면 발행됩니다. 공보 발행에 통상 2개월이 소요되므로 아직 특허를 받지 않은 특허 출원에 대해서는 한국에서 1년이 지나 우선권 주장을 놓친 경우 대략 8개월 동안은 공개되지 않은 상태이므로 미국에 출원할 수 있습니다. 다만 한국에서 실용신안 출원을 한 경우는 실용신안 출원은 무심사로 등록이 되므로 출원후 수개월이 지나면 공보가 발행되어 일반에 공개됩니다. 한국 특허 출원 및 실용신안 출원에 의한 발명은 미국 특허법에서는 모두 실용 특허 출원(utility patent application) 대상이 됩니다.

한국에서 출원한 지 1년이 경과하고 특허 공보나 공개 공보에 의해 이미 발명이 이미 일반에 알려진 경우에는 개량된 기술 내용을 미국 특허청에 특허 출원하는 것을 고려할 수 있습니다. 제품은 통상 소비자의 요청이나 원가 절감 등을 위해 개량이 지속적으로 이루어지며, 이러한 개량된 내용은 모두 특허 출원의 대상이 됩니다. 특히 시장에 이미 경쟁 제품이 유통되는 경우 원특허에 구체적으로 설명되지 않은 내용에 대한 권리 범위를 개량 특허 출원에 상세하고 명확하게 기술하여 경쟁사의 모방을 효과적으로 방지하는 한편 제품의 독점적 위치 확보에 도움이 될 수 있습니다.

개량 발명은 한국에서 특허되거나 공개된 발명에 비해 향상된 기술적 가치가 있어야 합니다. 개량 발명의 특허출원에 의한 특허 가능 여부 및 특허 보호 범위의 판단은 해당 기술 분야 및 미국 특허 제도에 대한 전문 지식이 필요하므로, 전문 특허변호사와 상담이 요구됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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