Park Law Firm

+ 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허청 심사관의 2년여에 걸친 심사 과정을 거쳐 특허 등록료를 납부하고 마침내 특허증을 받았습니다. 특허 기간 동안 특허는 자동으로 유지되는 것인가요, 아니면 특허를 유지하고 행사하기 위해 발명자 또는 특허권자가 해야 할 일이 있나요?

발명을 미국 특허청에 출원하여 특허청 심사관의 2년여에 걸친 심사 과정을 거쳐 특허 등록료를 납부하고 마침내 특허증을 받았습니다. 특허 기간 동안 특허는 자동으로 유지되는 것인가요, 아니면 특허를 유지하고 행사하기 위해 발명자 또는 특허권자가 해야 할 일이 있나요?

특허란 정부가 발명자에게 준 생산, 판매, 수입에 있어서 다른 사람들을 배제할 수 있는 배타적인 권리이기 때문에 그 권리의 유지하고 행사할 때 정부 기관, 특히 특허청과 긴밀한 협조가 필요합니다. 발명자가 생각하는 발명이 과연 국가가 나서서 보호해줄만한 신규성과 진보성을 갖춘, 즉 새롭고 발명 분야에 통상적인 지식을 가진 사람이 쉽게 생각해낼 수 없는, 특허에 합당한 발명인지를 분석하고 판단하는 특허심사뿐만 아니라, 심사가 끝난 발명을 특허로 등록하거나, 출원일로부터 20년인 특허 기간 동안 관리하는 것은 특허청 소관입니다. 따라서 특허증을 받기 위해 특허청에 내야 하는 특허 등록료 (Issue Fee) 이외에, 특허를 받은 지 3년 반, 7년 반, 11년 반 되는 시점에서 특허 연금 (Maintenance Fee) 을 시간에 맞추어 내야 합니다. 만약 특허 연금을 유예 기간인 각 납부 시점에서 6개월이 지날 때까지도 내지 않으면 정상적인 특허 기간이 끝나지 않았는데도 특허권자인 발명자 또는 특허권을 양도받은 사람이 그 권리를 포기한 것으로 간주되어 특허권자는 더 이상 특허권을 행사할 수 없게 됩니다. 물론 특허 연금을 내지 못한 것이 불가피했다거나 고의가 아니었다는 점을 들어 탄원서와 특허청이 정한 탄원서 제출 비용과 함께 특허 연금을 늦게라도 납부하면 특허권을 다시 살릴 수는 있지만, 특허권이 정지되었던 기간 동안의 특허 침해에 대해서는 아무 권리를 행사할 수 없게 됩니다. 따라서 특허 연금 납부 일정을 잘 챙겨서 제때에 납부하는 것은 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 특허증을 손에 쥐었다고 해서 출원일로부터 20년 동안 특허권이 자동으로 마냥 보장된다고 할 수는 없는 것입니다. 이와 같은 특허 관리를 로펌에 위임하지 않고 발명자 또는 양수인이 직접 챙길 경우, 특허 연금 납부에 대한 일정을 알려주는 편지 등을 제대로 받기 위해서는 특허청에 특허청과의 연락 주소인 자신의 주소를 늘 갱신한 상태로 유지해야 합니다. 특허를 받은 다음, 특허권을 행사하는 과정에서 발생하는 문제들인 특허 침해와 특허 소송의 경우에는 특허청이 아닌 일반 법원을 통해야 합니다. 특허가 20년 동안 살아있는 권리가 되기 위해서는, 첫째로 경쟁이 치열한 상황에서 수많은 도전에도 살아남을 수 있는 법적으로 튼튼한 특허를 받는 것이 중요하고, 둘째로는 그 특허를 잘 방어하고 또 국가로부터 받은 배타적인 권리를 충분히 행사하기 위해 유능한 특허변호사의 도움을 받는 것이 중요하다고 할 수 있습니다. 국가가 개인에게 준 배타적인 권리인 특허권도 다른 모든 사람들이 알아서 존중해주는 것이 아니라 그 특허권을 가진 발명자 또는 특허권자 스스로 방어하거나 적극적으로 행사하지 않으면 안 되기 때문입니다.

박윤근 (John K. Park) 특허변호사

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+ 일상 생활에서 불편을 해결하고자 하여 발명을 하였습니다. 발명이 유용하고 상품성이 높아보여 특허를 출원하려 합니다. 특허변호사의 도움을 받아 출원서를 작성하고자 하는 데 어떤 사항을 준비하여 가야 하는 지요.

일상 생활에서 불편을 해결하고자 하여 발명을 하였습니다. 발명이 유용하고 상품성이 높아보여 특허를 출원하려 합니다. 특허변호사의 도움을 받아 출원서를 작성하고자 하는 데 어떤 사항을 준비하여 가야 하는 지요.

많은 분들이 특허를 출원하기 위해서는 발명의 원리를 이용한 물건을 만들어 작동을 확인하여야 하고, 특허변호사에게 출원 서류 작성을 맡기기 전에 그같은 단계를 마무리하여야 하는 것으로 생각하십니다. 또는 출원 업무를 맡기기 위해 일정한 서식을 갖추는 것이 필요한 것으로 생각하시는 분들도 있습니다. 실제 특허 출원을 위해서는 어느정도 구체화된 아이디어가 있으면 됩니다.

특허 출원은 원칙적으로 발명이 일반 사람에게 알려지기 전에 하여야 하고 또한 같은 내용의 발명을 다른 사람이 하여 특허를 출원하기 전에 하여야 합니다. 즉 특허 출원은 발명의 아이디어가 떠오른 이후 최대한 빨리 하는 것이 필요합니다. 그러므로 특허 출원에 필요한 정도로 발명이 구체화되었을 때 바로 출원하는 것이 바람직합니다.

특허법은 이같은 특허 출원의 시간적 제한과 발명을 공개하여 일반이 이용하게 하는 공익적인 목적을 조화시키기 위해 발명을 설명하는 명세서 및 도면의 기재 정도를 규정하고 있습니다. 명세서는 발명의 내용을 글로 설명한 문서이고, 도면은 기계 장치의 경우와 같이 발명의 내용의 설명을 위해 필요한 경우 명세서에 추가하여 필요한 문서입니다.

특허법의 규정에 의하면 특허 출원을 위해서 필요한 것은 발명의 내용을 발명이 속하는 분야의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 설명된 명세서 및 도면을 작성하여 제출하는 것입니다. 더 자세하게는 발명품을 만들고 사용하는 방식과 과정을 그 분야의 기술자가 명세서 및 도면의 기재 사항을 보고 발명품을 만들어 사용할 수 있도록 정확하게 설명을 하면 되는 것입니다.

즉 특허 출원의 명세서 및 도면에서, 그분야의 기술자에게 일반적으로 알려진 내용은 별도로 상세히 설명하지 않아도 됩니다. 그러므로 시제품의 제작이나 실험에 의한 검증은 출원된 내용이 기술적으로 가능한 한 필수적인 것은 아닙니다. 출원 전에 일반에게 알려진 기술 내용을 종래 기술 (Prior Art)이라 합니다. 특허가 될 수 있는 발명은 종래 기술과 비교하여 그와는 다른 새로운 내용이어야 합니다. 대부분의 발명은 종래 기술을 바탕으로 하여 개량을 함으로서 이루어집니다. 즉 명세서 및 도면의 기재 내용은 기반이 되는 종래 기술의 간략한 설명 및 새로이 개발한 내용의 상세한 설명으로 이루어집니다.

기술적인 발명의 내용을 글로 설명하기 위해서 발명을 여러 구성 요소가 결합된 것으로 기재를 하게 됩니다. 명세서의 핵심 내용은 구성 요소 자체의 설명 및 구성 요소들 사이의 작동 관계의 설명입니다.

특허 변호사는 발명자로부터 발명의 기술적 내용의 설명을 듣고 구성 요소 및 그 사이의 관계를 정확한 용어로서 명세서에 표현을 하게 됩니다. 즉 특허 변호사는 의뢰인의 발명이 속하는 분야의 기술자의 역할을 하여 명세서 및 도면을 작성하게 됩니다. 박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허 가능성을 예측하기 위해 선행 기술 조사를 실시하였습니다. 선행 기술 조사 자료를 특허청에 제출하면 특허를 빨리 심사하는 데 도움이 된다고 하는 데 구체적으로 어떤 내용인지요?

특허 가능성을 예측하기 위해 선행 기술 조사를 실시하였습니다. 선행 기술 조사 자료를 특허청에 제출하면 특허를 빨리 심사하는 데 도움이 된다고 하는 데 구체적으로 어떤 내용인지요?

근래 미국 특허청의 특허 출원 심사는 출원건수의 증가와 출원 내용의 복잡성 증가에 의해 적체되고 있으며 심사 결과를 받는 데 출원후 1년 반 이상이 걸리는 경우도 많이 발생하고 있습니다. 이같은 심사 적체는 미국 특허청의 21세기 전략 계획에 따라 차차 해소될 것으로 예측됩니다. 우선 심사 신청 (Petition to Make Special)은 투자준비의 완료나 경쟁자의 침해가 발생하고 있는 경우 등 심사 결과를 신속하게 알아야 할 필요가 있는 적절한 이유가 있을 때 심사를 우선적으로 하여주는 제도입니다. 이는 출원인이 심사 적체에 대응하는 방안으로서 이용되고 있습니다.

선행 기술 조사 (Prior Art Search) 결과의 제출은 위에 설명한 이유에 근거한 우선 심사 신청의 절차의 일부로서 필요합니다. 즉 선행 기술 조사 결과 발견된 자료의 제출에 의해 심사관의 부담을 덜어주어 심사를 빨리 하는 것을 돕는 것입니다. 선행 기술 조사 결과의 내용은 특허법에서 정하는 요구 조건을 만족하여야 합니다. 즉 주의깊고 철저한 조사 (Careful and Thorough Search)가 이루어져야 합니다. 부족한 선행 기술 조사 결과의 제출은 추후 특허를 받은 이후에 불공정한 행위 (Inequitable Conduct)로 인정되어 특허권을 행사할 수 없게 되는 (Unenforceable) 위험이 있습니다.

선행 기술 조사는 흔히 광범한 자료 조사를 필요로 하며 어떤 기준이 주의 깊고 철저한 조사를 만족시키는가의 판단은 단순하지 않습니다. 판례에 의해 정립된 일반적 기준으로서 첫째, 발명자 및 특허변호사는 신의 성실의 원칙 (Duty of Candor)에 따라 알고 있는 관련 선행 기술 자료를 모두 특허청에 제출하여야 합니다. 둘째, 선행 기술 조사는 외부의 조사 전문가 또는 특허변호사에 의뢰하여 수행하는 것이 바람직합니다. 외부 인력은 특허 출원에 대해 이해 관계가 없으므로 만일 조사 결과가 특허법상의 요구 조건에 부족하더라도 출원인이 기만적 의도 (Intent to Deceive)가 있었다고 보기 어렵습니다.

세째, 선행 기술 조사의 범위는 적어도 특허청 심사관이 일반적으로 조사하는 자료를 포함하여야 합니다. 이는 통상 관련된 기술 분류에 해당하는 자료의 수동 조사 (Manual Search) 및 컴퓨터 데이타베이스의 자료 조사를 포함합니다. 또한 미국 특허청에서 이용가능한 문헌 및 외국 특허를 포함시켜야 합니다. 적절한 조사 범위를 정하는 한 방법은 전문 조사 기관을 이용하는 것입니다. 그리고 심사관과의 전화 통화에 의해 조사 범위를 확인받는 것입니다.

이와 같이 선행 기술 조사 자료의 제출은 심사를 앞당기는 데 유용한 역할을 할 수 있으나, 조사의 범위 및 내용이 특허법상의 기준을 만족시키게 하는 것이 중요합니다.

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+ 신개발품에 대해 특허 출원을 하여 근래에 특허를 받았습니다. 특허를 받음으로서 행사할 수 있는 권리는 어떤 것이고, 어떤 방법으로 행사하여야 하는 지요?

신개발품에 대해 특허 출원을 하여 근래에 특허를 받았습니다. 특허를 받음으로서 행사할 수 있는 권리는 어떤 것이고, 어떤 방법으로 행사하여야 하는 지요?

특허권은 기본적으로 특허를 받은 발명을 남이 사용하지 못하게 하는 배타권 (Exclusive Right)입니다. 구체적으로 미국 특허권은 특허권자가 아닌 다른 사람이 미국내에서 발명품의 제조, 사용, 판매를 위한 제시, 판매 및 미국 내로의 수입을 하지 못하게 하는 권리입니다. 발명이 방법에 대한 것일 때는 특허된 방법 및 그 방법을 이용한 제품에 비슷한 권리를 갖습니다. 다른 사람이 특허권자의 허락없이 이와 같은 행위를 할 때에는 특허 침해 (Patent Infringement)가 됩니다. 특허권자는 민사소송을 통해 침해 행위를 금지시키거나, 침해자로부터 손해배상을 받을 수 있습니다. 특허기간은 특허가 발행된 날 (Issue Date)로부터 시작하여 실용 특허(Utility Patent)의 경우 출원일로부터 20년이 되는 날에 종료됩니다. 출원후 심사를 거쳐 특허가 발행되기까지는 통상 1, 2년의 시간이 걸리므로 특허 기간은 대개 18, 19년이 됩니다. 또한 특허기간 중에도 3년, 7년 및 11년차에 연차료 (Maintenance Fee)를 내어야 특허권이 유지됩니다. 연차료가 납부되지 않거나 특허 기간이 만료된 발명은 누구나 사용할 수 있게 됩니다. 의장 특허 (Design Patent)의 경우에는 특허를 받은 때부터 14년이며 연차료는 없습니다.

특허권자는 특허권에 의한 배타권을 행사하여, 경쟁업체가 발명품을 생산, 판매 또는 수입을 못하게 하고, 발명품을 독점적으로 생산, 판매 또는 수입을 하여 많은 이익을 올릴 수 있습니다. 또는 특허를 특허품의 생산 및 판매에 필요한 자본 및 기술을 갖는 투자자에게 대가를 받고 양도 (Assignment)를 하거나, 사용권 (License)를 설정하고 사용료 (Royalty)를 받아 경제적 이익을 실현할 수 있습니다.

특허 출원을 하였어도 특허가 발행(Issue)되기 전에는 특허권을 갖지 못합니다. 현재 출원 건수의 증가 및 기술의 발달에 따른 심사의 부담 증가로 인해 특허청에서 심사가 적체되는 경향이 있어, 특허 출원후 특허권을 행사할 수 있는 시기가 늦어지는 문제점이 있습니다. 미국 특허청에서는 요금체계 및 대대적인 조직 개편을 통한 심사 효율의 향상을 위해 노력하고 있으며, 심사 적체는 점차 해소될 것으로 보입니다.

한편 비용 등을 이유로 특허 출원을 늦출 경우 신규성 상실을 이유로 특허를 받지 못하게 되는 경우가 있습니다. 이와 관련하여 특히 문제되는 경우는 한국에서 특허 또는 실용신안 출원을 한 후, 미국 시장에 발명품을 들여오기 위해 미국 출원을 하는 경우입니다. 다른 나라에서 이미 특허 출원을 한 경우 원칙적으로 출원한 날로부터 1년 이내에 미국에 출원을 하여야 합니다. 특허 출원에 있어 이같은 기간 제한을 이해하고 국내 출원 및 외국 출원 계획을 미리 세워놓는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 미국특허청이 특허신청과 관련된 비용체계를 대대적으로 수정하고 있다고 듣고있습니다. 이러한 변경은 언제부터 적용되는지요? 또한 특허신청비용 변경의 내용과 인상폭은 어느정도인지요?

미국특허청이 특허신청과 관련된 비용체계를 대대적으로 수정하고 있다고 듣고있습니다. 이러한 변경은 언제부터 적용되는지요? 또한 특허신청비용 변경의 내용과 인상폭은 어느정도인지요?

약 3주전인 지난 2004년 12월 6일자 본지의 질의응답 칼럼에서 미국특허출원시 연방정부 특허청(www.uspto.gov)에 납부되는 비용 즉 관납료의 요금체계 변경을 예측드린바 있습니다. 마치 예언처럼 그로부터 이틀 후인 2004년 12월 8일자로 미국특허청의 관납료 비용체계(Fee Schedule)가 확정발표되었고 같은 날자로 효력이 발생하였습니다. 미주중앙일보의 한글칼럼이 미국내 다른 어떤 매체보다 앞서서 미국특허청 관납료 체계 변경에 기사를 내보낸 셈입니다. 이번 특허청 관납료 체계 변경은 미국특허청의 독자적인 비용체계 노선의 포기를 의미하는 한편 유럽특허청(EPO), 일본특허청, 캐나다특허청등 대다수 국가의 특허청 출원 및 심사 시스템에 동조하려는 미국특허청의 시도로 해석될수 있습니다.

2004년 12월 8일부터 적용되는 새로운 특허청 비용체계의 세가지 주요내용은 평균30%정도의 비용인상과, 특허출원비용의 세분화 및 전자출원을 권장하기 위한 전자출원에 따른 일부비용의 감면혜택입니다. 가령, 개인 또는 직원 500인 미만의 소기업(small entity)이 청구항(claims) 20개 이하 독립청구항(independent claims) 3개 이하로 미국특허출원을 하는 경우 특허청에 납부되는 출원비용은 이전보다 약 30%인상된 $500이 되고, 소기업기준 특허등록료(Issue fee)는 기존보다 약 5%인상된 $1,000이 됩니다. 의장특허(Design Patent)출원의 경우는 소기업 기준 출원비용이 $215로 약 30%인상되었고, 의장등록료는 $400으로 약 60% 인상되었습니다. 이에 반하여 국제특허출원(PCT)의 미국국내단계(US National Stage) 진입비용은 소기업 기준으로 $500으로 오히려 약 5%정도 인하하였습니다.

전자출원에 대한 비용감면 혜택은 새로운 비용체계의 두드러진 특징이라 할수 있습니다. 이미 5년전부터 100%전자출원을 의무실행하고 있는 한국특허청등에 비하여 미국특허청의 전자출원 시스템은 복잡한 인증과정등의 문제로 특허변호사의 이용도는 매우 낮고, 또한 전자출원 시스템을 구비하고 있는 미국내 특허사무소도 10%정도에 불과합니다. 미국특허청은 이러한 전자출원 비용감면혜택으로 전자출원을 장려하려는 것입니다.

특히 이러한 비용체계의 변경 및 전자출원에 대한 비용감면 혜택을 고려한다면, 출원인의 입장에서는 가능하면 전자출원 시스템을 구비한 특허변호사를 선임하는 것이 유리합니다. 전자특허출원은 전체기간을 약 3개월정도 단축하는 효과가 있을 뿐만 아니라 출원번호를 출원당일 확보할수 있는등의 장점이 있습니다.

박윤근 변호사

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+ 새로운 분야의 기술 개발을 위해 관련 특허를 검색하려 합니다. 미국 특허청에서 미국 특허 자료를 검색할 수 있다고 하는 데 구체적으로 어떻게 하여야 하는 것인지요.

새로운 분야의 기술 개발을 위해 관련 특허를 검색하려 합니다. 미국 특허청에서 미국 특허 자료를 검색할 수 있다고 하는 데 구체적으로 어떻게 하여야 하는 것인지요.
특허 검색은 출원 발명과 비슷한 발명이 있는 지 찾아서 특허 가능성을 미리 추측하고자 할때, 또는 다른 사람의 발명과 중복되지 않은 방향으로 기술 개발을 하기 위해 기존의 기술을 확인하는 목적 등을 위해 행해집니다. 미국 특허청에서 특허 출원의 심사를 할 때 가장 중요한 자료는 통상 자국의 특허 즉 미국 특허들입니다. 근래에는 특허전 공개 제도의 시행에 의해 미국 출원의 출원 공개 공보도 심사관의 검색 대상에 포함되고 있습니다. 다른 나라의 특허를 포함한 공개된 기술 자료는 모두 심사에서 인용이 될 수 있으나 통상 미국 특허가 가장 많이 인용이 됩니다.

특허 검색에서 유의할 점은 발명의 기술 내용은 하나 또는 몇개의 단어만으로 명확하게 규정이 되는 것이 극히 어렵다는 것입니다. 공개된 특허에 기재된 내용의 정확한 이해는 발행된 특허에 기재된 명세서 및 도면 전체를 보는 것이 가장 바람직하지만 수백만건의 특허에 대해 그와 같이 검색을 하는 것은 불가능합니다.

특허 검색을 하려면 찾고자 하는 기술 내용의 핵심 단어 (Keyword)를 선택하여 문자 검색을 하는 등의 방법으로 검색의 범위를 좁혀나가는 것이 필요합니다. 핵심 단어의 조합에 의한 문자 검색은 일반적인 인터넷 검색 엔진 (Yahoo, Google 등)에서 널리 쓰이는 방법이며, 컴퓨터 하드웨어의 발달 및 인터넷 속도의 향상으로 단시간내에 이루어집니다. 검색의 범위를 좁혀나가는 다른 하나의 방법은 발명의 기술 분류 (Classification)를 확인하여 해당 분류 내에서 다시 핵심 단어를 포함하는 명세서, 요약서 또는 발명의 명칭을 갖는 특허를 검색해나가는 것입니다.

예를 들어 인장력이 가해지는 와이어를 설치한 골프채에 대한 특허가 있는 지를 검색하려 할 경우, 미국 특허청의 웹사이트 (http://www.uspto.gov) 에서 ‘Patents/Search’를 선택합니다. 선택후 이동된 화면에서 ‘Advanced Search’를 선택합니다. Advanced Search 화면에서는 요약서 (abstract), 발명의 명칭 (Title), 또는 명세서 (Specification) 중에 찾고자 하는 단어를 포함하는 지를 검색에 의해 확인할 수 있습니다. 핵심 단어를 이용한 검색 조건의 구체적인 예로서 ABST/(golf and club and tension and wire)를 ‘Query’ 항목에 입력하고 ‘Search’ 버튼을 누릅니다. 괄호안의 핵심 단어들은 검색하고자 하는 발명을 널리 쓰이는 기술 용어로 표현한 것이며 ABST는 요약서의 약어입니다. 검색 결과는 주어진 핵심 단어 모두를 포함하는 요약서를 갖는 특허들입니다.

효과적인 특허 검색의 가장 중요한 전제는 해당 분야의 기술 내용 및 널리 쓰이는 용어에 대한 정확한 이해, 그리고 주어진 특허 문서 중 필요한 내용을 단시간내에 파악하는 능력입니다.

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+ 미국특허청이 앞으로 특허신청에 관련된 비용을 대폭적으로 인상한다는 말을 들은적이 있는데 사실인지요?

미국특허청이 앞으로 특허신청에 관련된 비용을 대폭적으로 인상한다는 말을 들은적이 있는데 사실인지요?

미국특허출원시 비용은 대개 변호사비용과 연방정부 특허청(www.uspto.gov)에 납부되는 비용 즉 관납료로 나누어 집니다. 변호사 비용은 어떤 변호사를 고용하느냐에 따라 차이가 나지만 연방정부에 납부되는 관납료는 미국특허청이 매 회계년도 초에 발표하는 관납료 요금체계(Fee Schedule)가 기준이 됩니다. 따라서 특허변호사에게 특허출원을 의뢰하는 경우의 비용은 변호사 비용 플러스 관납료로 이해하면 됩니다. 미국특허청이 이러한 관납료 체계의 대폭적 수정을 예고하고 있으나 관납료의 인상폭이 그리 크지는 않을 것으로 예상됩니다. 관납료 체계의 변경 및 인상폭은 이미 정해져 있고 2004년 12월 현재 현재 통합세출법안(Consolidated Appropriation Act 2005)라 불리는 특허관납료 체계의 변경과 관련된 법안이 연방의회의 비준을 기다리는 상태입니다. 의회가 이를 비준하면 부시대통령이 법안에 서명하는 날부터 즉시 효력이 발생하게 되고 이날을 기준으로 미국특허 및 상표출원 관납료의 체계가 바뀌면서 소폭의 관납료 인상이 발생하게 됩니다.

미국특허청 관납료 체계의 변경은 미국특허청이 지난 2002년 6월에 추진하기 시작한 21세기 전략계획안(The 21st Century Strategic Plan)의 세부안에 포함되어 있습니다. 이러한 21세기 전략계획안에 따라 변경되는 미국특허청의 관납료 체계의 두드러진 특징은 출원료의 세분화에 있다고 볼수 있습니다.

기존의 특허청 관납료 시스템은 크게 출원시에 납부되는 출원료(filing fee)와, 특허심사를 통과한 후 특허번호 및 등록증을 부여받기위한 등록료(issue fee) 그리고 특허 등록일로부터 3년차, 7년차 및 11년차에 납부되는 특허 유지료(maintenance fee)로 대별될수 있습니다. 미국특허청의 21세기 전략계획안은 이중에서 출원료 체계를 세분화 시키고 있습니다. 즉, 기존의 단일 출원비용 체계를 특허 출원비용(filing fee), 특허조사비용(search fee), 및 특허 심사비용(examination fee)의 세가지로 나누어 청구하고 이에따라 약 30%정도의 출원비용 인상효과를 유도하고 있습니다. 미국특허청의 이러한 관납료 체계의 변경 및 인상이 특허 심사관의 확보 및 이에 따른 심사기간의 단축등 긍정적인 효과를 가져오기를 기대해봅니다.

가령 2005 미국특허청 회계년도(10/01/2005-9/30/2005)를 기준으로 개인 또는 직원 500인 미만의 소기업(small entity)이 청구항(claims) 20개 이하이고 독립청구항(independent claims) 3개 이하로 미국 특허출원을 하는 경우, 미국특허청에 납부되는 관납료중에서 현행 $395의 출원료가 특허조사료 및 심사료로 세분화 되면서 출원비용이 $500으로 인상되는 결과를 가져오고 있습니다.

박윤근 변호사

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+ 발명품을 개발 중인데 시제품 제작 문제로 전문 업체에 맡기려고 합니다. 또한 비용 문제로 관련 대기업과 접촉을 하려는 데, 특허 출원과의 관계는 어떻게 되는 지요?

발명품을 개발 중인데 시제품 제작 문제로 전문 업체에 맡기려고 합니다. 또한 비용 문제로 관련 대기업과 접촉을 하려는 데, 특허 출원과의 관계는 어떻게 되는 지요? 새로운 발명의 내용은 원칙적으로 특허 출원전까지 발명의 내용을 아무에게도 알리지 않는 것이 바람직합니다. 개발에 이르게 되는 과정은 어렵지만 모방은 쉬운 경우가 많기 때문입니다. 특허에 의해 다른 사람의 모방을 방지할 수 있으므로 특허 출원은 가능한 한 빨리 하여야 합니다.

특허 출원 전에 시제품이 필요한 것은 아닙니다. 발명의 아이디어만으로 특허 출원이 가능합니다. 그러나 특허를 아직 출원하기 전에 발명을 시험하기 위해 시제품을 만드는 것이 필요하고, 시제품의 제작에 특별한 기술이 필요한 경우, 전문 업체에 제작을 의뢰하는 경우가 있습니다. 이런 경우 발명의 내용을 상대방에 불가피하게 공개하게 되는 데, 이 때 필요한 것이 비공개 약정서 (Non-Disclosure Agreements)입니다. 비공개 약정서란 발명자가 아직 특허를 받지 않은 발명을 타인에게 공개하게 될 때, 그 타인이 발명의 내용을 비밀로 지키겠다는 약정서입니다. 비공개 약정서의 중요 내용은 제3자에게 발명의 내용을 알리지 않고 비밀을 지키겠다는 것이며, 또한 발명을 도용하지 않겠다는 것입니다. 비밀로 지키는 범위를 명확하게 하기 위해 통상 발명을 공개하기전 타인이 이미 알고 있던 내용은 제외됩니다.

특허 출원 전에는 발명의 내용을 타인에게 알리지 않는 것이 최선입니다. 비공개 약정서는 시제품을 제작하기 위해, 또는 발명의 가치 및 효과 등을 투자자에게 인식시키기 위해 발명의 구체적 내용을 반드시 공개해야 하는 경우에 필요한 것입니다. 특허 출원 이후에도 특허를 받기 (Patent Issue) 전 또는 특허 출원 내용이 출판 (Publication)되기 전에는 추후 분쟁의 가능성을 줄이기 위해 비공개 약정서는 받아두는 것이 바람직합니다. 특허 출원은 출원일을 기준으로 신규성및 진보성 등을 심사를 받고 타인이 출원일 이후에 같은 내용을 출원하여 특허를 받지 못하게 하는 것이며, 다른 사람들이 발명품을 사용하지 못하게 하는 배타권은 특허 발행일 (Patent Issue Date)로부터 발생합니다. 심사기간이 길어져 출원일로부터 통상 18개월 지난후 이루어지는 출판이 된 경우에는 일정 요건하에 추후 사용료 (Royalty)를 받을 수 있는 임시 보호의 권리가 발생합니다.

발명자는 발명을 상업화하는 데 필요한 자본 등을 구하기 위해 현재 발명품과 같은 종류의 제품을 생산 및 판매하는 큰 회사들과 접촉을 시도하는 경우가 있습니다. 많은 경우에 그와 같은 전문 제조업체는 자사에서 비슷한 제품을 개발할 때 문제를 일으키는 경우 등을 대비하여, 비공개 약정서에 서명을 해주지 않습니다. 비공개 약정서를 서명하지 않는 상대방에게는 상대방 회사의 명성이나 전문성 등을 고려하여 발명자가 발명의 공개에 따른 위험성을 판단하여야 하나, 가장 바람직한 것은 특허 출원 후에 만나보는 것입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ PCT 국제 출원을 하였습니다. 국내 단계 진입을 기한 내에 하여야 한다는 서신을 받았는 데 이는 어떤 절차를 말하는 것인 지요?

PCT 국제 출원을 하였습니다. 국내 단계 진입을 기한 내에 하여야 한다는 서신을 받았는 데 이는 어떤 절차를 말하는 것인 지요?

특허권은 각국의 국내법에 속하는 권리이므로 특허로서 보호를 받고자 하는 모든 나라에 특허를 출원하여야 합니다. 예를 들어 미국에 특허 출원을 한후 같은 발명을 한국, 중국 및 일본에서 보호받고자 하면 그 세 나라 모두에 미국 특허 출원일로부터 1년 이내에 특허 출원을 미국 출원의 우선권을 주장하여 제출하여야 합니다.

PCT 국제 출원 (Patent Cooperation Treaty International Application)은 이같은 각국별 개별 출원의 어려움을 줄이기 위해서 만들어진 국가간 조약입니다. 다만 PCT 국제 출원에 의해 조약 가입국 모두에 효력이 미치는 특허를 받는 것은 아닙니다. PCT 국제 출원의 국내 단계 진입이란 일정 기간 내에 각국별 개별 출원의 단계를 밟아야 하는 의무를 말하는 것입니다.

PCT는 이와 같이 각국별 출원을 대체하는 것이 아님에도 불구하고 많은 장점이 있습니다. 첫째 PCT는 각국별 개별 출원 절차를 시작하여야 하는 기한을 늘려줍니다. 종래의 우선권 주장에 기초한 각국별 개별 출원은 최초 출원일로부터 1년 이내에 하여야 하나, PCT에 의한 경우 최초 출원일로부터 2년반 이내에 하면 됩니다. 즉 1년 반의 기간을 더 가질 수 있습니다. 더 자세하게는 PCT 국제 출원 자체를 1년 이내에 최초 출원의 우선권을 주장하여 제출하고, PCT 국제 출원의 국내 단계를 1년 반의 추가 기간내에 수행하면 되는 것입니다.

이같은 추가 기간은 중요한 의미를 같습니다. 출원한 지 2년 반의 기한내에는 최초 출원의 심사 결과가 대개 나올 것이며, 최초 출원으로부터 특허가 허락된 경우, 각국별 개별 출원 절차를 증가된 확실성을 가지고 추진할 수 있습니다. 그리고 출원된 발명에 의한 제품의 개발 및 시장성 조사에 필요한 시간을 충분히 가질 수 있습니다.

PCT 국제 출원의 둘째 장점은 특허 출원에 필요한 절차와 방식을 통일하여 출원인의 부담을 줄이고 각국별 개별 출원 단계를 용이하게 한다는 것입니다. 즉 발명의 내용을 설명하고 주장하는특허 명세서 및 도면과 출원인의 인적사항 등이 PCT 국제 출원시에 확정되고, 개별 국가의 국내 단계 진입에서는 이를 그대로 이용하면 됩니다. 각 조약 가입국은 PCT에 의한 방식 통일을 받아들이게 되어있습니다. 또한 PCT 국제 출원은 출원된 내용에 대한 관련 기술 검색 결과를 제공하며, 국제 예비심사를 청구한 경우 특허가능성에 대한 심사보고서를 제공합니다. 그리고 우선권 주장일로부터 1년 반이 지나면 국제 공보(International Publication)에 PCT 국제 출원의 내용을 공개하게 됩니다. 이같은 국제 공개는 조약 가입국의 국내법이 정하는 법적 효과를 갖습니다. 즉 PCT는 각국별 특허 출원 및 심사 절차에 공통되는 부분을 수행하여 각국별 절차를 간편히 하는 장점을 갖습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 특허 출원후 1년 반이 지났는데도 특허청으로부터 아무런 통지를 받지 못하였습니다. 출원인으로서 어떤 조치를 취할 수 있는 지요?

특허 출원후 1년 반이 지났는데도 특허청으로부터 아무런 통지를 받지 못하였습니다. 출원인으로서 어떤 조치를 취할 수 있는 지요?

특허 출원의 증가 및 출원 내용의 고도화는 세계적인 추세이며, 이는 미국 특허청의 심사 적체를 갈수록 심화시켜, 결과를 통지받는 기간이 길어지고 있습니다. 현재 출원후 1년 반이 지나도 심사 결과를 받지 못하는 일이 종종 있습니다. 이는 특히 컴퓨터나 소프트웨어 등 첨단기술 분야에서 더 심각합니다.

특허청은 심사 적체를 해소할 근본 대책으로 전자출원제도를 도입하고, 이 제도의 전면 실시에 앞서 금년 6월 30일 이후 출원된 특허 출원에 대하여는 출원서류를 모두 스캔하여 전자화하고 있습니다. 이러한 전자화는 우편물 처리 및 종이 서류의 직접 전달에 소요되는 시간을 단축하고, 심사관의 부담을 줄여 심사 지연을 해소하고, 심사의 질을 높일 것으로 기대됩니다. 다만 제도 도입과 조직 개편 등으로 출원처리 절차는 일시적으로 더욱 늦어지고 있습니다.

심사 지연 자체는 불가피하지만 특허법은 심사 지연으로 인한 출원인의 피해를 보상하기 위해 특허 기간 연장과 임시 보호의 권리, 우선 심사 청원 등의 제도를 규정하고 있습니다. 출원일로부터 1년 2개월이 지나도록 심사 결과, 즉 특허 허락 통지 또는 거절 이유 통지서를 받지 못할 경우 특허 기간은 그로부터 심사 결과가 통지될 때까지의 기간 만큼 연장됩니다. 특허권은 특허의 발행일로부터 시작하여, 출원후 20년이 되는 날까지 행사할 수 있습니다. 특허 기간이 연장되는 경우 특허권이 만료되는 기일이 연장되게 됩니다.

출원일로부터 1년 6개월이 경과해도 심사가 끝나지 않으면, 특허 출원 내용이 공개됩니다. 특허가 공개되면 출원인은 공개된 내용에 대한 임시 보호의 권리(Provisional Rights)를 갖습니다. 공개후 특허가 발행되기 전까지의 기간중 제3자가 출원된 발명을 이용하여 제품을 만들거나, 만들어진 제품을 판매 또는 수입하는 경우에, 특허권자는 제3자에 대해 통상적인 사용료(Royalty)를 청구할 수 있습니다. 특허권자는 제3자에게 특허출원된 내용을 사용하고 있다는 사실을 미리 통지하였여야 합니다. 심사 결과를 받지 못한 경우 제3자에 의한 침해가 발생하거나, 제조 설비 투자 준비가 완료됐으나 심사 결과를 몰라 투자가 이루어지지 못하는 경우, 출원인의 나이가 많거나 건강상의 이유, 기타 공익에 도움이 되는 발명에 관한 경우 등에는 우선 심사 청원(Petition to Make Special)을 할 수 있습니다. 심사는 출원 순서대로 행해지나, 우선 심사 청원이 받아들여지면 출원일에 관계없이 우선적으로 심사를 받습니다.

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