+ 저희는 스포츠 용품 유통업체로 현재 미국특허청에 등록된 상표를 가지고 있고 동남아 및 유럽국가에도 자체 브랜드의 상표등록을 계획하고 있습니다. 금년내로 미국특허청을 통하여 국제상표 출원이 가능하다는 말을 들은 적이 있는데 언제부터 가능한지 그리고 어떠한 절차를 따라야 하는지요.

저희는 스포츠 용품 유통업체로 현재 미국특허청에 등록된 상표를 가지고 있고 동남아 및 유럽국가에도 자체 브랜드의 상표등록을 계획하고 있습니다. 금년내로 미국특허청을 통하여 국제상표 출원이 가능하다는 말을 들은 적이 있는데 언제부터 가능한지 그리고 어떠한 절차를 따라야 하는지요.

특허법과 마찬가지로 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 따라서 가령 10개국에 동일한 상표를 등록하려면 원칙적으로 10개국 개별국가의 대리인(변호사)을 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원하여야 합니다.

다행히 세계 지적 재산권 기구(www.wipo.int)가 주도하고 있는 국제상표 출원 제도의 필요성을 공감하고 있는 국가가 증가하는 추세이며, 2003년 11월 현재 미국을 포함한 61개 국가가 마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제 상표출원 조약의 가입국입니다. 미국은 지난 2003년 8월 2일 마드리드 조약에 가입하였고 2003년 11월 2일부터 국제 상표출원 접수를 받기 시작하였습니다.

마드리드 조약에 따른 국제 상표출원 제도의 주요 내용은 1)출원인(applicant) 소재 국가의 특허청(Office of origin)에 출원된 상표(base application) 또는 등록된 상표(base registration)에 근거하여 2)해당 특허청(Office of origin)에 의한 한 번의 출원(single application)을 통한 무심사 국제 사무국 등록(international registration)으로 3)마드리드 조약 가입국 중에서 출원인이 상표권을 보호받고자 하는 국가에, 즉 출원인이 국제 출원서상에 지정한 국가(designated nations)에, 개별적으로 상표출원하는 효과를 갖게하고 4)국제 상표출원일(국제사무국 등록일)로부터 12개월 또는 18개월 이내에 국제 상표 사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않는 지정국(designated nations)에는 자동으로 출원인의 상표권이 행사될 수 있게하여 각각의 지정국가에 상표가 등록되는 효과를 갖게하는 것입니다.

그러나 현재 미국특허청은 2004년 1월 이전의 국제 상표출원에 대해서는 출원비용을 스위스의 국제사무국에 직접 납부하게 하는 등 아직은 미국특허청을 통한 국제 상표출원서 접수는 제한적입니다. 또한 국제상표 출원후 5년간은 원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 묶이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제 상표등록 전체가 포기되는 등의 단점이 있습니다. 국제 상표출원은 여러가지 상황을 고려한 후에 전문 변호사와의 상담을 통하여 신중히 결정하여야 합니다.

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+ 여러 체인점으로 구성된 식당을 경영하고 있습니다. 식당 명칭 이외에 식당을 상징하는 마스코트(Mascot)를 디자인했는데 이를 저작권으로 보호받을 수 있는지요.

여러 체인점으로 구성된 식당을 경영하고 있습니다. 식당 명칭 이외에 식당을 상징하는 마스코트(Mascot)를 디자인했는데 이를 저작권으로 보호받을 수 있는지요. 프랜차이즈(Franchise) 사업에서 마스코트는 식당의 광고나 포스터, 간판 디자인, 그외 음료수를 담는 용기 등에 널리 사용돼 사업체의 이미지를 소비자에 인식시키는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 마스코트가 사용되는 다양한 용도 때문에 법적 보호문제는 다소 복잡합니다.

저작권은 저작의 사실에 의해 발생하고, 저작자 사후 70년까지, 저작자가 확인되지 않는 경우는 출판 후 95년 또는 저작 후 1백20년 중 먼저 만료되는 기간까지 지속됩니다. 즉 마스코트를 디자인한 시점으로부터 저작권이 발생합니다. 다만 분쟁 발생시 입증 책임이나 침해의 추정 등에 있어 유리한 입장을 갖기 위해서는 저작권을 등록하는 것이 바람직합니다. 저작권은 디자인의 특정한 표현을 보호하는 것이므로 보호의 범위가 상표나 특허에 비해 좁습니다. 저작권은 저작물에 표현된 형태와 사실상 비슷한(Substantial Similarity) 경우에 저작권 침해가 성립됩니다.

마스코트에 관해 특히 유의할 점은 유명한 만화나 영화 등장 인물의 캐릭터(Character)와 마찬가지로 폭넓은 보호를 기대하기는 어렵다는 것입니다. 캐릭터 자체는 저작권의 보호대상이 아닙니다. 단 캐릭터의 사진, 도안, 글에 의한 묘사는 저작권으로 보호되므로 캐릭터를 묘사하는 줄거리(Story Line)가 있는 경우는 캐릭터가 표현된 물품이나 인쇄물 등이 줄거리 및 영화의 장면 등을 기초로 한 파생적 저작물(Derivative Works)로 보호될 가능성이 높습니다.

마스코트의 경우는 사용이 제한적이기 때문에 저작권 이외에 추가 보호방법을 취하는 것이 바람직합니다. 마스코트를 보호하는 다른 방법은 상표나 서비스표로 보호받는 것입니다. 보다 정확하게는 마스코트가 상표로 사용될 경우, 상표법으로 보호되는 간단한 형태의 도안으로 단순화된 마스코트를 보호받을 수 있습니다. 상표의 경우는 경쟁회사의 상표와 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)으로 침해가 결정되며, 저작권과는 다른 측면에서 마스코트의 디자인을 보호받게 됩니다.

마스코트를 보호하는 또 다른 방법은 음료수 용기 또는 키체인과 같은 실용적 물품이 마스코트의 형상을 갖는 경우, 그 물품에 대해 디자인 특허 (Design Patent)를 출원하는 것입니다. 디자인 특허는 마스코트를 선으로 표현한 도면을 가지고 권리를 주장하는 것이므로 실제의 마스코트보다 추상화된 디자인으로 저작권에 비해 넓은 보호 범위를 갖게 됩니다. 또한 마스코트 형상의 음료수 용기와 같이 디자인이 실용성을 동시에 갖는 경우는 저작권의 보호 대상이 되지 못하며, 디자인 특허로 보호받아야 합니다. 디자인 특허의 유효기간은 등록시점으로부터 14년간입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 상표출원에 필요한 것들은 무엇이며, 출원부터 등록까지의 과정은 어떻게 되는지요.

상표출원에 필요한 것들은 무엇이며, 출원부터 등록까지의 과정은 어떻게 되는지요. 미국 연방정부 상표출원을 위해서는 상표로 사용할 마크(Mark)와 출원인의 인적사항, 국제 분류기준에 따른 상표사용 상품 또는 서비스의 리스트가 필요합니다. 출원인이 미국에 거주하지 않을 경우는 대리인을 선정하면 됩니다. 예를 들어 한국에 거주하는 사람도 미국 변호사, 즉 대리인을 선정해 미국에 상표출원을 할 수 있습니다.

마크는 단어(Word Mark) 또는 디자인 (Design Mark)을 사용할 수 있습니다. 상표출원서에는 마크를 표시한 도면을 첨부하게 됩니다. 도면은 상품에 부착된 상표 견본 또는 상표가 인쇄된 카탈로그 등으로 쉽게 작성할 수 있습니다. 상표출원과 관련, 마크의 선택 다음으로 중요한 것은 출원상표가 사용되는 상품 또는 서비스의 선택입니다.

출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교해 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)이 없어야 합니다. 미국 특허상표청이 상표를 심사할 때 혼동 가능성의 판단은 출원 상표와 등록 상표가 비슷하고, 출원 상표의 상품과 등록 상표의 상품이 관련돼 있을 때 성립합니다. 즉 비슷한 상품에 비슷한 상표를 사용한 사실이나 사용할 의사가 있는 경우, 혼동 가능성을 근거로 출원 상표를 거절하게 됩니다.

출원 전 상표 검색을 통해 동일하거나 비슷한 등록 상표가 존재하는지, 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련이 있는지를 확인할 수 있습니다. 연방등록 상표 또는 출원된 상표의 검색은 미국 특허상표청의 웹사이트 (www.uspto.gov/main/trademarks.htm)에서 무료로 가능합니다.

이미 사용하고 있는 상표는 물론이고, 앞으로 사용할 의사가 있는 상표도 출원해 심사받을 수 있습니다. 다만 사용 의사에 근거해 출원한 상표는 등록 전까지 실제로 사용한 증거를 제출해야 합니다. 등록된 상표는 10년마다 갱신 (Renewal)이 가능하므로 영구적으로 권리를 행사할 수 있습니다. 등록 상표는 계속적으로 사용해야 하며, 등록 후 5년부터 6년 사이의 1년간의 기간, 그리고 갱신 전 1년간의 기간마다 실제 사용 증거를 제출, 계속 사용했다는 사실을 입증해야 합니다.

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+ 유명 제품이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는 데, 어떤 경우를 말하는 것인지요?

유명 제품이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는 데, 어떤 경우를 말하는 것인지요?

일반적으로 상표는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로 코카콜라 병을 들 수 있습니다. 트레이드 드레스는 등록되지 않은 상표에 적용되는 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스가 상표로서, 또는 디자인 특허로서 요건을 갖춘 것이라면 상표 출원 또는 디자인 특허 출원을 통해 등록 상표 혹은 등록된 디자인 특허를 받아 보다 넓은 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 광고하거나 판매해 2차적 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 2차적 의미의 획득 과정에 있어 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 코카콜라 병이 장기간 사용돼 같은 형태의 음료수 병을 보면 모든 소비자가 코카콜라를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하는 경우를 말합니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 다른 회사가 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성 (likelihood of confusion)이 있어야 합니다. 혼동 가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 실제로 혼동을 일으키는 지 여부를 말합니다. 법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해 여부 및 이에 따른 금지 처분의 결정을 내리게 됩니다. 첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다.

둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 금전상의 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그 같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동 가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다.

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+ LA 다운타운에서 의류 판매업을 하고 있습니다. 중국에서 생산된 제품과 LA 현지에서 생산된 제품 모두 상호를 부착해 판매하고 있는 데, 상호를 상표로 등록해야 하는지요

LA 다운타운에서 의류 판매업을 하고 있습니다. 중국에서 생산된 제품과 LA 현지에서 생산된 제품 모두 상호를 부착해 판매하고 있는 데, 상호를 상표로 등록해야 하는지요 상표는 특허와 달리 반드시 등록해야 권리가 발생하는 것은 아닙니다. 그러나 상표를 등록하는 것은 등록하지 않고 사용하는 것에 비해 큰 장점이 있습니다. 상표는 한 회사의 제품을 다른 회사의 제품과 구별하기 위해 사용하는 문자 또는 디자인 등의 형상입니다. 제조회사나 공급회사의 상호를 제품에 부착할 때는 상표로서 사용되는 것입니다. 예를 들어 ‘ABC 회사’라는 문자 표시를 제품에 부착해 다른 제조업자나 판매업자가 취급하는 제품과 구별되도록 사용한다면, ‘ABC 회사’의 문자 표시는 상표가 됩니다. 상표에는 주정부 상표와 연방 상표가 있습니다. 연방 상표를 등록할 경우 미 전역에서 보호를 받을 수 있고 보호 및 보상 범위가 더 크고 유리합니다. 연방 상표를 출원하려면 상표로 사용할 문자 또는 디자인을 제품과 함께 명시해 미국 특허상표청(US Patent and Trademark Office· USPTO)에 제출하면 됩니다.

상표를 사용할 제품의 표시는 다양한 상품을 성질별로 구분한 상품 분류에서 적합한 상품군(Class)을 선택함으로써 이루어집니다. 이 때 상표를 이미 사용하고 있으면 샘플의 사진을 제출하고, 아직 사용하지 않고 있으면 사용의사(intent to use)를 표시하면 됩니다. 상표가 특허상표청의 심사를 거쳐 등록이 되면, 사용 의사에 근거해 출원하였을 경우 소정 기간내에 실제 사용의 증거로 상표가 부착된 제품 사진 등을 제출해야 합니다. 상표 등록의 유효 기간은 10년이며, 유효기간 만료 전 갱신을 하면 10년씩 연장됩니다. 상표권자는 등록 후 5년이 지나고 나서 1년 이내에 상표를 계속 사용한 사실을 보고해야 합니다.

등록 상표의 가장 큰 장점은 상표의 보호 범위가 미 전역에 미친다는 것입니다. 그리고 상표권자가 등록 상표를 실제로 소유하고 있다는 사실이 상표등록증에 의해 간단히 증명됩니다. 이에 반해 등록하지 않고 사용하는 상표의 경우, 상표의 사용 사실 및 소유권을 관련 증거를 제시해 입증해야 하며, 이는 상표를 출원해 등록하는 과정에 비해 수십배의 비용과 복잡한 절차를 필요로 합니다. 또한 상표 사용사실 및 소유권이 입증돼도 그 상표에 대한 권리는 원래 상표를 사용한 지역, 예를 들어 LA지역과 상표를 사용한 제품에 한정돼 다른 지역에서 다른 사람이 그 상표를 사용하는 것을 막을 수 없습니다. 등록 상표의 다른 장점은 세관(Customs Service)에 상표등록 침해제품의 수입을 금지하도록 신청할 수 있다는 것과, 외국에서 상표 출원시 근거가 될 수 있다는 것, 상표관련 분쟁이 발생할 때 연방 법원에 제소할 수 있다는 것, 실제 사용을 하지 않아도 사용의사만으로 상표 출원이 가능하다는 것 등입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 미국 특허상표청에 상표출원을 신청한 상태이며 한국, 일본을 비롯한 아시아 국가 및 유럽에서도 상표등록을 할 계획입니다. 국제적 절차에 의해 한번에 상표등록을 받을 수 있는 제도가 없는지요?

미국 특허상표청에 상표출원을 신청한 상태이며 한국, 일본을 비롯한 아시아 국가 및 유럽에서도 상표등록을 할 계획입니다. 국제적 절차에 의해 한번에 상표등록을 받을 수 있는 제도가 없는지요?

상표권은 각국의 국내법에 속하는 법적인 리로, 국가별 상표출원을 통해 각국 해당 관청의 심사를 거친 후 상표로 등록됩니다. 즉 상표를 출원해 등록을 받는 절차 및 시간, 비용이 원칙적으로 상표등록을 받고자 하는 모든 국가에 필요했습니다. 제품개발, 생산 및 소비는 전세계적으로 이루어지며 제품을 식별하는 표지인 상표도 당연히 전세계적으로 보호될 필요가 있습니다.

국가별로 상표를 출원해 등록을 받는 절차는 시간 및 비용면에서 많은 어려움이 있어 국가간 조약에 의해 하나의 기관이 통일적으로 상표 심사 및 등록을 처리하려는 시도가 계속 이루어져 왔습니다. 미국의 특허상표청도 올해 말로 예정된 국제 상표등록에 관한 마드리드 조약(Madrid Protocol) 가입을 앞두고 관련 규정을 개정하는 작업을 진행하고 있습니다.

마드리드 조약의 중요한 내용은 조약 가입국의 등록상표 또는 상표출원에 기초해 국제상표를 각국의 상표청을 통해 국제출원할 수 있고, 국제출원된 상표는 국제사무국(International Bureau)의 심사를 거친 후 국제등록이 되며, 국제등록의 효과는 출원인이 지정한 조약 가입국들에 연장(extension)된다는 것입니다. 예를 들어 미국에서 출원 중인 상표나 등록상표를 기초로 국제 상표출원과 등록을 마칠 경우, 한국에서 국제등록된 상표의 보호를 받을 수 있습니다. 반대로 한국의 상표를 기초로 국제등록을 하면 미국에서 보호받을 수도 있습니다.

마드리드 조약은 각국의 상표법 차이를 수용하기 위해 국제등록 효과의 연장을 각국 상표청의 개별심사를 거쳐 확정짓도록 규정했습니다. 각국 상표청은 1년에서 1년 6개월 사이에 국제상표에 대한 거절 또는 이의신청 여부를 국제 사무국에 통지해야 합니다. 거절(rejection, objection) 또는 이의신청(opposition)이 이 기간내에 없을 경우 국제상표는 해당 국가에서 확정 등록된 것으로 간주됩니다. 거절 또는 이의신청이 있는 경우 출원인은 그 국가에서 대리인을 선정해 거절 이유나 이의신청 극복 절차를 밟아 상표를 등록할 수 있습니다.

국제등록 상표의 다른 장점은 양도(assign), 변경(change), 갱신(renew)의 효과가 조약 가입국 전체에 미친다는 것입니다. 국제상표 출원시 유의할 점은 상표는 사용되는 상품별 분류에 따라 출원돼야 하며, 상품별 분류는 국가마다 다르기 때문에 보호범위를 확보하기 위해선 주의해서 선택해야 합니다. 국제상표의 출원 및 등록은 각국의 상표법에 대한 이해가 필요하며 전문 변호사와 상의하는 것이 바람직합니다.

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+ 로스엔젤레스에서 비디오 대여업을 하고 있습니다. 한국에서 영화 비디오 테이프를 구입하여 고객에게 대여하고 있는 데, 주변에서 저작권 침해로 문제가 될 수 있다고 합니다. 침해의 염려를 없애려면 어떤 경로를 통해 구입을 하여야 하는 지요?

로스엔젤레스에서 비디오 대여업을 하고 있습니다. 한국에서 영화 비디오 테이프를 구입하여 고객에게 대여하고 있는 데, 주변에서 저작권 침해로 문제가 될 수 있다고 합니다. 침해의 염려를 없애려면 어떤 경로를 통해 구입을 하여야 하는 지요?

저작권(copyright)은 창작물을 복사(copy)하고 이를 판매(sell), 배포(distribute) 또는 전시(display)하는 권리를 저작권자가 독점적으로 갖는 것입니다. 창작물이 담긴 매체, 예를 들어 영화 비디오 테이프 등을 구입하였어도, 일반적으로 개인적인 용도로 사용할 수 있을 뿐이며 이를 그대로 또는 복사하여 여러 사람을 대상으로 배포하는 것은 저작권 침해가 됩니다.

예를 들어 한국에서 영화가 담긴 비디오 테이프를 구입하였을 경우, 영화의 저작권자는 그 테이프가 한국내에서 가정용으로만 방영이 가능한 것으로 제한하는 사용권을 부여하여 판매합니다. 비디오 테이프를 재생할 때 시작 부분에 그같은 사항을 고지(notice)하는 문구를 포함하는 화면이 통상 삽입됩니다. 질문하신 경우는, 복사 및 대여가 가정용이라는 용도와, 한국내라는 지역의 제한 모두를 위반하는 문제가 됩니다.

저작권은 국제간 조약에 의해 전세계 주요국가에서 모두 보호됩니다. 한국과 미국은 물론 조약에 가입이 되어있습니다. 그러므로 한국 또는 미국에서 발생한 저작권은 한국 및 미국에서 동시에 보호됩니다. 한국 영화 비디오 테이프의 경우 한국에서 비디오 테이프를 구입하거나 또는 미국에서 정식 배포 권한을 가진 배포처가 아닌 다른 곳을 통해 구입하여도, 구입 경로와는 관계없이 원저작권자의 저작권이 미치게 됩니다.

저작권은 또한 원저작물의 창작 내용을 이용한 파생적 표현물 (derivative works)에도 미칩니다. 그러므로 특정 영화의 장면을 포함한 포스터, 비디오 테이프의 자켓, 라벨 등도 모두 저작권의 대상이 됩니다.

저작권은 전부 또는 일부를 양도할 수 있으며, 저작권을 행사하는 지역, 기간, 대상 등을 제한 하는 일정한 조건하에 사용권 (license)을 계약으로 설정할 수도 있습니다. 통상적으로 저작권자는 일정 지역에 대해 그 지역에 독점적으로 배포 권한을 주는 저작권 사용권 계약을 현지의 사업체와 체결하여 저작권을 행사하는 방법을 취합니다. 그러므로 그와 같은 적법한 배포 권한을 저작권자로부터 사용권 허락을 받은 사업체로부터 비디오 테이프를 구입하여 복사 및 대여를 함으로써 저작권 침해의 염려를 피할 수 있습니다. 지역은 일정한 행정구역, 예를 들어 남가주 지역, 기간은 사용기간, 예를 들어 원저작권의 만료시까지, 대상은 특정 영화의 매체, 예를 들어 VHS tape, DVD 등입니다.

배포업체와 영화 비디오 테이프 등의 공급 계약을 맺을 때, 배포업체가 적절한 사용권을 부여받았는 지, 즉 저작권 사용권이 적용되는 지역, 기간, 대상이 계약자가 영화 비디오 테이프를 일정량 복사하여 대여하는 활동을 적절히 포함하는 지 확인하는 것이 중요합니다.

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