Park Law Firm

+ 아동용 가방을 미국에 수입하여 판매하는 비즈니스를 하고 있습니다. 이번에 사업방향을 일부수정하여, 수입되는 일부 가방에 저희가 직접 디자인한 상표를 부착하여 미국시장에 유통시키려 합니다. 저희가 원하는 상표를 연방정부에 등록 신청을 하기전에 상표가 등록가능한 지를 확인해 보는 것이 중요하다고 듣고 있습니다. 나름대로 상표검색을 해 보았으나 정확성을 확인할 수가 없습니다. 인터넷을 통하여 상표를 검색하는 방법을 알려주실수 있는지요.

아동용 가방을 미국에 수입하여 판매하는 비즈니스를 하고 있습니다. 이번에 사업방향을 일부수정하여, 수입되는 일부 가방에 저희가 직접 디자인한 상표를 부착하여 미국시장에 유통시키려 합니다. 저희가 원하는 상표를 연방정부에 등록 신청을 하기전에 상표가 등록가능한 지를 확인해 보는 것이 중요하다고 듣고 있습니다. 나름대로 상표검색을 해 보았으나 정확성을 확인할 수가 없습니다. 인터넷을 통하여 상표를 검색하는 방법을 알려주실수 있는지요.

나름대로 상표를 검색하셨다 해도 귀하가 연방정부에 등록하고자 하는 상표가 미국특허청(www.uspto.gov)의 상표 심사관에 의하여 거절될수 있습니다. 이러한 상표등록 거절을 예방하는 방법중의 하나는, 미리 등록하고자 하는 상표에 대한 검색을 철저히 실행하는 것입니다.

미국특허청은 개인이 직접 연방정부에 등록가능한 상표을 검색할수 있도록 상표 데이터 베이스를 인터넷을 통하여 일반에 무료로 공개하고 있습니다. 인터넷을 통한 상표검색 방법을 간단히 소개하면 다음과 같습니다.

우선, 등록을 원하는 상표와 동일한 상표가 다른 개인이나 기업에 의하여 이미 미국특허청에 등록되었는지가 확인하려면 미국특허청이 제공하는 인터넷상의 상표 검색 데이터 베이스(http://tess.uspto.gov)를 방문하면 됩니다. 상표검색의 경험이 없는 개인이나 기업이 쉽게 이용하려면, 미국특허청 상표 데이터 베이스의 안내화면에서 기초검색(basic)을 선택할수 있습니다. 위의 검색 안내 화면에서 "New User Form Search"을 누르면 검색초기화면으로 이동됩니다.

검색초기 화면에서 할수 있는 가장 간단한 방법은 "Search Term"에 등록을 원하는 상표를 집어넣고 검색실행(Submit Query)을 마우스로 클릭하는 것입니다. 가령, "Digital"을 써넣고 "Submit Query"를 누르면 미국특허청에 등록된 상표로 "Digital"이 포함되는 모든 상표의 리스트를 볼수 있게됩니다. 이는 등록을 원하는 상표가 다른 개인이나 회사에 의하여 선점되지 않았는지를 확인할수 있는 가장 간단한 상표검색방법입니다.

상표 검색을 실행할 때 반드시 이해하여야 하는 사항은, 등록을 원하는 상표가 타인에 의하여 선등록되지 않은 것으로 검색되었다 해도 검색된 상표의 출원이 거절될수 있다는 것입니다. 간단한 등록 기준에만 맞으면 심사과정 없이 등록되는 저작권(copyright)과는 달리 상표(trademark)가 연방정부에 등록되려면 상표 심사관의 심사를 통과하여야 합니다.

상표검색을 통하여 등록가능성을 확인한 이후에 상표등록을 신청하였어도 미국특허청의 상표 심사관이 상표등록을 거절하는 경우가 있습니다. 이 경우 가장 흔한 거절사유는 기존 상표와의 혼동가능성(Liklihood of Confusion)입니다. 이러한 거절 가능성을 좀더 철저히 극복하려면 유료 상표검색 웹사이트를 이용할수 있습니다. 가령, "Micro Digital"을 등록하고자 하는 경우 이와 혼동을 일으킬수 있는 유사한 상표를 모두 검색하려면 전문적인 지식이 필요하며 특허청의 무료 상표 데이터 베이스 또는 유료 상표 검색 사이트인 www.1790.com 및 www.trademark.com을 이용할수 있습니다. 더욱 전문적인 검색을 하려면 Thomson & Thomson사를 이용할수 있습니다.

다른상표와의 혼동가능성등의 이유로 상표 심사관이 상표등록을 거절하였어도 거절을 극복할수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 심사관이 상표등록을 거절한 경우 이를 극복하는 방법 및 거절극복 서류 작성에 대하여는 전문가와의 상담이 필요합니다.

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+ 상표등록이나 저작권등록을 하지 않았어도 사용중인 상표나 저작물에 'TM'이나 '(c)'등을 붙여 사용할수 있다는 말을 들었는데 합법적인 것인지요. 이것이 맞다면 상표나 저작권을 등록하는 것과 등록하지 않는 것의 차이는 무었인지요. 또한 상표나 저작권 등록을 하지 않고 사용중인 상표의 권리나 저작권을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

상표등록이나 저작권등록을 하지 않았어도 사용중인 상표나 저작물에 'TM'이나 '(c)'등을 붙여 사용할수 있다는 말을 들었는데 합법적인 것인지요. 이것이 맞다면 상표나 저작권을 등록하는 것과 등록하지 않는 것의 차이는 무었인지요. 또한 상표나 저작권 등록을 하지 않고 사용중인 상표의 권리나 저작권을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

상표나 저작물 옆에 붙이는 'TM' 또는 '(c)'등의 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 귀하가 들으신 대로 상표등록을 하지 않았어도 사용하고 있는 상표옆에 상표를 의미하는 'TM' 또는 서비스 마크를 의미하는 'SM'을 합법적으로 사용할수 있습니다. 단, 기호 ' '은 미국특허청에 등록된 상표인 경우에만 사용할수 있습니다. 다시말하면, ' '이 붙은 상표는 미국특허청에 등록된 상표를 의미하지만, 'TM'이나 'SM'이 붙은 상표는 등록된 것일수도 있고 등록되지 않은 것일수도 있습니다.

상표를 미국특허청(www.uspto.gov)에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용 중지 요청을 받을수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감담해야합니다. 따라서 위험부담을 가지고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색(www.parkandsutton.com/ptsearchkr.html)을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한후 연방특허청에 상표를 등록해두는 것이 바람직합니다. 그러나, 상표를 등록하지 않고 상표옆에 'TM'또는 'SM'을 사용하는 것이 불법은 아닙니다.

저작권의 경우에는, 미국 저작권청(www.loc.gov/copyright)에 등재되지 않았더라도 'copyright 2001'등의 표기 방식이나 '(c)'는 물론이고 ' '까지도 합법적으로 사용할수 있습니다. T셔츠의 프린팅 디자인등의 창작물을 미국 저작권청에 등재하면 권리보호를 분명히 받을수 있는 장점이 있습니다. 그러나, 저작권청에 등재하지 않았어도 창작물은 창작된 순간에 자동적으로 저작권을 부여받으며 이러한 저작권을 침해하는 것은 위법이라고 미국 저작권 법(Copyright Act)은 규정하고 있습니다. 현재 많은 인터넷 웹사이들이 저작권 등록을 하지 않은 상태에서 '(c)'또는 ' '등을 표기하며 저작권을 주장하고 있는데 이는 모두 합법적인 행위입니다.

상표와 저작권의 중요한 차이점은 등록과정입니다. 상표등록에서는 기존상표와의 유사성(likelihood)등을 중심으로한 특허청의 심사를 거쳐야 연방상표로 등록될수 있습니다. 이에 비하여 저작권 등록에서는, 등록하고자 하는 창작물이 저작권으로 등록할수 있는 창작물인가 만이 고려됩니다.

예를들어, 액자는 실용품이므로 지적재산권 중에서 저작권이 아닌 의장특허(Design Patent)를 출원하여 그 디자인을 보호받을수 있고, 액자속의 그림은 그 내용이나 우수성에 상관없이 저작권으로 등록될수 있습니다. 따라서 저작권은 지적재산권중의 특허, 의장, 상표등에 비하여 상대적으로 권리범위가 좁다고 말할수 있습니다. 물론 저작권의 침해문제는 소송을 통하여 결정되며 침해의 기준은 대개 복제의 정도됩니다. 이 경우, 미국 저작권청에 등록되지 않은 저작물을 보유한 저작권자가 제3자를 저작권 침해로 소송할수 있으나 재판일 이전까지는 저작권청에 저작권 등록을 해야 합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 현재 한국에서 제조업체를 운영하고 있습니다. 미국시장을 겨냥한 신제품 개발이 완료단계에 있습니다. 그동안은 주문자가 원하는 상표를 부착하는 방식(OEM)으로 수출을 해왔는데 이번에는 한국특허청에 등록된 저희의 독자적인 상표로 그대로 사용하여 미국시장을 공략해볼 생각입니다. 우선 미국에 상표등록을 해야될 것 같은데 현재, 미국에서 유통되거나 판매되지 않는 이름을 미국특허청에 상표로 등록할수 있는지요.

현재 한국에서 제조업체를 운영하고 있습니다. 미국시장을 겨냥한 신제품 개발이 완료단계에 있습니다. 그동안은 주문자가 원하는 상표를 부착하는 방식(OEM)으로 수출을 해왔는데 이번에는 한국특허청에 등록된 저희의 독자적인 상표로 그대로 사용하여 미국시장을 공략해볼 생각입니다. 우선 미국에 상표등록을 해야될 것 같은데 현재, 미국에서 유통되거나 판매되지 않는 이름을 미국특허청에 상표로 등록할수 있는지요.

미국내에서 현재 사용되지는 않으나 앞으로 사용예정인 이름이라면 미국특허청에 상표로 등록할수 있습니다. 미국특허청을 통한 상표등록에는 세가지 방법이 있습니다. 하나는 상표 출원서에 Intent to Use (현재 미국에서 사용하고 있지 않으나 앞으로 사용 예정)를 명시하는 등록이고, 다른 하나는 상표 출원서에 Actual Use (현재 미국에서 사용하고 있음)를 명시하는 상표등록이고, 또다른 하나는 Relying on Foreign Certificate(외국에 상표로 등록되었음)을 상표출원서에 명시하는 방법입니다.

Intent to Use를 통한 상표출원의 경우에는 상표를 출원한지 6개월 정도 되면 상표공개 통지서(Notice of Publication) 또는 거절통지서(Office Action)를 받게됩니다. 거절통지를 받으면 상표등록 출원서를 보정하여 다시 출원하거나 또는 출원을 포기하여야 합니다. 상표공개 통지서가 발행되면 그로부터 3개월 이후에 상표가 공개되며 공개된지 3개월동안 제3자로부터 이의제기가 없으면 상표허락 통지서(Notice of Allowance)를 받게 됩니다. 상표허락 이후 6개월 이내에 실제 사용 진술서(Statement of Use) 또는 사용 연장 신청서(Extension of Use)를 특허청에 제출하여야합니다. 실제사용 진술서는 현재 사용하고 있음을 입증하는 서류이고, 사용 연장 신청서는 아직 상표로 사용하지 않으나 일정기간후에 상표로 사용할 예정임을 확인해주는 서류입니다. 실제사용진술서가 특허청에 접수되면 상표등록증(Certificate of Trademark)이 발급됩니다. 상표사용 연장신청은 세 번까지 가능하며 한번에 6개월씩 연장가능합니다.

Actual Use를 통한 상표출원의 경우에도 Intent to Use의 경우처럼 상표를 출원한지 6개월정도 되면 상표공개 통지서 또는 거절통지서를 받게됩니다. 상표공개 통지서를 받으면 그로부터 3개월 이후에 상표가 공개(Publication)되며 공개된지 3개월 동안 제3자로부터 이의제기가 없으면 상표등록증(Certificate of Trademark)이 발급됩니다. 물론 거절통지를 받으면 상표등록 출원서를 보정하여 다시출원하거나 출원을 포기하여야 합니다.

Relying on Foreign Certificate을 통한 경우에는 상표출원서와 함께 한국특허청으로부터 받은 상표등록증을 함께 제출하여야 합니다. 이 경우에 현재 미국에서 사용하고 있지는 않으나 Actual Use와 같은 기준으로 출원심사가 진행됩니다. 또한 한국특허청에 상표를 출원한지 6개월이 지나지 않았으면 한국 상표출원 우선권을 주장하여 미국특허청에 상표출원할수 있으며 이 경우 미국특허청에 상표가 등록되면 그 상표권은 최초 한국출원일로부터 개시됩니다.

귀하의 경우에는 우선 등록하고자 하는 이름이 귀사의 제품 카테고리(International Classifications 01-42)에 다른 개인 또는 회사가 이미 미국특허청 상표로 등록되었는지를 확인하신 후에 Relying on Foreign Certificate또는 한국출원 우선권 주장으로 미국특허청에 상표출원할수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 현재 새로운 비즈니스를 준비중에 있습니다. 회사이름은 결정하였고 결정된 회사이름을 카운티 정부에 등록할 예정입니다. 그런데 저의 CPA는 상호와 상표를 택하기 전에 주 정부나 연방 정부에 등록상태를 알아 봐야 한다고 말하고 있읍니다. 그 이유는 무엇입니까?

현재 새로운 비즈니스를 준비중에 있습니다. 회사이름은 결정하였고 결정된 회사이름을 카운티 정부에 등록할 예정입니다. 그런데 저의 CPA는 상호와 상표를 택하기 전에 주 정부나 연방 정부에 등록상태를 알아 봐야 한다고 말하고 있읍니다. 그 이유는 무엇입니까?

귀하의 소중한 사업체의 상호(business name)나 상품에 대한 상표(trademark) 또는 서비스 업종에 대한 서비스 마크(servicemark)를 결정하여 등록하기 이전에 동일하거나 유사한 이름이 먼저 등록되어 있는지를 확인하는 것은 매우 중요합니다. 일반적으로 개인회사인 경우에는 해당 카운티 정부에 회사이름(ficticious business name)을 등록하고, 주식회사인 경우에는 해당 주 정부에 주식회사이름(incorporation name)을 등록하게 됩니다.

카운티 정부는 어떤 이름으로 신청되든 신청된 이름으로 상호등록을 해주고 있고 다른 책임은 지지 않습니다. 그러므로 카운티 정부에 회사이름을 등록하기 이전에 동일한 회사이름이 있는지를 확인하는 것은 등록인의 책임이 됩니다. 주식회사 이름의 주정부 등록에 대하여 주 정부는 해당 주에 동일한 이름의 주식회사가 등록되는 것은 막아줍니다. 그러나, 등록된 이름을 다른회사가 사용하거나 타주에서 동일한 이름이 주식회사로 등록되는 것을 막을 권리가 없습니다.

따라서, 사용하고자 하는 회사이름이 다른사람에 의하여 이미 상표(trademark) 또는 서비스 마크(service mark)로 연방정부에 등록되었다면 카운티 정부나 주 정부에만 등록을 한 회사는 상표권 침해에 노출되어 있는 셈이 됩니다. 동일한 이름이 다른 개인 또는 다른 회사에 의하여 미국 연방정부에 이미 등록된 사실을 모르는 상태에서 무심코 귀하가 사용하거나, 또는 귀하의 상품이 판매되고 있는 주에 다른 개인이나 회사에 의하여 동일한 상표로 등록되어 있다면, 귀하는 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권을 불법 침해하는 것이 됩니다.

이러한 이유로 점점 많은 수의 사업체들이 상표등록 또는 서비스마크의 연방정부 등록을 실행하고 있습니다. 따라서, 사업체를 설립하기 이전에 원하는 회사이름이 연방정부 및 50개 주 정부에 상표 또는 서비스 마크로 이미 등록되어 있는지를 전문가를 통하여 파악하신 후에, 투자라고 생각하고 판매하고자 하는 상품 및 서비스업에 대한 상표등록을 하는 것이 바람직합니다. 귀하의 사업이 소규모이기 때문에 아무도 상관하지 않으면 모르지만, 귀하의 사업이 번창하여 소비자의 인지도가 높아짐에 따라, 연방정부에 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권에 대한 불법 침해로 인하여 법정명령에 따라 귀하의 상표를 갑자기 바꾸셔야 할 수도 있습니다. 이렇게 된다면, 귀하께서 오랫동안 공들여 쌓으신 상표의 인지도 및 권리를 하루아침에 상실하게 되고, 상표권자의 소송에 따른 손해 배상 및 변호비용도 감당 하셔야 될 수 있습니다.

상호(business name)는 상표(trademark)와 적용되는 법이 서로 다릅니다. 많은 분들이 상표등록을 하지 않고 상호를 상표처럼 사용하시기 때문에, 상표법이나 불공정 거래법(unfair competition)을 위반하게 될 소지가 있습니다. 특히, 회사이름 즉 상호를 상표나 서비스마크로 사용하고자하는 경우에는 상표 또는 서비스 마크의 연방정부 등록과 개인회사 또는 주식회사의 카운티 정부 또는 주 정부 등록을 병행하는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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