Park Law Firm

+ 저희는 스포츠 용품 유통업체로 현재 미국특허청에 등록된 상표를 가지고 있고 동남아 및 유럽국가에도 자체 브랜드의 상표등록을 계획하고 있습니다. 금년내로 미국특허청을 통하여 국제상표 출원이 가능하다는 말을 들은 적이 있는데 언제부터 가능한지 그리고 어떠한 절차를 따라야 하는지요.

저희는 스포츠 용품 유통업체로 현재 미국특허청에 등록된 상표를 가지고 있고 동남아 및 유럽국가에도 자체 브랜드의 상표등록을 계획하고 있습니다. 금년내로 미국특허청을 통하여 국제상표 출원이 가능하다는 말을 들은 적이 있는데 언제부터 가능한지 그리고 어떠한 절차를 따라야 하는지요.

특허법과 마찬가지로 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 따라서 가령 10개국에 동일한 상표를 등록하려면 원칙적으로 10개국 개별국가의 대리인(변호사)을 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원하여야 합니다.

다행히 세계 지적 재산권 기구(www.wipo.int)가 주도하고 있는 국제상표 출원 제도의 필요성을 공감하고 있는 국가가 증가하는 추세이며, 2003년 11월 현재 미국을 포함한 61개 국가가 마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제 상표출원 조약의 가입국입니다. 미국은 지난 2003년 8월 2일 마드리드 조약에 가입하였고 2003년 11월 2일부터 국제 상표출원 접수를 받기 시작하였습니다.

마드리드 조약에 따른 국제 상표출원 제도의 주요 내용은 1)출원인(applicant) 소재 국가의 특허청(Office of origin)에 출원된 상표(base application) 또는 등록된 상표(base registration)에 근거하여 2)해당 특허청(Office of origin)에 의한 한 번의 출원(single application)을 통한 무심사 국제 사무국 등록(international registration)으로 3)마드리드 조약 가입국 중에서 출원인이 상표권을 보호받고자 하는 국가에, 즉 출원인이 국제 출원서상에 지정한 국가(designated nations)에, 개별적으로 상표출원하는 효과를 갖게하고 4)국제 상표출원일(국제사무국 등록일)로부터 12개월 또는 18개월 이내에 국제 상표 사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않는 지정국(designated nations)에는 자동으로 출원인의 상표권이 행사될 수 있게하여 각각의 지정국가에 상표가 등록되는 효과를 갖게하는 것입니다.

그러나 현재 미국특허청은 2004년 1월 이전의 국제 상표출원에 대해서는 출원비용을 스위스의 국제사무국에 직접 납부하게 하는 등 아직은 미국특허청을 통한 국제 상표출원서 접수는 제한적입니다. 또한 국제상표 출원후 5년간은 원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 묶이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제 상표등록 전체가 포기되는 등의 단점이 있습니다. 국제 상표출원은 여러가지 상황을 고려한 후에 전문 변호사와의 상담을 통하여 신중히 결정하여야 합니다.

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+ 여러 체인점으로 구성된 식당을 경영하고 있습니다. 식당 명칭 이외에 식당을 상징하는 마스코트(Mascot)를 디자인했는데 이를 저작권으로 보호받을 수 있는지요.

여러 체인점으로 구성된 식당을 경영하고 있습니다. 식당 명칭 이외에 식당을 상징하는 마스코트(Mascot)를 디자인했는데 이를 저작권으로 보호받을 수 있는지요. 프랜차이즈(Franchise) 사업에서 마스코트는 식당의 광고나 포스터, 간판 디자인, 그외 음료수를 담는 용기 등에 널리 사용돼 사업체의 이미지를 소비자에 인식시키는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 마스코트가 사용되는 다양한 용도 때문에 법적 보호문제는 다소 복잡합니다.

저작권은 저작의 사실에 의해 발생하고, 저작자 사후 70년까지, 저작자가 확인되지 않는 경우는 출판 후 95년 또는 저작 후 1백20년 중 먼저 만료되는 기간까지 지속됩니다. 즉 마스코트를 디자인한 시점으로부터 저작권이 발생합니다. 다만 분쟁 발생시 입증 책임이나 침해의 추정 등에 있어 유리한 입장을 갖기 위해서는 저작권을 등록하는 것이 바람직합니다. 저작권은 디자인의 특정한 표현을 보호하는 것이므로 보호의 범위가 상표나 특허에 비해 좁습니다. 저작권은 저작물에 표현된 형태와 사실상 비슷한(Substantial Similarity) 경우에 저작권 침해가 성립됩니다.

마스코트에 관해 특히 유의할 점은 유명한 만화나 영화 등장 인물의 캐릭터(Character)와 마찬가지로 폭넓은 보호를 기대하기는 어렵다는 것입니다. 캐릭터 자체는 저작권의 보호대상이 아닙니다. 단 캐릭터의 사진, 도안, 글에 의한 묘사는 저작권으로 보호되므로 캐릭터를 묘사하는 줄거리(Story Line)가 있는 경우는 캐릭터가 표현된 물품이나 인쇄물 등이 줄거리 및 영화의 장면 등을 기초로 한 파생적 저작물(Derivative Works)로 보호될 가능성이 높습니다.

마스코트의 경우는 사용이 제한적이기 때문에 저작권 이외에 추가 보호방법을 취하는 것이 바람직합니다. 마스코트를 보호하는 다른 방법은 상표나 서비스표로 보호받는 것입니다. 보다 정확하게는 마스코트가 상표로 사용될 경우, 상표법으로 보호되는 간단한 형태의 도안으로 단순화된 마스코트를 보호받을 수 있습니다. 상표의 경우는 경쟁회사의 상표와 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)으로 침해가 결정되며, 저작권과는 다른 측면에서 마스코트의 디자인을 보호받게 됩니다.

마스코트를 보호하는 또 다른 방법은 음료수 용기 또는 키체인과 같은 실용적 물품이 마스코트의 형상을 갖는 경우, 그 물품에 대해 디자인 특허 (Design Patent)를 출원하는 것입니다. 디자인 특허는 마스코트를 선으로 표현한 도면을 가지고 권리를 주장하는 것이므로 실제의 마스코트보다 추상화된 디자인으로 저작권에 비해 넓은 보호 범위를 갖게 됩니다. 또한 마스코트 형상의 음료수 용기와 같이 디자인이 실용성을 동시에 갖는 경우는 저작권의 보호 대상이 되지 못하며, 디자인 특허로 보호받아야 합니다. 디자인 특허의 유효기간은 등록시점으로부터 14년간입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 상표출원에 필요한 것들은 무엇이며, 출원부터 등록까지의 과정은 어떻게 되는지요.

상표출원에 필요한 것들은 무엇이며, 출원부터 등록까지의 과정은 어떻게 되는지요. 미국 연방정부 상표출원을 위해서는 상표로 사용할 마크(Mark)와 출원인의 인적사항, 국제 분류기준에 따른 상표사용 상품 또는 서비스의 리스트가 필요합니다. 출원인이 미국에 거주하지 않을 경우는 대리인을 선정하면 됩니다. 예를 들어 한국에 거주하는 사람도 미국 변호사, 즉 대리인을 선정해 미국에 상표출원을 할 수 있습니다.

마크는 단어(Word Mark) 또는 디자인 (Design Mark)을 사용할 수 있습니다. 상표출원서에는 마크를 표시한 도면을 첨부하게 됩니다. 도면은 상품에 부착된 상표 견본 또는 상표가 인쇄된 카탈로그 등으로 쉽게 작성할 수 있습니다. 상표출원과 관련, 마크의 선택 다음으로 중요한 것은 출원상표가 사용되는 상품 또는 서비스의 선택입니다.

출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교해 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)이 없어야 합니다. 미국 특허상표청이 상표를 심사할 때 혼동 가능성의 판단은 출원 상표와 등록 상표가 비슷하고, 출원 상표의 상품과 등록 상표의 상품이 관련돼 있을 때 성립합니다. 즉 비슷한 상품에 비슷한 상표를 사용한 사실이나 사용할 의사가 있는 경우, 혼동 가능성을 근거로 출원 상표를 거절하게 됩니다.

출원 전 상표 검색을 통해 동일하거나 비슷한 등록 상표가 존재하는지, 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련이 있는지를 확인할 수 있습니다. 연방등록 상표 또는 출원된 상표의 검색은 미국 특허상표청의 웹사이트 (www.uspto.gov/main/trademarks.htm)에서 무료로 가능합니다.

이미 사용하고 있는 상표는 물론이고, 앞으로 사용할 의사가 있는 상표도 출원해 심사받을 수 있습니다. 다만 사용 의사에 근거해 출원한 상표는 등록 전까지 실제로 사용한 증거를 제출해야 합니다. 등록된 상표는 10년마다 갱신 (Renewal)이 가능하므로 영구적으로 권리를 행사할 수 있습니다. 등록 상표는 계속적으로 사용해야 하며, 등록 후 5년부터 6년 사이의 1년간의 기간, 그리고 갱신 전 1년간의 기간마다 실제 사용 증거를 제출, 계속 사용했다는 사실을 입증해야 합니다.

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+ 유명 제품이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는 데, 어떤 경우를 말하는 것인지요?

유명 제품이나 회사의 포장을 모방해도 침해가 될 수 있다는 데, 어떤 경우를 말하는 것인지요?

일반적으로 상표는 작은 표지가 제품의 한 부분에 부착돼 제품의 생산자, 공급자 등 출처(source)를 표시하는 것이지만, 상품 전체의 포장이나 외관도 출처를 표시하는 기능을 할 수 있습니다. 이같은 상품 전체의 상업적 이미지를 상표법에서는 트레이드 드레스(Trade Dress)라고 합니다.

트레이드 드레스의 대표적인 예로 코카콜라 병을 들 수 있습니다. 트레이드 드레스는 등록되지 않은 상표에 적용되는 동일한 법의 보호를 받습니다. 즉 등록되지 않았어도 실제 사용 사실에 근거해 타인이 비슷한 상품의 포장을 사용하는 것을 금지할 수 있습니다. 또한 사용하고 있는 트레이드 드레스가 상표로서, 또는 디자인 특허로서 요건을 갖춘 것이라면 상표 출원 또는 디자인 특허 출원을 통해 등록 상표 혹은 등록된 디자인 특허를 받아 보다 넓은 보호를 받을 수 있습니다.

트레이드 드레스로서 보호를 받으려면 오랜 기간 지속적으로 일정한 포장 또는 외관을 갖는 제품을 광고하거나 판매해 2차적 의미(secondary meaning)를 획득해야 합니다. 2차적 의미의 획득 과정에 있어 모방에 관한 분쟁 등의 문제가 없어야 합니다. 2차적 의미의 예를 들면 코카콜라 병이 장기간 사용돼 같은 형태의 음료수 병을 보면 모든 소비자가 코카콜라를 생각하게 되는 것과 같이, 제품의 일정한 겉모습 또는 포장이 일반 소비자에게 제품의 제조회사 등을 연상하게 하는 경우를 말합니다.

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 다른 회사가 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 회사의 제품과 이와 비슷한 다른 회사의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성 (likelihood of confusion)이 있어야 합니다. 혼동 가능성은 트레이드 드레스를 포함한 상표 분쟁에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 일반 소비자가 특별한 주의를 기울이지 않고 보았을 때 다른 회사의 제품들과 실제로 혼동을 일으키는 지 여부를 말합니다. 법원은 다음과 같은 요인들을 종합해 침해 여부 및 이에 따른 금지 처분의 결정을 내리게 됩니다. 첫째, 트레이드 드레스의 이미지가 얼마나 독특한 것인지를 평가합니다. 독특한 이미지일수록 넓은 보호를 받습니다.

둘째, 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 금전상의 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아집니다. 이외에 제품의 유사성, 실제 혼동의 증거, 사용자가 그 같은 제품을 살 때 기울이는 주의 정도 등이 혼동 가능성을 결정할 때 고려되는 요인들입니다. 상표와 마찬가지로 트레이드 드레스의 사용에 있어서도 위와 같은 사실들을 고려해 침해를 방지하는 것이 중요합니다.

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+ LA 다운타운에서 의류 판매업을 하고 있습니다. 중국에서 생산된 제품과 LA 현지에서 생산된 제품 모두 상호를 부착해 판매하고 있는 데, 상호를 상표로 등록해야 하는지요

LA 다운타운에서 의류 판매업을 하고 있습니다. 중국에서 생산된 제품과 LA 현지에서 생산된 제품 모두 상호를 부착해 판매하고 있는 데, 상호를 상표로 등록해야 하는지요 상표는 특허와 달리 반드시 등록해야 권리가 발생하는 것은 아닙니다. 그러나 상표를 등록하는 것은 등록하지 않고 사용하는 것에 비해 큰 장점이 있습니다. 상표는 한 회사의 제품을 다른 회사의 제품과 구별하기 위해 사용하는 문자 또는 디자인 등의 형상입니다. 제조회사나 공급회사의 상호를 제품에 부착할 때는 상표로서 사용되는 것입니다. 예를 들어 ‘ABC 회사’라는 문자 표시를 제품에 부착해 다른 제조업자나 판매업자가 취급하는 제품과 구별되도록 사용한다면, ‘ABC 회사’의 문자 표시는 상표가 됩니다. 상표에는 주정부 상표와 연방 상표가 있습니다. 연방 상표를 등록할 경우 미 전역에서 보호를 받을 수 있고 보호 및 보상 범위가 더 크고 유리합니다. 연방 상표를 출원하려면 상표로 사용할 문자 또는 디자인을 제품과 함께 명시해 미국 특허상표청(US Patent and Trademark Office· USPTO)에 제출하면 됩니다.

상표를 사용할 제품의 표시는 다양한 상품을 성질별로 구분한 상품 분류에서 적합한 상품군(Class)을 선택함으로써 이루어집니다. 이 때 상표를 이미 사용하고 있으면 샘플의 사진을 제출하고, 아직 사용하지 않고 있으면 사용의사(intent to use)를 표시하면 됩니다. 상표가 특허상표청의 심사를 거쳐 등록이 되면, 사용 의사에 근거해 출원하였을 경우 소정 기간내에 실제 사용의 증거로 상표가 부착된 제품 사진 등을 제출해야 합니다. 상표 등록의 유효 기간은 10년이며, 유효기간 만료 전 갱신을 하면 10년씩 연장됩니다. 상표권자는 등록 후 5년이 지나고 나서 1년 이내에 상표를 계속 사용한 사실을 보고해야 합니다.

등록 상표의 가장 큰 장점은 상표의 보호 범위가 미 전역에 미친다는 것입니다. 그리고 상표권자가 등록 상표를 실제로 소유하고 있다는 사실이 상표등록증에 의해 간단히 증명됩니다. 이에 반해 등록하지 않고 사용하는 상표의 경우, 상표의 사용 사실 및 소유권을 관련 증거를 제시해 입증해야 하며, 이는 상표를 출원해 등록하는 과정에 비해 수십배의 비용과 복잡한 절차를 필요로 합니다. 또한 상표 사용사실 및 소유권이 입증돼도 그 상표에 대한 권리는 원래 상표를 사용한 지역, 예를 들어 LA지역과 상표를 사용한 제품에 한정돼 다른 지역에서 다른 사람이 그 상표를 사용하는 것을 막을 수 없습니다. 등록 상표의 다른 장점은 세관(Customs Service)에 상표등록 침해제품의 수입을 금지하도록 신청할 수 있다는 것과, 외국에서 상표 출원시 근거가 될 수 있다는 것, 상표관련 분쟁이 발생할 때 연방 법원에 제소할 수 있다는 것, 실제 사용을 하지 않아도 사용의사만으로 상표 출원이 가능하다는 것 등입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 미국 특허상표청에 상표출원을 신청한 상태이며 한국, 일본을 비롯한 아시아 국가 및 유럽에서도 상표등록을 할 계획입니다. 국제적 절차에 의해 한번에 상표등록을 받을 수 있는 제도가 없는지요?

미국 특허상표청에 상표출원을 신청한 상태이며 한국, 일본을 비롯한 아시아 국가 및 유럽에서도 상표등록을 할 계획입니다. 국제적 절차에 의해 한번에 상표등록을 받을 수 있는 제도가 없는지요?

상표권은 각국의 국내법에 속하는 법적인 리로, 국가별 상표출원을 통해 각국 해당 관청의 심사를 거친 후 상표로 등록됩니다. 즉 상표를 출원해 등록을 받는 절차 및 시간, 비용이 원칙적으로 상표등록을 받고자 하는 모든 국가에 필요했습니다. 제품개발, 생산 및 소비는 전세계적으로 이루어지며 제품을 식별하는 표지인 상표도 당연히 전세계적으로 보호될 필요가 있습니다.

국가별로 상표를 출원해 등록을 받는 절차는 시간 및 비용면에서 많은 어려움이 있어 국가간 조약에 의해 하나의 기관이 통일적으로 상표 심사 및 등록을 처리하려는 시도가 계속 이루어져 왔습니다. 미국의 특허상표청도 올해 말로 예정된 국제 상표등록에 관한 마드리드 조약(Madrid Protocol) 가입을 앞두고 관련 규정을 개정하는 작업을 진행하고 있습니다.

마드리드 조약의 중요한 내용은 조약 가입국의 등록상표 또는 상표출원에 기초해 국제상표를 각국의 상표청을 통해 국제출원할 수 있고, 국제출원된 상표는 국제사무국(International Bureau)의 심사를 거친 후 국제등록이 되며, 국제등록의 효과는 출원인이 지정한 조약 가입국들에 연장(extension)된다는 것입니다. 예를 들어 미국에서 출원 중인 상표나 등록상표를 기초로 국제 상표출원과 등록을 마칠 경우, 한국에서 국제등록된 상표의 보호를 받을 수 있습니다. 반대로 한국의 상표를 기초로 국제등록을 하면 미국에서 보호받을 수도 있습니다.

마드리드 조약은 각국의 상표법 차이를 수용하기 위해 국제등록 효과의 연장을 각국 상표청의 개별심사를 거쳐 확정짓도록 규정했습니다. 각국 상표청은 1년에서 1년 6개월 사이에 국제상표에 대한 거절 또는 이의신청 여부를 국제 사무국에 통지해야 합니다. 거절(rejection, objection) 또는 이의신청(opposition)이 이 기간내에 없을 경우 국제상표는 해당 국가에서 확정 등록된 것으로 간주됩니다. 거절 또는 이의신청이 있는 경우 출원인은 그 국가에서 대리인을 선정해 거절 이유나 이의신청 극복 절차를 밟아 상표를 등록할 수 있습니다.

국제등록 상표의 다른 장점은 양도(assign), 변경(change), 갱신(renew)의 효과가 조약 가입국 전체에 미친다는 것입니다. 국제상표 출원시 유의할 점은 상표는 사용되는 상품별 분류에 따라 출원돼야 하며, 상품별 분류는 국가마다 다르기 때문에 보호범위를 확보하기 위해선 주의해서 선택해야 합니다. 국제상표의 출원 및 등록은 각국의 상표법에 대한 이해가 필요하며 전문 변호사와 상의하는 것이 바람직합니다.

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+ 로스엔젤레스에서 비디오 대여업을 하고 있습니다. 한국에서 영화 비디오 테이프를 구입하여 고객에게 대여하고 있는 데, 주변에서 저작권 침해로 문제가 될 수 있다고 합니다. 침해의 염려를 없애려면 어떤 경로를 통해 구입을 하여야 하는 지요?

로스엔젤레스에서 비디오 대여업을 하고 있습니다. 한국에서 영화 비디오 테이프를 구입하여 고객에게 대여하고 있는 데, 주변에서 저작권 침해로 문제가 될 수 있다고 합니다. 침해의 염려를 없애려면 어떤 경로를 통해 구입을 하여야 하는 지요?

저작권(copyright)은 창작물을 복사(copy)하고 이를 판매(sell), 배포(distribute) 또는 전시(display)하는 권리를 저작권자가 독점적으로 갖는 것입니다. 창작물이 담긴 매체, 예를 들어 영화 비디오 테이프 등을 구입하였어도, 일반적으로 개인적인 용도로 사용할 수 있을 뿐이며 이를 그대로 또는 복사하여 여러 사람을 대상으로 배포하는 것은 저작권 침해가 됩니다.

예를 들어 한국에서 영화가 담긴 비디오 테이프를 구입하였을 경우, 영화의 저작권자는 그 테이프가 한국내에서 가정용으로만 방영이 가능한 것으로 제한하는 사용권을 부여하여 판매합니다. 비디오 테이프를 재생할 때 시작 부분에 그같은 사항을 고지(notice)하는 문구를 포함하는 화면이 통상 삽입됩니다. 질문하신 경우는, 복사 및 대여가 가정용이라는 용도와, 한국내라는 지역의 제한 모두를 위반하는 문제가 됩니다.

저작권은 국제간 조약에 의해 전세계 주요국가에서 모두 보호됩니다. 한국과 미국은 물론 조약에 가입이 되어있습니다. 그러므로 한국 또는 미국에서 발생한 저작권은 한국 및 미국에서 동시에 보호됩니다. 한국 영화 비디오 테이프의 경우 한국에서 비디오 테이프를 구입하거나 또는 미국에서 정식 배포 권한을 가진 배포처가 아닌 다른 곳을 통해 구입하여도, 구입 경로와는 관계없이 원저작권자의 저작권이 미치게 됩니다.

저작권은 또한 원저작물의 창작 내용을 이용한 파생적 표현물 (derivative works)에도 미칩니다. 그러므로 특정 영화의 장면을 포함한 포스터, 비디오 테이프의 자켓, 라벨 등도 모두 저작권의 대상이 됩니다.

저작권은 전부 또는 일부를 양도할 수 있으며, 저작권을 행사하는 지역, 기간, 대상 등을 제한 하는 일정한 조건하에 사용권 (license)을 계약으로 설정할 수도 있습니다. 통상적으로 저작권자는 일정 지역에 대해 그 지역에 독점적으로 배포 권한을 주는 저작권 사용권 계약을 현지의 사업체와 체결하여 저작권을 행사하는 방법을 취합니다. 그러므로 그와 같은 적법한 배포 권한을 저작권자로부터 사용권 허락을 받은 사업체로부터 비디오 테이프를 구입하여 복사 및 대여를 함으로써 저작권 침해의 염려를 피할 수 있습니다. 지역은 일정한 행정구역, 예를 들어 남가주 지역, 기간은 사용기간, 예를 들어 원저작권의 만료시까지, 대상은 특정 영화의 매체, 예를 들어 VHS tape, DVD 등입니다.

배포업체와 영화 비디오 테이프 등의 공급 계약을 맺을 때, 배포업체가 적절한 사용권을 부여받았는 지, 즉 저작권 사용권이 적용되는 지역, 기간, 대상이 계약자가 영화 비디오 테이프를 일정량 복사하여 대여하는 활동을 적절히 포함하는 지 확인하는 것이 중요합니다.

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+ 독자기술로 개발한 치과용 전문의료기기를 제작 판매하는 벤처기업입니다. 지금까지는 의료기 전문 유통업체에 주문자 상표부착방식으로 납품하였는데 이번에 저희 자체 상표로 유럽시장 공략을 위한 마케팅을 준비하고 있습니다. 저희의 상표를 여러나라에 동시에 등록하는 국제적인 상표등록제도가 있는지요.

독자기술로 개발한 치과용 전문의료기기를 제작 판매하는 벤처기업입니다. 지금까지는 의료기 전문 유통업체에 주문자 상표부착방식으로 납품하였는데 이번에 저희 자체 상표로 유럽시장 공략을 위한 마케팅을 준비하고 있습니다. 저희의 상표를 여러나라에 동시에 등록하는 국제적인 상표등록제도가 있는지요.

특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 따라서 가령 10개국에 동일한 상표를 등록하려면 원칙적으로 10개국 개별국가의 대리인(변호사)을 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원하여야 합니다.

다행히 근래들어 국제상표출원제도의 필요성을 공감하는 국가가 증가하는 추세이고 이를 주도하고 있는 세계지적재산권기구(www.wipo.int)에 가입하는 국가 또한 점차 늘어나고 있으므로 수년내에 국제상표출원이 일반화될것으로 예상됩니다.

상표의 해외출원절차를 간소화하기 위한 국제상표출원제도는 이미 19세기 말(1891년) 이른바 마드리드 협약(Madrid Agreement)으로 대두되어 지난 1989년의 마드리드 조약(Madrid Protocol)을 기점으로 국제상표출원이 제한적으로나마 활성화되기 시작하였습니다.

2003년 1월 현재 영국, 프랑스, 독일등 대부분의 유럽국가를 포함하는 56개 국가가 마드리드 조약의 가입국(contracting party)입니다. 따라서, 만일 귀사가 유럽시장을 겨냥하고 있고 유럽국가에서의 상표등록이 중요하다면 국제상표출원제도를 고려할수 있습니다.

아쉽게도 중국(1995년 가입)과 일본(2000년 가입)은 미드리드 조약의 가입국이지만 한국과 미국은 2003년 1월 현재 조약의 가입국이 아닙니다. 따라서 비즈니스 기반을 한국 또는 미국에 두고있는 기업이 마드리드 조약에 따른 국제상표출원을 이용하는 데는 제약이 따릅니다. 이는 미드리드 조약을 통한 국제상표출원을 하려면 상표출원인이 자국 또는 거주국의 특허청을 통해야 하기 때문입니다.

고무적인 사실은 한국특허청(www.kipo.go.kr)이 2003년 4월중으로 마드리드 조약에 가입한다는 것과 미국특허청(www.uspto.gov)이 마드리드 조약의 수용을 적극적으로 검토하고 있다는 것입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 개인회사의 이름을 카운티 정부에 등록하였고 등록된 이름으로 현재 비지니스를 운영하고 있습니다. 카운티 정부에 등록된 저의 회사 이름을 상표로 보호받을수 있는지요. 또한 상표와 상호의 차이는 무었인지요.

개인회사의 이름을 카운티 정부에 등록하였고 등록된 이름으로 현재 비지니스를 운영하고 있습니다. 카운티 정부에 등록된 저의 회사 이름을 상표로 보호받을수 있는지요. 또한 상표와 상호의 차이는 무었인지요.

먼저 상표는 상품의 이름을 말하며 회사 이름을 표현하는 상호(business name)와는 구분됩니다. 가령 'Microsoft'사의 컴퓨터 구동 시스템 소프트웨어인 'Windows 2000'이라 말할때 'Microsoft'는 회사이름인 상호이고 'Windows 2000'는 상표에 해당됩니다. 회사이름 즉 상호를 연방정부나 주정부에 상표로 등록하여 'IBM'의 경우와 같이 회사이름을 제품에 사용하는 상표로 사용할수 있습니다. 일반적으로 상표라 하면 상품에 붙이는 상표(trademark)또는 호텔등의 서비스업에 사용되는 서비스마크(service mark)를 말합니다.

상표의 독점사용권을 보호받으려면 별도의 등록과정을 거쳐야합니다. 주정부에 상표등록하여 해당주 내에서 보호받을수 있고 연방정부등록을 통하여 미국 50개주 전체에서 해당분야의 상표사용을 독점할수 있습니다. 주정부나 연방정부에 등록된 상표가 보호받는 이유는 많은 시간 및 비용을 투자하여 이룩된 상표의 인지도나 유명도가 남용되는 것을 방지함으로서 소비자를 보호하는 한편 상표권자의 권리를 보호하기 위함입니다.

연방정부나 주정부가 상표등록 여부를 심사할때 고려하는 중요한 요소는 기존의 다른상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)입니다. 따라서 이미 등록된 상표와 동일한 상표뿐만 아니라 유사한 상표의 등록도 거절될수 있는 가능성을 고려하면 등록된 상표의 보호범위는 광대합니다. 다시말하여, 일단 상표로 등록이 되면 동일한 분야 동일한 이름의 상표는 물론이고 등록된 상표를 모방한 것으로 판단될수 있는 유사한 이름의 신규상표등록을 상당한 정도로 차단하는 효과를 고려한다면 등록된 상표의 보호권는 매우 강력하다 할수 있습니다.

특히 1996년부터는 등록된 상표의 보호권이 더욱 넓어져서 등록된 유명상표 경우에는 상품의 카테로리에 관계없이 상표권을 주장할 수 있게 되었습니다. 이에따라 규모있는 회사들은 이러한 새로운 법안을 남용하여 소규모 사업체의 상표등록을 간접적으로 저지 할 수 있으므로 서둘러 상표를 등록하여 보호권을 확보해두는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 한국의 등록상표를 미국 연방정부에 상표로 등록하려하는데 가능한지요.

한국의 등록상표를 미국 연방정부에 상표로 등록하려하는데 가능한지요. 상표등록을 주관하는 미국 연방정부기관인 미국 특허상표청 (www.uspto.gov)에 상표를 등록신청하는 방법은 다음의 4가지입니다. 첫번째 방법은 현재 미국내에서 사용하고 있는상표를 등록신청 하는 형식으로 상표의 실제 사용을 증명하는 샘플(specimen)을 상표출원서류와 함께 연방정부에 제출하여야 합니다. 상표가 포함된 포장지, 라벨, 카탈로그, 사진등이 상표실제 사용증명의 샘플로 제출될수 있습니다. 두번째 방법은 현재 미국내에서 사용하고 있지는 않으나 앞으로 사용할(Intent to Use) 예정인 상표를 등록신청하는 것입니다. 이 경우에는 상표등록신청 이후 연방정부로부터 상표허락 통지서(Notice of Allowance)를 받은 다음 첫번째 방법에서 설명된 실제사용 증명 샘플을 연방정부에 제출하여야 합니다. 세번째 방법은 미국이외의 나라에 현재 상표등록 신청중인 사실을 근거로 미국 연방정부에 상표등록을 신청하는 것입니다. 해당 국가의 특허청 등의 주관정부가 발행한 외국상표등록을 위한 상표출원 입증서류 즉 외국출원 우선권 서류가 필요합니다. 단, 상표의 외국출원 우선권 서류의 제출을 통한 상표등록신청은 미국이외의 국가에서 최초로 상표등록신청된 날로부터 6개월까지만 가능합니다. 네번째 방법은 미국이외의 나라에 이미 상표로 등록된 사실을 근거로 미국 연방정부에 상표등록을 신청하는 것입니다. 이 경우 상표가 등록된 나라의 상표등록증 사본을 상표등록 신청서류와 함께 미국 연방정부에 제출하여야 합니다. 따라서 한국 특허청 (www.kipo.go.kr)에 등록된 귀하의 한국상표를 미국 연방정부에 상표등록신청하는 경우 위의 네번째 방법에 따라 미국상표등록을 진행할수 있습니다. 위의 네가지 방법중 선택된 방식에 따라 미국 연방정부에 제출된 상표등록신청서류는 다른 상표와의 혼동 가능성(likelihood of confusion)등이 기준이 되는 상표심사를 거쳐 허락(allowance)이 결정되고 실제사용이 증명되면 출원인에게 미국상표증(trademark certificate)이 발행됩니다.

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+ 아동용 장신구를 한국에서 수입하여 미국에서 판매하고 있는 회사입니다. 저희의 독자 상표를 제품에 붙여 미국내에서 판매하고 있으나 별도로 상표등록을 하지는 않았습니다. 그런데 최근 저희의 상표가 다른 회사의 아동용 장신구에 사용되고 있슴을 확인하였습니다. 다른회사가 저희 상표를 모방하여 사용하고 있는 것입니다. 먼저 사용을 시작한 저희 상표의 권리를 보호받으려면 어떻게 하면 되는지요.

아동용 장신구를 한국에서 수입하여 미국에서 판매하고 있는 회사입니다. 저희의 독자 상표를 제품에 붙여 미국내에서 판매하고 있으나 별도로 상표등록을 하지는 않았습니다. 그런데 최근 저희의 상표가 다른 회사의 아동용 장신구에 사용되고 있슴을 확인하였습니다. 다른회사가 저희 상표를 모방하여 사용하고 있는 것입니다. 먼저 사용을 시작한 저희 상표의 권리를 보호받으려면 어떻게 하면 되는지요.

먼저 연방정부에 상표로 등록되지 않은 이름을 제품에 부착하여 미국내에서 판매하는 것은 매우 위험한 일입니다. 만일 현재 귀사가 사용하고 있는 상표가 다른 개인이나 회사에 의하여 연방정부에 등록된 상표라면 언제든지 상표권 침해소송에 휘말릴수 있으며 거액의 재정손실을 예상하여야 합니다.

미국에서 상표를 등록한다는 것은 주 정부 또는 연방정부로부터 상표의 독점사용권을 확보하는 것을 말합니다. 주 정부에 상표를 등록하면 해당 주 안에서 상표의 독점사용권을 갖게되고, 연방정부에 상표를 등록하면 미국내 50개 주 전체에서의 독점사용권을 갖게됩니다. 미국에서의 상표등록이란 대개 미국전역에서 상표권을 보호받는 연방정부를 통한 상표등록을 말합니다. 상표등록을 관장하는 연방정부는 미국특허청입니다.

상표등록을 하지 않고 사용하는 귀사의 상표가 만일 제 3의 다른회사나 개인에 의하여 주정부 또는 연방정부에 등록된 상표가 아니라면 미국 상표권 보호법(Lanham Act)에 따른 불공정 거래규정에 준하여 보호받을수는 방법은 있으나 상당한 변호사 비용을 감당하여야 합니다.

따라서 가장 바람직한 선택은, 먼저 인터넷으로 무료상표검색이 가능한 미국특허청의 상표데이터베이스 를 통하여 현재사용되고 있는 귀사의 상표와 동일한 상표가 장신구 카테고리(IC 026)에 상표로 등록되었는가를 확인해 보고, 만일 동일한 상표가 등록되지 않았다면 바로 전문 변호사를 통하여 등록을 시도하는 것입니다.

상표가 성공적으로 연방정부에 등록되려면 다른 상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)등을 고려하여 등록을 허락하는 미국특허청의 상표변호사 (심사관)의 심사를 통과하여야합니다. 연방정부에 등록된 상표는 개인이나 기업에게 매우 귀중한 자산이 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 신문 광고나 인터넷의 유명 웹사이트를 통하여 'TM' 또는 'SM'과 같은 첨자가 붙어있는 문구들을 자주 접하고 있습니다. 모두 상표권을 주장하는 표현일 것이라는 생각은 들지만 제가 알고있는 등록상표 기호 '(R)'과는 다른것 같아 늘 궁금해하고 있었습니다. 이들 모두가 상표를 표현하는 기호들인지요. 또한 각각의 차이는 무엇인지요.

신문 광고나 인터넷의 유명 웹사이트를 통하여 'TM' 또는 'SM'과 같은 첨자가 붙어있는 문구들을 자주 접하고 있습니다. 모두 상표권을 주장하는 표현일 것이라는 생각은 들지만 제가 알고있는 등록상표 기호 '(R)'과는 다른것 같아 늘 궁금해하고 있었습니다. 이들 모두가 상표를 표현하는 기호들인지요. 또한 각각의 차이는 무엇인지요.

상표옆에 첨자로 붙이는 여러가지 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 생각하신 바와 같이 'TM', 'SM', '(R)'('R' in a circle)은 모두 상표를 표현하는 기호입니다. 일반적으로 '상표(Trademark)'라고 말할때 이는 상품(Goods)에 붙이는 'Trademark'와 서비스 업종의 상표에 해당하는 '서비스마크(Service Mark)'를 포함하는 표현입니다.

상표는 등록된 상표와 등록되지 않는 상표로 구분됩니다. 등록된 상표란 주정부 또는 연방정부에 등록된 상표를 말합니다. 등록되지 않은 상표를 비지니스에 이용하는 것은 해당상표가 다른 회사나 개인에 의하여 등록되지 않은 경우에는 가능합니다.

'TM'이나 'SM'은 상표등록과 상관없이 사용할수 있는 기호입니다. 즉, 상표등록이 되지 않았어도 상표옆에 'TM'을 붙여 해당 상품(Goods)에 대한 상표권을 주장할수 있고, 'SM'을 붙여 해당되는 무형의 비지니스(Service)에 대한 상표권을 주장할수 있습니다. 단, 기호 '(R)'은 미국특허청에 등록된 상표인 경우에만 사용할수 있습니다. 다시말하면, '(R)'이 붙은 상표는 미국특허청에 등록된 상표를 의미하지만, 'TM'이나 'SM'이 붙은 상표는 등록된 것일수도 있고 등록되지 않은 것일수도 있습니다.

상표를 미국특허청에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용 중지 요청을 받을수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감담해야합니다. 따라서 위험부담을 가지고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한후 연방특허청에 상표를 등록해두는 것이 바람직합니다. 그러나, 상표를 등록하지 않고 상표옆에 'TM'또는 'SM'을 사용하는 것이 불법행위가 되지는 않습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ LA에서 한식전문식당을 운영하고 있습니다. 이번에 저희가 새로운 메뉴를 개발하였습니다. 새로 개발한 메뉴의 한글이름을 연방정부에 상표로 등록하여 다른식당에서 같은 이름을 사용하지 못하도록 하는 것이 가능한지요.

LA에서 한식전문식당을 운영하고 있습니다. 이번에 저희가 새로운 메뉴를 개발하였습니다. 새로 개발한 메뉴의 한글이름을 연방정부에 상표로 등록하여 다른식당에서 같은 이름을 사용하지 못하도록 하는 것이 가능한지요.

한글 이름도 미국특허청(www.uspto.gov)에 상표로 등록하여 상표권을 보호받을수 있습니다. 미국상표법으로 보면 한글이름은 외국문자 카테고리에 속합니다. 따라서 상표로 등록하고자 하는 해당 한글 명칭의 발음을 영문 알파?으로 표기하는 방식으로 미국내에서의 한글상표 독점사용을 위한 상표등록을 신청하는 것은 가능합니다.

그러나 만일 상표(trademark)로 등록하고자 하는 메뉴의 이름이 해당 음식을 설명하는 표현이라면 미국특허청에 상표등록하는 것은 거의 불가능합니다. 예를들어, "새우 설렁탕"이란 메뉴를 상표로 등록하려 한다면 미국특허청의 상표심사관은 "일반적인(generic)" 명칭이라는 이유로 또는 "표현적인(merely descriptive)" 명칭이라는 이유로 상표등록요청을 거절하게 됩니다. "일반적인" 명칭"이란 등록하고자 하는 상표의 대상, 즉, "새우 설렁탕"의 일반명칭 그 자체를 표현하는 이름을 말하며, "표현적인" 명칭이란 그 특징과 속성(attribute)을 표현하는 이름을 말합니다. "설렁탕"에 "새우"를 혼합하여 만들어진 "새우 설렁탕"이라는 이름에 상표권을 부여한다면 아마 수 많은 식당들이 상표권 침해문제로 소송에 휘말리게 될것입니다. 따라서 "새우"가 섞인 "설렁탕"의 의미를 그대로 나타내는 이름인 "새우 설렁탕"을 상표로 등록할수 있다고 기대하지 않는 것이 바람직합니다.

여기서 "새우 설렁탕"을 상표로 등록하는 것이 거의 불가능 하다는 것은 상표의 "음식" 카테고리인 "IC029"에 등록하려는 경우입니다. 즉, 국제적으로 통용되는 상표분류유형(International Classifications, IC)중에서 "IC029"에 속하는 "음식" 카테고리에 "새우 설렁탕"을 등록하려는 시도를 미국특허청의 상표심사관이 받아들이지 않는다는 것입니다. 다시 말하면 "빨간사과(Red Apple)"라는 이름을 "농산물" 카테고리인 "IC031"에 빨간사과의 판매를 위한 상표로 등록하는 것은 불가능하며, "파란 가방(Blue Bag)"이라는 이름을 "가방" 카테고리인 "IC018"에 상표로 등록하는 것은 불가능합니다. 물론 "새우 설렁탕"을 "새우"나 "설렁탕"과 관계없는 "게임" 카테고리인 "IC028"에 등록하는 것은 가능합니다. 실제로 "Red Apple"은 가구업종(IC020)에 상표로 등록이 되어 있으며 "Blue Bag"은 광고업(IC035)의 서비스마크(상표의 일종)로 등록되어 있습니다.

따라서 귀하가 상표로 등록하고자 하는 메뉴의 이름은, 가령, "Korean Experor's Express" 또는 "Power Steps"식으로 메뉴의 해당 음식을 직접적으로 표현하지 않는 이름으로 결정하는 것이 바람직합니다. 원하는 이름을 미국특허청에 상표로 등록하는 것이 가능한지를 알아보려면 웹사이트 www.parkandsutton.com/ptsearchkr.html을 방문하시면 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 미국특허청에 상표를 등록하기 전에 비슷한 상표가 있는지를 확인하기 위하여 상표검색을 의뢰하였습니다. 검색결과에는, 다른회사가 이미 저희가 등록하려는 상표를 "IC 005"과, "IC 010"분야에 등록한 것으로 나타났습니다. 이는 무엇을 의미하는지요. 또한 제가 등록하고자 하는 상표와 동일한 이름이 다른 사람에 의하여 이미 미국특허청에 등록되었어도 상표로 사용하고자 하는 저의 회사이름을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

미국특허청에 상표를 등록하기 전에 비슷한 상표가 있는지를 확인하기 위하여 상표검색을 의뢰하였습니다. 검색결과에는, 다른회사가 이미 저희가 등록하려는 상표를 "IC 005"과, "IC 010"분야에 등록한 것으로 나타났습니다. 이는 무엇을 의미하는지요. 또한 제가 등록하고자 하는 상표와 동일한 이름이 다른 사람에 의하여 이미 미국특허청에 등록되었어도 상표로 사용하고자 하는 저의 회사이름을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

일반적으로 상표가 미국특허청(www.uspto.gov)에 등록되었다고 하여 그 등록된 상표를 모든 분야의 비즈니스에 사용할수 있는 것은 아닙니다. 바꿔 말하면, 상표로 사용하고자 하는 비즈니스의 분야가 다르다면 이미 등록된 상표와 동일한 상표를 연방정부에 등록하는 것이 가능합니다. 예를들어, 가죽의류만을 제조 판매하는 회사가 가죽의류의 브랜드 상표로 사용하기 위하여 연방정부에 "LETEX"라는 이름을 상표등록하였다 하여도, 동일한 이름을 컴퓨터 게임기의 상표로 사용하려는 다른회사의 상표등록은 가능합니다.

현재 상표등록의 기준으로 세계 각국의 특허청(상표청)은 IC로 통용되는 국제 상표 분류표(International Schedule of Classes of Goods and Services)를 공동으로 사용하고 있습니다. 상품(goods)에 붙이는 상표(Trademark)는 IC 001에서 IC 034까지로 분류하고, 서비스업에 붙이는 서비스마크(Service Mark)는 IC 035에서 IC 042까지로 나누어 분류하고 있습니다. 질문하신 "IC 005"은 의약품류에 해당되고, "IC 010"은 의료기기분야에 해당됩니다. 또한, 전자제품은 IC 009에 포함되고, 가죽제품은 IC 018에 포함되고, 의류와 신발류는 IC 025에 포함됩니다. 서비스 마크의 경우, 보험분야는 IC 036에 포함되고, 건설분야는 IC 037에 포함되고, 교육분야는 IC 041에 포함되고, 식당분야는 IC 042에 포함됩니다.

일반적으로 연방정부에 상표를 등록하였다는 것은 국제상표분류표(IC)중에서 해당 비즈니스 분야에 등록하였다는 것을 의미합니다. 다시말하여, 가죽의류에 사용할 "LETEX"라는 상표를 특허청에 등록하였다는 것은 대개의 경우 국제 상표 분류표중에서 가죽제품류를 포괄하는 IC 018에 등록되었다는 의미입니다. 이미 동일한 상표가 의약품류(IC 005)에는 등록이 되었으나 가죽제품류(IC 018) 에는 등록되지 않았다면, 제 3자가 동일한 상표를 가죽제품류(IC 018)에 등록하는 것이 가능합니다.

단, 상표의 심사과정에서 기존의 상표와의 혼동가능성(Liklihood of confusion)이 있다고 상표심사관이 판단하게 되는 경우에는 이러한 국제상표분류표(IC)와 관계없이 상표등록이 거절될수도 있습니다. 또한, 유명상표(famous mark)의 경우에는 일반적으로 상표권의 범위가 넓게 해석되기 때문에, 유명상표와 동일하거나 유사한 상표를 특허청에 등록출원하여 상표등록심사를 통과하는것은 어렵습니다.

따라서, 귀하가 등록하고자 하는 상표가 이미 다른사람에 의해 연방정부에 등록된 것으로 확인이 되었다면, 먼저 이미등록된 상표가 유명상표인지와 비즈니스 분야가 다른지를 확인하고, 기존상표와의 혼동가능성에 따른 거절을 고려한 후에 상표등록을 시도하는 것이 바람직합니다. 상표검색(trademark search)은 미국특허청이 인터넷을 통하여 무료로 공개하고 있는 상표테이터베이스(http://tess.uspto.gov)를 통하여 직접 해 보실수 있습니다.

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