+ 이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 그런 데 출원 상표는 이미 계속 사용해오고 있으며, 그동안 제품 판매시 등록 상표와 혼동이 문제가 된 적은 없었습니다. 이러한 실제 상황을 답변서에서 주장할 수 있는 지요?

이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 그런 데 출원 상표는 이미 계속 사용해오고 있으며, 그동안 제품 판매시 등록 상표와 혼동이 문제가 된 적은 없었습니다. 이러한 실제 상황을 답변서에서 주장할 수 있는 지요?

상표 심사관은 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)을 판단할 때 대부분 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성을 기준으로 하여 판단하게 됩니다. 그러나 상품이 판매되는 시장에서 구매자가 정말로 혼동을 일으키는 지는 단순히 상표와 상품이 서로 얼마나 비슷한가 하는 객관적이고 일률적인 판단 기준과는 다른 경우가 많습니다. 상표 심사관은 실제 시장의 상황까지는 통상적으로 알 수 없으므로, 출원인이 적절한 증거를 첨부하여 실제 혼동가능성이 존재하지 않는 것을 주장하여 거절 이유를 극복할 수 있는 가능성이 있습니다. 즉 출원인은 출원 상표와 거절 이유에서 인용된 등록 상표의 상표와 상품이 어느 정도 비슷하더라도, 구매자가 혼동을 일으키지 않는 타당한 이유가 있다는 것을 주장하고 증거를 첨부하여 답변서를 제출할 수 있습니다.

타당한 이유의 하나의 예는 소비자가 구매시 기울이는 주의의 정도입니다. 값이 비싼 상품의 경우 소비자는 대개 신중하게 살펴보고 구매할 것입니다. 반면 값이 싸고 흔한 제품의 구매시에는 상대적으로 주의를 덜 기울일 것입니다. 또한 구매자 층이 전문가나 관련 분야 종사자 등 상품에 대한 지식과 경험에 풍부한 경우에도 주의를 더 기울인다 볼 수 있습니다. 이같은 경우에는 상표도 주의 깊게 볼 것이므로 혼동가능성이 줄어드는 것입니다. 증거로는 소비자가 그와 같은 경우 주의를 더 기울인다는 내용의 통계 등을 포함하는 연구 자료, 설문 조사, 기사, 카타로그 등을 제출할 수 있습니다.

다른 하나의 예는 출원 상표와 등록 상표가 같이 사용되었으나 실제 혼동을 일으킨 경우는 없었다는 것을 주장하고 입증하는 것입니다. 특히 문제의 상표들이 같이 사용된 기간이 오래되었을 수록, 그리고 출원 상표가 유명한 것일 수록, 혼동 가능성이 없다는 강한 증거가 됩니다. 유명한 상표일 수록 소비자의 인식도가 높고, 또한 사용 기간이 오래되었음에도 불구하고 혼동이 발생하지 않았다면, 이는 혼동가능성이 실제로는 없다는 뒷받침이 되는 것입니다. 증거로는 상품의 유통에 관계되는 사람들의 증언 또는 소비자 설문 조사 등을 제출할 수 있습니다.

또 다른 예는 출원 상표와 등록 상표가 공통으로 같이 갖는 부분이 제3자에 의해 널리 사용되고 있는 경우입니다. 이러한 경우 소비자는 그 공통부분이 여러 상표에 동시에 사용되고 있다는 것을 이미 알고 있으므로 상표에서 서로 다른 부분을 찾아서 구별할 것입니다. 증거로는 그 분야에 대한 상품 및 서비스에 대한 지식을 갖춘 사람들의 증언과 상품 견본, 카타로그, 광고 등이 제출될 수 있습니다. 제3자의 등록 상표도 시장의 상황을 직접 반영하는 것은 아니지만 참고로서 이용될 수 있습니다.

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+ 이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 비교해본 결과 상표는 유사하나 상표가 사용되는 상품이 다릅니다. 답변서를 어떻게 작성하여야 하는 지요?

이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 비교해본 결과 상표는 유사하나 상표가 사용되는 상품이 다릅니다. 답변서를 어떻게 작성하여야 하는 지요?

상표 출원 거절 이유의 대부분을 차지하는 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)의 중요한 판단 기준은 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성입니다. 즉 상표가 같거나 거의 비슷해도 출원인은 출원 상표의 상품을 등록 상표의 상품과 확실하게 구별되게 보정을 하거나, 출원 상표의 상품과 등록 상표의 상품이 다르다는 증거를 제출하여 혼동 가능성을 일으키지 않는 것을 주장할 수 있습니다.

상품과 관련한 혼동 가능성은 문제되는 상표가 사용되는 상품들이 일반 소비자가 똑같은 제조자 또는 똑같은 제조자와 관련된 자가 만들어 시장에 제공되는 것이라는 잘못된 믿음을 불러일으키는 상황을 나타내는 것입니다. 그러므로 혼동 가능성의 판단에는 상표 자체 및 상품과 관련한 시장의 상황이 종합적으로 고려되어야 합니다. 이와 같이 혼동가능성의 판단은 상품 자체의 성질이라는 객관적 요인 이외에 개별 상황에 따른 주관적 요인도 고려됩니다. 혼동 가능성은 비슷한 상품들 사이 뿐만이 아니라, 같은 분야나 경쟁관계가 아닌 제품들 사이에도 일어날 수 있습니다. 또한 상품과 상품 관련 서비스 사이에도 일어날 수 있습니다.

출원 상표의 심사에서 비교 대상이 되는 각 상표 또는 서비스의 성질 및 서로의 관련성은 상표 출원 및 등록 상표에 기재된 상품 또는 서비스를 기준으로 합니다. 출원인은 상표 출원서에 기재한 상품을 등록 상표의 상품과 구별되도록 보정하여 거절 이유에 대한 답변서를 제출할 수 있습니다. 등록 상표와 출원 상표의 상품 분류 (class)는 혼동 가능성과는 무관합니다. 상품 분류는 단지 특허상표청의 행정적 편의를 위한 것이며, 실제 시장에서의 상품의 관련성을 나타내는 것이 아닙니다. 혼동 가능성의 판단은 위에 설명한 대로 시장에서 일반 소비자의 판단을 기준으로 합니다.

출원인은 또한 등록 상표의 상품과 출원 상표의 상품이 실제로 다르다는 증거를 제출할 수 있습니다. 통상 제3자의 등록 상표 또는 출원인 및 등록 상표권자의 광고 자료가 등록 상표의 상품이 업계에서 특정한 의미를 갖는다는 것 또는 상품간의 중복이 사실상 없다는 것 등의 증거 자료로 제출됩니다.

혼동가능성이 있어 거절된 상표의 예로는 과일 포장 용기를 사용 상품으로 하는 상표 PINE CONE과 과일 통조림을 사용 상품으로 하는 상표 PINE CONE, 선탠 관련 상품을 사용 상품으로 하는 상표 ULTRATAN과 선탠 관련 서비스를 사용 서비스로 하는 상표 ULTRATAN이 있습니다. 반면 혼동가능성이 없는 것으로 인정된 예로는 핫소스 제품을 사용 상품으로하는 상표 AMAZON과 식당업을 사용 서비스로 하는 상표 AMAZON, 향수 제품을 사용 상품으로 하는 상표 SCHIAPARELLI와 의류 및 패션 액세서리를 사용 상품으로 하는 상표 SCHIAPARELLI가 있습니다.

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+ 이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 등록 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 답변서를 어떻게 작성하여야 하는 지요?

이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 등록 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 답변서를 어떻게 작성하여야 하는 지요?

혼동 가능성(Likelihood of Confusion)은 상표 등록 출원의 거절 이유 중 가장 많은 부분을 차지합니다. 또한 많은 상표가 이미 사용되고 등록되어 있으므로, 등록 상표와 혼동 가능성이 없으면서 식별력이 있는 상표를 선택하여 출원하는 것과 등록을 받는 것이 아주 중요합니다. 이런 상황을 피하려면 상표 및 사용 상품의 차이점에 근거해 혼동 가능성이 실제로 존재하지 않는다는 주장과 증거를 제출하면 됩니다.

상품의 구매자는 과거에 특정 상표를 부착한 상품을 구매하거나 광고를 본 것 등의 기억에 의존하여, 현재 구매하려는 상품의 상표를 비교 판단하게 됩니다. 일반적으로 구매자는 상표의 세부를 기억하지 않으며 상표 및 상품에 관련된 전체적 인상만을 기억하게 됩니다. 그러므로 상표의 세부적인 면이 달라도 전체적으로 받는 인상이 비슷하면 혼동가능성이 있다고 심사관이 판단하는 것입니다.

출원인은 거절이유에 인용된 상표와 출원 상표의 차이점이 있으며, 그 차이점에 의해 그 상표가 사용되는 상품의 구매자층에 대해 전체적 상업적 인상이 다르다는 것을 주장하여야 합니다. 혼동 가능성의 중요한 판단 기준은 상표간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품간의 유사성입니다. 본 기사에서는 먼저 상표간의 유사성을 설명하겠습니다. 문자로만 이루어진 상표(Word Mark)의 유사성은 출원 상표 및 인용 상표의 겉모습, 발음 및 의미를 비교하여 결정됩니다. 인용 상표와 비교할 때 상표의 일부분이 단순히 변경, 삭제 또는 추가된 것은 그로 인한 차이가 뚜렷한 상업적 인상의 차이를 일으키지 않는 한 유사한 것으로 봅니다. 즉 차이점이 상품의 성질을 단순히 묘사하거나 일반적으로 표현한 것은 상업적 인상의 차이가 있다고 볼 수 없으며, 새로운 또는 간접적, 즉 암시적인 의미의 차이를 나타내는 것이라면 뚜렷한 인상의 차이가 있어 혼동가능성이 없다고 주장할 수 있을 것입니다.

혼동가능성이 있어 거절된 상표의 예로는 Impact와 Hi-Impact, Shrimp Royale과 Seafood Royale, Galaxy와 Galaxie 등이 있습니다. 언뜻 유사해보이나 혼동가능성이 없는 것으로 인정된 예에는 Crystal과 Crystal Creek, Bed and Breakfast Registry와 Bed and Breakfast International 등이 있습니다. 이와 같이 혼동가능성의 판단은 객관적 요인 이외에 개별 상황에 따른 주관적 요인도 고려됩니다.

디자인으로 이루어진 상표(Design Mark)의 경우에는 겉모습, 즉 시각적 유사성이 판단의 기준이 되며, 문자와 디자인이 결합된 상표는 문자에 일반적으로 비중이 더 주어지나, 문자에 별 특징이 없는 경우에는 디자인에 비중을 두게 됩니다. 이상 상표의 유사성에 대해 설명을 드렸으나 상표가 사용되는 상품의 유사성도 혼동가능성 판단에 고려가 되는 것은 물론입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 저희 회사에서 취급하는 제품에 붙일 상표를 선택하여 상표등록 출원을 하려 합니다. 상표 선택시 고려할 사항들은 무엇인지요

저희 회사에서 취급하는 제품에 붙일 상표를 선택하여 상표등록 출원을 하려 합니다. 상표 선택시 고려할 사항들은 무엇인지요

상표의 선택은 자기 회사의 제품이나 서비스를 경쟁 회사의 제품 및 서비스와 구별되게 하되, 자기 제품의 우수성을 강조하는 것이 가장 중요합니다. 한편 상표법은 경쟁자들 사이에 비슷한 상표의 사용에서 발생하는 문제나, 공익적인 측면에서 상표 등록이 되지 않는 경우들을 규정하고 있습니다. 미국 특허상표청의 상표 심사관은 출원된 상표에 대해 상표법에 규정한 부등록 사유에 해당하는 지를 검토하게 됩니다. 그러므로 상표의 선택과정에서 상표로서의 적합성과 함께 부등록 사유의 해당 여부를 같이 검토해야 할 것입니다.

상표의 출원 및 등록 과정에서, 실무적으로 중요한 것은 이미 등록된 상표와 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 없어야 한다는 것입니다. 출원된 상표 사이의 우선권은 출원일이 빠른 출원이 갖습니다. 등록 상표를 미리 검색하고 검색 결과에 따라 출원함에 의해 혼동가능성으로 상표 출원이 거절될 가능성을 줄일 수 있습니다. 그외 상표 자체의 성격, 공익적인 이유 또는 개인의 인격권에 관련되어 상표등록이 원칙적으로 거절되는 경우들이 있습니다. 다만 사용에 의해 상표로서 적합한 기능이 인정이 되어 등록이 되는 것은 일부 가능합니다. 상품의 일반적 명칭(Generic Name)은 상표로 등록할 수 없습니다. 예를 들어 LA Lingerie를 속옷 상표로 등록하는 것은 허용되지 않습니다. 상품의 성격을 나타내는(Merely Descriptive) 이름은 상표로 등록할 수 없습니다.

예를 들어 DELUXE를 캔포장 음식에 상표로 등록할 수 없습니다. 지리적(Geographically Descriptive) 명칭도 허용되지 않습니다. 예로서 FRENCH LINE이 있습니다. 이러한 명칭을 어느 한 사람에게 독점시키는 것은 부당하기 때문입니다.

부당하게 혼동을 일으키는(Deceptive) 이름은 등록할 수 없습니다. 가구를 제조하지는 않으면서, FURNITURE MAKERS를 가구 판매 서비스의 상표로 등록받을 수 없습니다. 법에 의해 정해진 기관의 명칭이나 심벌은 등록할 수 없습니다. 재향군인회, 적십자사, 또는 여러 국가 기관 등이 이에 해당합니다. 미국 또는 외국의 국기 또는 기타 상징물 등과, 개인, 기관, 국가 등을 비난하거나 거짓으로 관련성을 제시하는 명칭은 등록할 수 없습니다. 그외에도 부도덕한 이름, 개인의 이름중 성씨(Surname)만으로 주로 이루어진 상표, 상표로서의 기능을 갖추지 못한 명칭은 등록받을 수 없습니다.

이상은 상표 자체의 특성으로 정해지는 부등록 사유이며, 법질서에 어긋나는 이유로 등록이 안되는 상표에는 출원인이 소유권을 갖지 아니한 상표와 상표의 불법 사용이 있습니다.

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+ 저희 회사 인터넷 홈페이지의 도메인 네임을 연방정부에 상표로 등록하여 보호받을 수 있는지요.

저희 회사 인터넷 홈페이지의 도메인 네임을 연방정부에 상표로 등록하여 보호받을 수 있는지요.

귀사의 인터넷 웹사이트 영문주소(domain name)중에서 이름부분(name between dots)이 연방정부의 상표등록 기준에 부합된다면 이를 미국 특허청에 상표출원하여 미국내 50개 주에서 상표(trademark)로 보호받는 것이 가능합니다. 다시 말하면 도메인 네임중에서 ‘http://www.’를 제외한 부분이 미국 상표법에 위배되는 사항이 없다면 상표 심사과정을 거쳐 상표로 등록될 수 있습니다.

단, 귀사의 도메인 네임이 인터넷 상에서 귀사의 웹사이트를 찾도록 하는 주소의 역할만 하고 별도로 제품이나 서비스의 명칭으로 사용되고 있지 않다면 귀사의 도메인 네임은 상표로 등록될 수 없습니다. 상표법은 상표등록의 요건으로 상표가 사용될 유형의 상표(goods)나 무형의 서비스의 종류를 요구하고 있기 때문입니다.

도메인 네임의 상표등록은 일반 상표등록과 같은 기준이 적용되므로, 도메인 네임이 제품이나 서비스의 단순설명(merely descriptive) 또는 일반적인 명칭(generic name)이면 상표등록이 어렵습니다. 사람이름 (surname)이나 지역이름(geographically descriptive)의 경우도 상표등록이 어렵습니다. 가령, 온라인으로 화장용 티슈를 판매하는 업체가 soft.com을 보유하고 있다면 이는 제품을 단순히 설명하는 표현(merely descriptive)이라는 이유로 상표등록이 거절될 수 있습니다.

만일 냉동 터키를 온라인으로 판매하는 웹사이트의 도메인 네임이 turkey.com인 경우 이를 상표출원한다면 상표심사관을 이를 일반적인 명칭(generic name)이라는 이유로 거절하게 되고, 온라인 은행의 도메인 네임이 bank.com인 경우도 역시 일반적인 명칭이라는 이유로 상표등록이 거절됩니다. 사람이름이나 지역이름의 경우에는 상표출원후 5년간 문제없이 사용되면 상표등록을 허용해주는 조건부 유예출원(supplemental register)의 방식으로 등록가능성을 높힐 수는 있습니다.

상표심사의 또다른 중요한 기준은 소비자에게 다른 상표와 혼동을 줄 수 있는 가능성(likelihood of confusion) 여부입니다. 도메인 네임을 상표로 등록하고자 하는 경우 이와 관련된 판례를 참고해야 되는 등 전문성이 요구되므로 전문변호사의 자문이 중요합니다.

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