+ 특허 침해소송과 일반 소송 절차는 어떻게 다른지요?

특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위 (claims) 에 의하여 정하여집니다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 배타권 (monopoly) 을 주는 제도로서 공개는 특허 명세서 (specification) 에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서의 일부인 청구범위에 의해 한정됩니다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있습니다. 침해 주장이 있을 때에는 청구범위에 한정된 기술적 발명에 문제의 제품이 포함되는 지를 가장 먼저 판단하여야 합니다.

청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 청구범위의 해석이 필요합니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류 (prosecution history) 을 포함하는 일차적 증거 자료 (intrinsic evidence)에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의 증언 (testimony) 과 종래 기술 (prior art)을 비교하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어집니다. 특허청구범위의 해석은 기본적으로 청구항에 제시된 권리범위를 종래 기술 (prior art)을 포함하지 않는 범위내에서 넓게 이해를 하게됩니다.

청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로서 마크맨 (Markman) 사건의 대법원 판례 (supreme court decision)가 있으며, 이 판례는 소송 절차로서 청구범위의 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시하였습니다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제로서 배심원 (jury) 보다는 법원의 고유 권한 (purview of the court) 에 속한다는 것입니다. 이 판례 이후 특허 침해 소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회 (Markman hearing)를 가짐으로서 청구범위의 내용을 해석하게 되었으며, 공청회에서는 발명자 (inventor) 와 전문가 (expert)의 증언이 중요한 역할을 합니다.

특허소송에 있어서 마크맨 공청회를 통한 청구범위해석 절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 대부분의 경우에 마크맨 공청회 결과 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결 (summary judgment motion)을 신청하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판 (trial) 절차를 거치지 아니하고 소송을 이길 수 있게 되거나, 화해 (settlement)를 이끌어 내어 소송을 피할 수 있게 됩니다.

이같은 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위의 작성이 중요하며, 특허 분쟁이 발생할 때에는 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문 지식이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 특허 침해란 무엇이며 해당되는 배상은 어떠한지요?

특허 침해는 실용성 (utility) 및 디자인 (design) 특허된 제품을 특허권자의 허락없이 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 제의 또는 판매를 하거나 미국으로 수입을 할 경우에 성립합니다. 미국에서 타국으로 수출을 할 경우에도 미국내에서 판매로 간주되어 성립됩니다. 또한 실용특허의 대상이 방법(process)인 경우에는 그 방법에 의해 만들어진 제품에 대해 실용특허의 법규정이 적용됩니다. 추가로 실용특허의 대상이 사업방식(business method)인 경우에는 컴퓨터 및 소프트웨어에 특허청구항 사업방식의 모든 요소가 적용되고 있으면 성립됩니다.

특허 침해는 원칙적으로 특허의 청구범위에 표현된 기술적 또는 사업방식 구성요소가 제품 외 소프트웨어에 포함되어 있는지의 판단 문제가 됩니다. 청구범위의 해석 및 실제 제품에 범위 적용은 해당 분야의 기술 및 특허법에 대한 전문 지식을 필요로 하므로, 분쟁에 있어서 특허변호사와 같은 전문가의 의견이 중요한 역할을 합니다.

특허권자는 특허의 침해를 미국 연방 민사 소송(U.S. federal civil action)에 의한 손해배상(damage)을 청구함으로서 구제할 수 있습니다. 배상금은 최소한 적절한 사용료 (royalty) 및 경비 (cost)이며, 법원은 특별한 경우에는 배상액을 평가 금액의 3배까지 증가시킬 수 있으며 추가로 승자의 모든 변호 비용 보상 판결을 받을 수 있습니다. 보편적으로 특허소송에서 특별한 경우에 속하는 요소는 피고의 고의적 침해 또는 피고의 증명 된 거짓증언 등이 되겠습니다. 또한 법원은 특허권을 보호하기 위해 적절하다고 보는 경우 침해와 관련된 일정 행위를 금지하는 금지 명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 만일 법원에서 원고가 특허침해 요소가 매우 미흡함에도 특허 남용 목적으로 불공평하게 소송을 제기하였다는 판결이 있으면 승자인 피고의 변호 비용을 보상을 받을 수 있습니다.

특허 손해배상은 침해 문제 제기전 6년 이내에 이루어진 침해에 대해서만 가능하며, 특허에 관한 권리자는 제품의 특허된 사실을 제품 또는 포장에 특허번호로 표시하여야 합니다 (해당 특허가 기록 된 웹 page에 표시 가능 – 이런 경우엔 웹 address 표시 필요), 그렇지 않은 경우 는 침해자에 통지(notice)를 한 후의 침해에 대해서만 손해배상이 가능합니다.

침해로 고소를 당한 상대편은 기술 내용의 차이에 의해 침해가 성립되지 않는 것을 주장하거나, 특허를 부정할 수 있는 자료를 제출하여 특허가 무효임을 주장해 대처할 수 있습니다. 특허를 부정할 수 있는 자료는 특허 발명전 (혹은 특허 출원전 – 2013년 3월 이후 출원시)에 그 내용이 이미 일반에 알려져 있음을 입증할 수 있는 자료입니다. 또한 특허권자가 특허를 받는 과정에서 사실을 숨기는 등 불성실한 행위를 하였을 때는 침해를 구제받을 권리를 상실하는 것을 주장할 수 있습니다.

특허법은 앞서 설명된 침해의 정의에 해당하지 않더라도 실질적으로 침해가 성립되는 경우를 규정하고 있습니다. 예를 들어 조립하면 특허된 제품을 구성하는 반제품을 미국 안으로 또는 미국 밖으로 공급(supply)하는 자는 침해자가 됩니다. 또한 특허품에만 사용되는 부속품(component)에 대해서도 마찬가지 입니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 상표 관련 법적 분쟁시 보험으로 보호를 받을 수 있는 길이 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 보험에 가입하고, 분쟁이 발생했을 때 어떤 절차를 취해야 하는지요.

상표에 관련된 법적 분쟁은 분쟁의 배경이 되는 거래 상황과 상표권의 근거 등에 대한 상세한 분석 및 전문 지식을 필요로 하며, 소송 비용이 많이 발생합니다. 또한 상표의 구별 및 상표사용 상황에 대한 판단은 분쟁 발생 초기에는 쉽지 않은 경우가 많습니다. 이러한 불확실성에 대처하기 위해, 책임보험 회사들은 상표와 관련된 분쟁에서 보험 가입자를 대신해 소송에서 방어를 해주거나 방어 비용을 지불해 주는 보험 상품을 제공하고 있습니다. 구체적으로는 광고피해 보상조항(advertisement injury provision)을 약관에 포함하는 책임보험(liability insurance)에 가입하면 됩니다.

보험가입 후 실제 분쟁이 발생했을 때 보험에 의한 보호를 받기 위해선 필요한 조건이 있습니다. 일단 상표를 캐털로그나 소책자 또는 광고 전단 등에 기재해 광고한 사실이 있어야 합니다. 그리고 분쟁의 발생 사실을 보험사에 알려야 합니다.<br data-preserve-html-node="true" 보험으로 보호되는 범위는 일반적으로 변호사 비용 및 법정 비용 등입니다. 또한 화해에 의한 손해 배상(settlement damage)의 전부 또는 일부를 보험사에서 대신 지불하게 됩니다. 보험사는 회사 내부사정 등의 이유로 고객의 필요에 맞지 않는 변호사를 지정하는 경우가 있습니다. 예를 들어 상표분쟁 전문 변호사가 아닌 일반 상법 변호사를 지정할 수도 있습니다.

이러한 경우 보험 가입자가 상표분쟁 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 상표전문 변호사가 필요하다는 것, 언어 소통의 편리를 위해 한국어를 구사하는 상표전문 변호사가 필요하다는 것 등을 주장하면 필요성에 맞는 변호사를 선택할 수 있습니다. 판례에 의하면 보험으로 보호되는 범위는 아주 넓으며, 상표 관련 분쟁에서 발생하는 대부분의 경우를 보호하여 보험 가입의 실효성을 높이고 있습니다.

보험사의 보호 의무는 약관에 지정된 사항이 적용될 가능성만으로도 발생합니다. 즉 고의적인 모방과 같은 명백한 불법 행위 뿐만 아니라 거의 모든 상표 분쟁에 대해 보험의 적용을 받을 수 있습니다.

일단 발생한 보험사의 보호 의무는 소송 사건이 항소(appeal) 단계에 들어가도 계속됩니다. 보험사는 보험 적용여부의 타당성을 결정하기 위해 조사를 한다는 이유로 보호 의무를 회피할 수 없습니다. 보험사의 의무는 분쟁의 내용(complaint)이 보험 적용여부에 대해 중립적인 경우에도 발생합니다. 즉 보험 적용 여부가 명확히 부정되지 않는 한 보험사는 보험 가입자를 보호하여야 하는 것입니다.

일단 보호 의무가 발생하면 보험사는 다른 보험에 의해 보호될 수 있다는 이유로 보험금의 일부만을 지급할 수는 없습니다. 이와 같이 책임보험의 가입은 상표 관련 분쟁에 맞서는 아주 효과적인 수단입니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 상표와 저작권에 관한 법적 분쟁이 있을 경우 소송 비용 또는 손해 배상 비용을 대어주는 손해 보험이 있다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 손해 보험을 가입하여야 하며, 소송이 일어날 경우 어떤 보상을 받을 수 있는 지요?

지적 소유권(Intellectual Property)은 다른 재산권과는 달리 권리의 대상을 정하는 것이 쉽지 않으며 특히 상표(trademark)나 저작권(copyright)의 경우 권리의 일부나 전체가 겹치는 경우가 종종 발생합니다. 즉 상표나 저작권에 속하는 표현물을 사용자가 선의로 사용하였을 수 있으나 권리의 경계의 불분명함으로 인해 법적 분쟁에 휘말릴 수 있습니다.

사업자 손해 보험(business insurance)은 이같은 사업상의 불확실한 위험에 대비하기 위해 가입하는 것이며, 특히 상표 및 저작권 침해 분쟁 위험 대비 및 비용의 보상에 대해서는 광고 피해 보상 (advertising injury) 조항을 갖는 보험이 이에 해당합니다. 판례에 따라서는 특허 침해 (patent infringement) 문제까지도 보험으로 보상되는 경우가 있습니다.

광고 피해 보상 조항을 갖는 보험의 이용시 유의할 점은 통상적인 보험의 약관(policy)에 따르면, 소송의 시작 당시에 보험회사에 통지하여야 한다는 것입니다. 이같은 시기를 놓치고 소송의 결말이 난 후에 보험회사에 통지하는 것과 같은 경우 소송(defense) 비용 및 화해(settlement) 금액의 지불과 같은 보상을 받지 못할 수 있습니다.

대부분의 손해 보험의 약관은 또한 소송의 상대방에 의해 반소(counterclaim)가 제기되었을 때 반소의 대응에 필요한 비용도 보험사에서 지불하도록 정하고 있습니다.

저작권자가 자신의 저작권을 다른 사람에게 사용허가(license)를 해주는 경우 보험으로 보상되는 범위에 대해 복잡한 문제가 발생할 수 있습니다. 통상적인 사용허가 계약에서 저작권자는 사용허가를 받는 자에게 저작권의 사용에서 발생할 수 있는 문제에 대해 면책(indemnify)을 해주는 경우가 많습니다. 그러나 저작권의 내용중 다른 사람의 사생활 권리 등이 해결되지 않은 채로 저작물의 배포가 이루어지는 경우, 사생활 권리를 가진 사람으로부터 저작권자 및 사용허가를 받은자 모두가 소송을 당할 수 있습니다. 이 경우 면책 조항을 갖는 계약에 따라 저작권자가 사용허가를 받는 자의 소송결과까지 책임을 갖게 됩니다. 문제는 대부분의 보험 약관이 보험가입자 자신에 대한 손해는 보상하지만, 보험사가 동의하지 않은 계약상의 책임(contractual liability)에 의한 손해까지는 보상하지 않는다는 것입니다. 그러므로 계약상의 책임에 따른 위험에 대비하려면 사용허가를 받은자까지도 피보험자에 포함시키는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 이같은 피보험자의 추가에 따른 추가 비용은 없거나 소량에 그칩니다.

보험사의 보상 규정에는 일정한 제한이나 유보 조항을 둘 수도 있으나, 판례는 많은 경우에 보험가입자에 유리한 판결을 내리고 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 한국에서 건강식품을 수입하여 판매하고 있는데, 경쟁사로부터 경쟁사의 방법 특허를 침해하였으니 수입과 판매를 중지하라는 경고장을 받았습니다. 이런 경우 어떻게 대처해야하는지요?

특허 침해는 특허된 제품을 특허권자의 허락없이 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 제의 또는 판매를 하거나 미국으로 수입을 할 경우에 성립합니다. 특허의 대상이 방법(process)인 경우에는 그 방법에 의해 만들어진 제품에 대해 비슷한 법규정이 적용됩니다.

특허 침해는 원칙적으로 특허의 청구범위에 표현된 기술적 구성 요소가 제품에 포함되어 있는 지의 판단 문제가 됩니다. 청구범위의 해석 및 실제 제품에의 적용은 해당 분야의 기술 및 특허법에 대한 전문 지식을 필요로 하므로, 분쟁에 있어서 특허변호사와 같은 전문가의 의견이 중요한 역할을 합니다.

특허권자는 특허의 침해를 민사 소송(civil action)에 의한 손해배상(damage)을 청구함으로서 구제할 수 있습니다. 배상금은 최소한 적절한 사용료 (royalty) 및 경비 (cost)이며, 법원은 배상액을 평가 금액의 3배까지 증가시킬 수 있습니다. 또한 법원은 특허권을 보호하기 위해 적절하다고 보는 경우 침해와 관련된 일정 행위를 금지하는 금지 명령(Injunction)을 내릴 수 있습니다. 다만 손해배상은 침해 문제 제기전 6년 이내에 이루어진 침해에 대해서만 가능하며, 특허에 관한 권리자는 특허된 사실을 제품 또는 포장에 특허번호로 표시하여 특허품이 일반사람들에 알려져있었어야 하며, 그렇지 않은 경우 침해자에 통지(notice)를 한 후의 침해에 대해서만 손해배상이 가능합니다. 또한 특허는 존속기간 (출원일로부터 20년)이 있으며, 존속 기간내에도 특허를 받은지 3년, 7년 및 11년차에 내는 특허유지료(maintenance fee)를 납부하지 않은 특허는 무효가 됩니다.

침해로 고소를 당한 상대편은 기술 내용의 차이에 의해 침해가 성립되지 않는 것을 주장하거나, 특허를 부정할 수 있는 자료를 제출하여 특허가 무효임을 주장해 대처할 수 있습니다. 특허를 부정할 수 있는 자료는 특허 발명전에 그 내용이 이미 일반에 알려져 있음을 입증할 수 있는 자료입니다. 또한 특허권자가 특허를 받는 과정에서 사실을 숨기는 등 불성실한 행위를 하였을 때는 침해를 구제받을 권리를 상실하는 것을 주장할 수 있습니다.

특허법은 앞서 설명된 침해의 정의에 해당하지 않더라도 실질적으로 침해가 성립되는 경우를 규정하고 있습니다. 예를 들어 조립하면 특허된 제품을 구성하는 반제품을 미국 안으로 또는 미국 밖으로 공급(supply)하는 자는 침해자가 됩니다. 또한 특허품에만 사용되는 부속품(component)에 대해서도 마찬가지 입니다.

특허의 침해 주장 또는 이에 맞서는 특허 무효등의 주장은 모두 주장자에 의해 입증되어야 하나, 방법 특허의 경우에는 이미 만들어진 제품에서 제조 방법을 결정하기 어려운 경우 그 방법 특허에 의해 만들어진 제품과 같은 제품은 그 방법에 의해 만들어진 것으로 추정(presume)됩니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 판매하고 있는 제품이 특허를 침해한다는 소송을 당하였습니다. 일반적 소송 절차 이외에 특허 침해 소송에서 특히 중요한 점은 무엇인지요?

특허의 보호범위는 발행된 특허에 기재된 내용 중 청구범위 (claims) 에 의하여 정하여집니다. 특허는 새로이 개발된 발명을 일반에게 공개하고, 발명자에게는 배타권 (monopoly) 을 주는 제도로서 공개는 특허 명세서 (specification) 에 기재된 내용에 의해 이루어지고, 배타권은 명세서의 일부인 청구범위에 의해 한정됩니다. 그러므로 명세서에 기재된 내용은 청구범위로서 한정되는 실제 특허권의 범위보다 넓을 수 있습니다. 침해 주장이 있을 때에는 청구범위에 한정된 기술적 발명에 문제의 제품이 포함되는 지를 가장 먼저 판단하여야 합니다.

청구범위는 기술적인 발명의 내용을 글로서 표현한 것이므로 침해하였다고 주장하는 제품과 직접 비교되는 것이 아니며, 청구범위의 해석이 필요합니다. 특허청구범위의 해석은 원칙적으로 특허 명세서의 기재 내용과 출원 심사 과정의 서류 (prosecution history) 을 포함하는 일차적 증거 자료 (intrinsic evidence)에 기초하며, 필요에 따라 특허권자 및 전문가의 증언 (testimony) 과 특허에 포함되지 않은 종래 기술 (prior art)을 포함하는 2차적 증거 자료(extrinsic evidence)를 검토하여 이루어집니다.

청구범위의 해석에 대한 중요한 기준으로서 마크맨 (Markman) 사건의 대법원 판례 (supreme court decision)가 있으며, 이 판례는 소송 절차로서 청구범위의 해석의 세부적인 과정에 실질적인 표준을 제시하였습니다. 판례의 중요 내용은 청구범위의 해석은 전문지식이 필요한 문제로서 배심원 (jury) 보다는 법원의 고유 권한 (purview of the court) 에 속한다는 것입니다. 이 판례 이후 특허 침해 소송에 있어서 대개 소송의 초기 단계에서 마크맨 공청회 (Markman hearing)를 가짐으로서 청구범위의 내용을 해석하게 되었으며, 공청회에서는 발명자 (inventor) 와, 특허변호사 (patent attorney) 와 같은 전문가 (expert)의 증언이 중요한 역할을 합니다.

특허소송에 있어서 청구범위해석 절차의 완료는 소송의 결과에 직접적으로 중대한 영향을 미치게 되며, 대부분의 경우에 마크맨 공청회 결과 유리한 입장을 갖게 된 소송 당사자는 약식 판결 (summary judgement)을 신청(file a motion)하여 막대한 비용과 시간이 소모되는 재판 (trial) 절차를 거치지 아니하고 소송을 이길 수 있게 되거나, 화해 (settlement)를 이끌어 내어 소송을 피할 수 있게 됩니다.

이같은 특허소송에 있어서 청구범위 표현의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 특허출원 당시에 소송 절차를 고려한 청구범위의 작성이 중요하며, 특허 분쟁이 발생할 때에는 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문 지식이 중요합니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 의류 제조 및 수입 관련 비즈니스를 운영하고 있습니다. 경쟁업자가 우리 회사에서 취급하는 의류의 디자인을 모방하는 것을 방지하기 위해서는 어떤 법적 조치를 취해야 하는지요?

의류 제품은 특성상 다양한 디자인(design)이 존재합니다. 특히 소비자는 원단 등 제품의 특성보다는 디자인에 의해 제품을 구매하는 것이 오늘날의 경향이므로 디자인은 의류 제품의 경쟁력의 핵심이라 할 수 있습니다. 독창적인 디자인 (original design) 을 만들어내는 것은 어려우나 이를 모방 (copy)한 의류 제품을 만드는 것은 쉬우므로 모방의 문제가 많이 발생하며, 디자인의 종류가 워낙 다양하므로 모방한 디자인이 아닐지라도 다른 사람의 디자인 저작권 (copyright)을 침해한다는 분쟁이 날 가능성이 있습니다.

의류 디자인은 주로 저작권법에 의해 보호받을 수 있습니다. 저작권은 디자인의 창작 (creation)과 동시에 발생하며, 저작자(author)의 생존시 및 사망후 70년까지 보호됩니다. 고용되어 저작한 경우에는 고용주가 저작권을 가지며 저작권은 첫 출판으로부터 95년 또는 창작으로부터 120년까지 중 먼저 끝나는 시기까지 보호됩니다.

모방의 문제가 발생하였을 때 문제되는 디자인들이 똑같지는 않지만 사실상 비슷한 경우 (substantial similarity)에도 저작권은 보호됩니다. 다만 사실상 비슷한지의 판단은 결국 구체적인 디자인에 대해 법정에서 판사에 의해 결정되어야 하므로 일반적이고 객관적인 기준이 존재하지는 않습니다. 다른 사람이 저작권을 침해했을 때 저작권자는 연방 지방 법원 (Federal District Court)에 민사 소송 (civil lawsuit)을 제기할 수 있습니다. 이익을 위한 고의적 침해 (willful infringement for profit)의 경우에는 형사상의 수사(criminal investigation)가 개시될 수 있습니다.

이와 같이 저작권의 발생은 단순하고 권리 기간도 길지만 실제로 권리를 행사하기 위해서는 소송을 통하여야 하며, 권리가 적용되는지의 판단도 어렵습니다. 복잡하고 유동적인 저작권의 효과적인 보호를 위해, 광고 피해 보상 조항 (advertising injury provision)을 약관(policy)에 포함하는 책임 보험 (liability insurance)에 가입하는 것이 하나의 대비 방법이 될 수 있습니다.

책임 보험사는 그 약관 (policy)에 해당하는 소송이 제기될 경우 보험 계약자 (insured)를 방어 (defend) 해주거나 방어 비용을 지불합니다. 판례에 의하면 보험사의 의무는 보험으로 보호되는 사항이 적용될 단순한 가능성만 있어도 발생하며, 보험계약자가 그 가능성을 알게 되었을 때 즉시 발생하고, 관련 소송이 종결될 때까지 지속됩니다. 이같이 보험은 디자인 보호, 나아가 저작권 소송 또는 상표 관련 소송의 불확실성을 극복하고 법적 수단을 통해 권리를 보호받는데 큰 도움이 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

+ 공작기계 부품을 제작하여 주로 미국에 수출하는 한국소재 기업입니다. 저희가 수출하는 부품은 다른 부품제조회사의 제품에 비하여 기능과 효율면에서 경쟁격이 있고 이에 대한 한국 및 미국특허도 받아둔 상태입니다. 그런데 최근 미국의 공작기계 제조회사가 저희와 경쟁관계에 있는 한국내의 K라는 다른 부품업체로부터 부품을 수입하기 시작하였습니다. 저희와 경쟁관계에 있는 한국의 K사는 한국내에서 이미 저희의 한국특허권을 침해하고 있었지만 한국내 시장규모가 미미하여 저희가 별다른 조치를 취하지 않고 있었습니다. 이 상태에서 저희가 미국내에서 저희의 특허권을 확실히 보호받는 방법은 무엇인지요.

미국내에서 지속적으로 특허권을 보호 받으려면 특허권 침해가 확인되는 즉시 변호사를 찾아 특허권을 침해한 회사나 개인에게 특허침해 소송가능성에 대한 경고편지를 보내는 등 적극적인 태처가 필요합니다. 미국에서의 특허권 분쟁은 상당한 변호사 비용과 시간을 요하는 법정소송이므로 되도록 소송을 피하면서 특허권을 보호하려는 노력이 요구됩니다.

귀사의 경우 우선 2가지 대응을 생각할수 있습니다. 한가지 대응방법은 변호사를 통하여 K사에 경고편지를 보내는 것입니다. 즉, 특허침해소송의 결과에 따라서는 귀사의 소송비용(변호사비용) 뿐만 아니라 특허권 침해에 따른 손해의 배상 및 판매금지조치(injunction)를 감수하게 될수 있다는 내용의 경고편지를 발송하는 것입니다. 여기서, 일반적인 특허침해에 따른 손해배상의 기준은 합당한 로열티(reasonable royalty) 수준이며, 판매금지조치와 원고의 변호사 비용 부담은 일반적으로 침해당사자에게 가장큰 경제적인 타격을 입히게 됩니다. 이렇게 경고편지를 보내는 방법은 비용이 적게드는 반면에 K사가 먼저 법원에 특허 불침해 가결정(declaratory relief)을 요청하여 판사가 이를 받아들였을 경우 K사가 불침해 가결정 요청서를 제출한 해당주(State)에서 재판이 진행되어야 하는 불리함이 있을수 있습니다.

다른 한가지 대응방법은 특허침해 고소장을 법원에 접수시킨 후에 경고편지를 K사에 보내는 것입니다. 이는 소장의 준비, 특허침해분석, 소장의 작성등으로 상당한 초기 변호사 비용이 요구되는 반면, 법정판결로 가기 전에 귀사가 원하는 조건이 충분히 반영되어 유리하게 합의가 진행될수 있는 가능성이 있으며, 재판까지 가게되는 경우는 가능한 범위내에서 귀사가 원하는 지역법원을 선택할수 있습니다.

경쟁관계에 있는 K사의 공작기계 부품이 귀사의 미국특허를 침해하였음을 입증하려면 귀사의 미국특허와 K사의 제품과의 비교분석이 필요합니다. 다시 말하여, 특허의 권리범위를 결정하는 귀사의 미국특허증(US Patent Certificate)에 수록된 영문청구항(claims)과 K사 제품의 비교분석을 통하여 특허침해여부가 원칙적으로 판단됩니다. 물론 특허침해에 대한 법적인 판단은 법정재판을 통하여 결정됩니다. 이러한 특허분석자료가 판사에 의하여 소송자료로 채택되려면, 특허침해소송의 원고측 변호사가 일반적으로 선택하는 제 3의 변호사를 통하여 변호사 의견서(opinion letter)의 형식으로 작성되어야 합니다.

여기서 한가지 주의할 점은, 특허침해 당사자인 K사의 특허권 침해를 귀사가 오래동안 묵인한다면 특허침해에 따른 소송권을 상실할수 있다는 것입니다. 따라서 특허의 침해가 확인되었다면 이에 대한 신속한 대응이 요구됩니다. 특허침해 소송이 유리한지 아니면 경고편지발송이 유리한지를 향후 미국시장의 변화 및 예상이익등을 종합적으로 고려한 판단이 필요하다고 생각됩니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사

+ 지난 5년여동안 사용해온 저의 사업체의 이름에 대하여 연방정부에 등록된 상표이므로 사용하지 말라는 요청을 상표권자의 변호사로부터 갑자기 받았습니다. 이미 5년전에 카운티 정부에 개인사업체로 등록된 이름이고 현재까지 아무문제 없이 비즈니스를 해오고 있었습니다. 지금까지 닦아 놓은 저의 사업체에 대한 고객의 인지도를 포기하고 사업체 이름을 바꾸는 것은 도저히 생각할수 없는 일입니다. 저의 사업체 이름을 계속 유지할수 있는 방법은 없는 것인지요.

먼저 현재 상표권을 주장하는 개인 또는 회사가 연방정부에 상표를 출원한 날짜와 미국에서 상표를 비즈니스에 처음 사용한 날짜를 확인하셔야 합니다. 만일 귀사가 현재의 사업체 이름을 비즈니스에 사용하기 이전에 현재의 상표권자가 먼저 사용하기 시작하였고 또한 연방정부에 상표(trademark)로 신청 및 등록하였다면 현재의 사업체 이름을 포기하셔야할 가능성이 높습니다.

그러나, 만일 연방정부 상표권을 주장하는 당사자보다 귀하가 먼저 동일한 이름의 상호(business name)를 사용하기 시작한 것을 입증할수 있다면, 연방정부에 귀사의 상호가 상표(trademark)로 등록되지 않았다고 해도 현재의 사업체 이름을 유지하실수 있는 가능성은 있습니다. 다시말하여, 연방정부에 등록은 되지 않았으나 비즈니스에는 분명히 먼저 사용되었다는 것이 입증되면, 상표권자의 상표권 침해소송을 극복할수 있습니다. 물론 가장 바람직한 방법은 사업체의 상호를 카운티 정부에 등록하기에 앞서 동일한 이름이 상표로 선등록되었는지의 여부를 확인한 후에 미국 특허청(Patent & Trademark Office)에 Intent-to-Use (앞으로 사용예정)의 방법으로 예비 신청을 하거나, 또는 사업체의 상호를 카운티 정부에 등록함과 동시에 연방정부에 상표로 신청을 하는 것입니다.

상표권자보다 먼저 사업체 이름을 사용하기 시작하였다는 것이 입증되면 현재의 사업체는 계속 그 이름(상호)을 사용할수 있는 가능성이 높습니다. 그러나, 다른지역에 동일한 이름으로 사업체를 새로 오픈하는 것은 허용되지 않습니다. 예를들면, 현재의 연방정부 상표권자보다 먼저 LA 카운티에서 사용하기 시작한 옷가게의 이름을 네바다 주에 오픈한 분점의 상호로는 사용할수 없습니다. 귀하의 사업체 이름을 보호받을수 있는 지역의 범위는 법원의 판결로 결정되므로 많은 소송비용을 감수하여야 함은 물론이고, 경우에 따라서는 LA카운티에 인접한 오렌지 카운티에서도 동일한 가게 이름을 사용할수 없을수도 있습니다. 따라서 연방정부에 상표로 등록하지 않고 사업체 이름으로 사용하는 것은 여러면에서 위험부담이 있습니다. 그러므로, 카운티 정부에 사업체의 상호(business name)를 등록하기 이전에 연방정부에 상표로 등록하는 것이 상표권을 확실히 보호받고 가능한 상표권 분쟁을 막을수 있는 최선의 방법입니다.

연방정부(미국특허청)에 등록된 상표라는 것을 모르고 이를 사업체의 이름으로 사용하는 것은 문제가 되는 사업체의 이름을 포기함으로서 해결되기도 하지만, 때로는 많은 손해배상을 감당하여야 합니다. 만일 잘되는 다른 사업체의 이름을 동일하게 또는 유사하게 모방하여 사용하고 이러한 행위가 의도적인 것으로 판사가 판단하면 상당한 벌금 및 상대편 변호사비용 또는 수감형을 감수하여야 합니다. 상표권 침해에 대한 처벌은 상표의 사용 목적 및 사용 의도에 따라 다르며 침해정도에 따라 가중처벌됩니다. 귀하의 경우 현재의 사업체 이름을 계속유지하기를 원하시면 먼저 전문변호사를 찾아 가능성을 확인하시기 바랍니다.

박윤근 (John K. Park) 변호사