+ 독자기술로 개발한 치과용 전문의료기기를 제작 판매하는 벤처기업입니다. 지금까지는 의료기 전문 유통업체에 주문자 상표부착방식으로 납품하였는데 이번에 저희 자체 상표로 유럽시장 공략을 위한 마케팅을 준비하고 있습니다. 저희의 상표를 여러나라에 동시에 등록하는 국제적인 상표등록제도가 있는지요.

독자기술로 개발한 치과용 전문의료기기를 제작 판매하는 벤처기업입니다. 지금까지는 의료기 전문 유통업체에 주문자 상표부착방식으로 납품하였는데 이번에 저희 자체 상표로 유럽시장 공략을 위한 마케팅을 준비하고 있습니다. 저희의 상표를 여러나라에 동시에 등록하는 국제적인 상표등록제도가 있는지요.

특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다. 따라서 가령 10개국에 동일한 상표를 등록하려면 원칙적으로 10개국 개별국가의 대리인(변호사)을 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원하여야 합니다.

다행히 근래들어 국제상표출원제도의 필요성을 공감하는 국가가 증가하는 추세이고 이를 주도하고 있는 세계지적재산권기구(www.wipo.int)에 가입하는 국가 또한 점차 늘어나고 있으므로 수년내에 국제상표출원이 일반화될것으로 예상됩니다.

상표의 해외출원절차를 간소화하기 위한 국제상표출원제도는 이미 19세기 말(1891년) 이른바 마드리드 협약(Madrid Agreement)으로 대두되어 지난 1989년의 마드리드 조약(Madrid Protocol)을 기점으로 국제상표출원이 제한적으로나마 활성화되기 시작하였습니다.

2003년 1월 현재 영국, 프랑스, 독일등 대부분의 유럽국가를 포함하는 56개 국가가 마드리드 조약의 가입국(contracting party)입니다. 따라서, 만일 귀사가 유럽시장을 겨냥하고 있고 유럽국가에서의 상표등록이 중요하다면 국제상표출원제도를 고려할수 있습니다.

아쉽게도 중국(1995년 가입)과 일본(2000년 가입)은 미드리드 조약의 가입국이지만 한국과 미국은 2003년 1월 현재 조약의 가입국이 아닙니다. 따라서 비즈니스 기반을 한국 또는 미국에 두고있는 기업이 마드리드 조약에 따른 국제상표출원을 이용하는 데는 제약이 따릅니다. 이는 미드리드 조약을 통한 국제상표출원을 하려면 상표출원인이 자국 또는 거주국의 특허청을 통해야 하기 때문입니다.

고무적인 사실은 한국특허청(www.kipo.go.kr)이 2003년 4월중으로 마드리드 조약에 가입한다는 것과 미국특허청(www.uspto.gov)이 마드리드 조약의 수용을 적극적으로 검토하고 있다는 것입니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 개인회사의 이름을 카운티 정부에 등록하였고 등록된 이름으로 현재 비지니스를 운영하고 있습니다. 카운티 정부에 등록된 저의 회사 이름을 상표로 보호받을수 있는지요. 또한 상표와 상호의 차이는 무었인지요.

개인회사의 이름을 카운티 정부에 등록하였고 등록된 이름으로 현재 비지니스를 운영하고 있습니다. 카운티 정부에 등록된 저의 회사 이름을 상표로 보호받을수 있는지요. 또한 상표와 상호의 차이는 무었인지요.

먼저 상표는 상품의 이름을 말하며 회사 이름을 표현하는 상호(business name)와는 구분됩니다. 가령 'Microsoft'사의 컴퓨터 구동 시스템 소프트웨어인 'Windows 2000'이라 말할때 'Microsoft'는 회사이름인 상호이고 'Windows 2000'는 상표에 해당됩니다. 회사이름 즉 상호를 연방정부나 주정부에 상표로 등록하여 'IBM'의 경우와 같이 회사이름을 제품에 사용하는 상표로 사용할수 있습니다. 일반적으로 상표라 하면 상품에 붙이는 상표(trademark)또는 호텔등의 서비스업에 사용되는 서비스마크(service mark)를 말합니다.

상표의 독점사용권을 보호받으려면 별도의 등록과정을 거쳐야합니다. 주정부에 상표등록하여 해당주 내에서 보호받을수 있고 연방정부등록을 통하여 미국 50개주 전체에서 해당분야의 상표사용을 독점할수 있습니다. 주정부나 연방정부에 등록된 상표가 보호받는 이유는 많은 시간 및 비용을 투자하여 이룩된 상표의 인지도나 유명도가 남용되는 것을 방지함으로서 소비자를 보호하는 한편 상표권자의 권리를 보호하기 위함입니다.

연방정부나 주정부가 상표등록 여부를 심사할때 고려하는 중요한 요소는 기존의 다른상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)입니다. 따라서 이미 등록된 상표와 동일한 상표뿐만 아니라 유사한 상표의 등록도 거절될수 있는 가능성을 고려하면 등록된 상표의 보호범위는 광대합니다. 다시말하여, 일단 상표로 등록이 되면 동일한 분야 동일한 이름의 상표는 물론이고 등록된 상표를 모방한 것으로 판단될수 있는 유사한 이름의 신규상표등록을 상당한 정도로 차단하는 효과를 고려한다면 등록된 상표의 보호권는 매우 강력하다 할수 있습니다.

특히 1996년부터는 등록된 상표의 보호권이 더욱 넓어져서 등록된 유명상표 경우에는 상품의 카테로리에 관계없이 상표권을 주장할 수 있게 되었습니다. 이에따라 규모있는 회사들은 이러한 새로운 법안을 남용하여 소규모 사업체의 상표등록을 간접적으로 저지 할 수 있으므로 서둘러 상표를 등록하여 보호권을 확보해두는 것이 바람직합니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 한국의 등록상표를 미국 연방정부에 상표로 등록하려하는데 가능한지요.

한국의 등록상표를 미국 연방정부에 상표로 등록하려하는데 가능한지요. 상표등록을 주관하는 미국 연방정부기관인 미국 특허상표청 (www.uspto.gov)에 상표를 등록신청하는 방법은 다음의 4가지입니다. 첫번째 방법은 현재 미국내에서 사용하고 있는상표를 등록신청 하는 형식으로 상표의 실제 사용을 증명하는 샘플(specimen)을 상표출원서류와 함께 연방정부에 제출하여야 합니다. 상표가 포함된 포장지, 라벨, 카탈로그, 사진등이 상표실제 사용증명의 샘플로 제출될수 있습니다. 두번째 방법은 현재 미국내에서 사용하고 있지는 않으나 앞으로 사용할(Intent to Use) 예정인 상표를 등록신청하는 것입니다. 이 경우에는 상표등록신청 이후 연방정부로부터 상표허락 통지서(Notice of Allowance)를 받은 다음 첫번째 방법에서 설명된 실제사용 증명 샘플을 연방정부에 제출하여야 합니다. 세번째 방법은 미국이외의 나라에 현재 상표등록 신청중인 사실을 근거로 미국 연방정부에 상표등록을 신청하는 것입니다. 해당 국가의 특허청 등의 주관정부가 발행한 외국상표등록을 위한 상표출원 입증서류 즉 외국출원 우선권 서류가 필요합니다. 단, 상표의 외국출원 우선권 서류의 제출을 통한 상표등록신청은 미국이외의 국가에서 최초로 상표등록신청된 날로부터 6개월까지만 가능합니다. 네번째 방법은 미국이외의 나라에 이미 상표로 등록된 사실을 근거로 미국 연방정부에 상표등록을 신청하는 것입니다. 이 경우 상표가 등록된 나라의 상표등록증 사본을 상표등록 신청서류와 함께 미국 연방정부에 제출하여야 합니다. 따라서 한국 특허청 (www.kipo.go.kr)에 등록된 귀하의 한국상표를 미국 연방정부에 상표등록신청하는 경우 위의 네번째 방법에 따라 미국상표등록을 진행할수 있습니다. 위의 네가지 방법중 선택된 방식에 따라 미국 연방정부에 제출된 상표등록신청서류는 다른 상표와의 혼동 가능성(likelihood of confusion)등이 기준이 되는 상표심사를 거쳐 허락(allowance)이 결정되고 실제사용이 증명되면 출원인에게 미국상표증(trademark certificate)이 발행됩니다.

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+ 아동용 장신구를 한국에서 수입하여 미국에서 판매하고 있는 회사입니다. 저희의 독자 상표를 제품에 붙여 미국내에서 판매하고 있으나 별도로 상표등록을 하지는 않았습니다. 그런데 최근 저희의 상표가 다른 회사의 아동용 장신구에 사용되고 있슴을 확인하였습니다. 다른회사가 저희 상표를 모방하여 사용하고 있는 것입니다. 먼저 사용을 시작한 저희 상표의 권리를 보호받으려면 어떻게 하면 되는지요.

아동용 장신구를 한국에서 수입하여 미국에서 판매하고 있는 회사입니다. 저희의 독자 상표를 제품에 붙여 미국내에서 판매하고 있으나 별도로 상표등록을 하지는 않았습니다. 그런데 최근 저희의 상표가 다른 회사의 아동용 장신구에 사용되고 있슴을 확인하였습니다. 다른회사가 저희 상표를 모방하여 사용하고 있는 것입니다. 먼저 사용을 시작한 저희 상표의 권리를 보호받으려면 어떻게 하면 되는지요.

먼저 연방정부에 상표로 등록되지 않은 이름을 제품에 부착하여 미국내에서 판매하는 것은 매우 위험한 일입니다. 만일 현재 귀사가 사용하고 있는 상표가 다른 개인이나 회사에 의하여 연방정부에 등록된 상표라면 언제든지 상표권 침해소송에 휘말릴수 있으며 거액의 재정손실을 예상하여야 합니다.

미국에서 상표를 등록한다는 것은 주 정부 또는 연방정부로부터 상표의 독점사용권을 확보하는 것을 말합니다. 주 정부에 상표를 등록하면 해당 주 안에서 상표의 독점사용권을 갖게되고, 연방정부에 상표를 등록하면 미국내 50개 주 전체에서의 독점사용권을 갖게됩니다. 미국에서의 상표등록이란 대개 미국전역에서 상표권을 보호받는 연방정부를 통한 상표등록을 말합니다. 상표등록을 관장하는 연방정부는 미국특허청입니다.

상표등록을 하지 않고 사용하는 귀사의 상표가 만일 제 3의 다른회사나 개인에 의하여 주정부 또는 연방정부에 등록된 상표가 아니라면 미국 상표권 보호법(Lanham Act)에 따른 불공정 거래규정에 준하여 보호받을수는 방법은 있으나 상당한 변호사 비용을 감당하여야 합니다.

따라서 가장 바람직한 선택은, 먼저 인터넷으로 무료상표검색이 가능한 미국특허청의 상표데이터베이스 를 통하여 현재사용되고 있는 귀사의 상표와 동일한 상표가 장신구 카테고리(IC 026)에 상표로 등록되었는가를 확인해 보고, 만일 동일한 상표가 등록되지 않았다면 바로 전문 변호사를 통하여 등록을 시도하는 것입니다.

상표가 성공적으로 연방정부에 등록되려면 다른 상표와의 혼동가능성(likelihood of confusion)등을 고려하여 등록을 허락하는 미국특허청의 상표변호사 (심사관)의 심사를 통과하여야합니다. 연방정부에 등록된 상표는 개인이나 기업에게 매우 귀중한 자산이 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 신문 광고나 인터넷의 유명 웹사이트를 통하여 'TM' 또는 'SM'과 같은 첨자가 붙어있는 문구들을 자주 접하고 있습니다. 모두 상표권을 주장하는 표현일 것이라는 생각은 들지만 제가 알고있는 등록상표 기호 '(R)'과는 다른것 같아 늘 궁금해하고 있었습니다. 이들 모두가 상표를 표현하는 기호들인지요. 또한 각각의 차이는 무엇인지요.

신문 광고나 인터넷의 유명 웹사이트를 통하여 'TM' 또는 'SM'과 같은 첨자가 붙어있는 문구들을 자주 접하고 있습니다. 모두 상표권을 주장하는 표현일 것이라는 생각은 들지만 제가 알고있는 등록상표 기호 '(R)'과는 다른것 같아 늘 궁금해하고 있었습니다. 이들 모두가 상표를 표현하는 기호들인지요. 또한 각각의 차이는 무엇인지요.

상표옆에 첨자로 붙이는 여러가지 기호에 대하여 많은 기업과 개인들이 혼동을 일으키고 있는 것이 사실입니다. 생각하신 바와 같이 'TM', 'SM', '(R)'('R' in a circle)은 모두 상표를 표현하는 기호입니다. 일반적으로 '상표(Trademark)'라고 말할때 이는 상품(Goods)에 붙이는 'Trademark'와 서비스 업종의 상표에 해당하는 '서비스마크(Service Mark)'를 포함하는 표현입니다.

상표는 등록된 상표와 등록되지 않는 상표로 구분됩니다. 등록된 상표란 주정부 또는 연방정부에 등록된 상표를 말합니다. 등록되지 않은 상표를 비지니스에 이용하는 것은 해당상표가 다른 회사나 개인에 의하여 등록되지 않은 경우에는 가능합니다.

'TM'이나 'SM'은 상표등록과 상관없이 사용할수 있는 기호입니다. 즉, 상표등록이 되지 않았어도 상표옆에 'TM'을 붙여 해당 상품(Goods)에 대한 상표권을 주장할수 있고, 'SM'을 붙여 해당되는 무형의 비지니스(Service)에 대한 상표권을 주장할수 있습니다. 단, 기호 '(R)'은 미국특허청에 등록된 상표인 경우에만 사용할수 있습니다. 다시말하면, '(R)'이 붙은 상표는 미국특허청에 등록된 상표를 의미하지만, 'TM'이나 'SM'이 붙은 상표는 등록된 것일수도 있고 등록되지 않은 것일수도 있습니다.

상표를 미국특허청에 등록하지 않고 사용하는 경우의 문제는 연방 특허청에 동일한 상표를 미리 등록해 놓은 다른 회사 또는 개인으로부터 상표권 사용 중지 요청을 받을수 있다는 것입니다. 이러한 중지요청을 거부하고 계속 상표를 사용하려면 상대방의 상표권 침해소송을 감담해야합니다. 따라서 위험부담을 가지고 등록되지 않은 상표를 사용하는 것보다는 상표검색을 통하여 동일상표의 등록여부를 확인한후 연방특허청에 상표를 등록해두는 것이 바람직합니다. 그러나, 상표를 등록하지 않고 상표옆에 'TM'또는 'SM'을 사용하는 것이 불법행위가 되지는 않습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ LA에서 한식전문식당을 운영하고 있습니다. 이번에 저희가 새로운 메뉴를 개발하였습니다. 새로 개발한 메뉴의 한글이름을 연방정부에 상표로 등록하여 다른식당에서 같은 이름을 사용하지 못하도록 하는 것이 가능한지요.

LA에서 한식전문식당을 운영하고 있습니다. 이번에 저희가 새로운 메뉴를 개발하였습니다. 새로 개발한 메뉴의 한글이름을 연방정부에 상표로 등록하여 다른식당에서 같은 이름을 사용하지 못하도록 하는 것이 가능한지요.

한글 이름도 미국특허청(www.uspto.gov)에 상표로 등록하여 상표권을 보호받을수 있습니다. 미국상표법으로 보면 한글이름은 외국문자 카테고리에 속합니다. 따라서 상표로 등록하고자 하는 해당 한글 명칭의 발음을 영문 알파?으로 표기하는 방식으로 미국내에서의 한글상표 독점사용을 위한 상표등록을 신청하는 것은 가능합니다.

그러나 만일 상표(trademark)로 등록하고자 하는 메뉴의 이름이 해당 음식을 설명하는 표현이라면 미국특허청에 상표등록하는 것은 거의 불가능합니다. 예를들어, "새우 설렁탕"이란 메뉴를 상표로 등록하려 한다면 미국특허청의 상표심사관은 "일반적인(generic)" 명칭이라는 이유로 또는 "표현적인(merely descriptive)" 명칭이라는 이유로 상표등록요청을 거절하게 됩니다. "일반적인" 명칭"이란 등록하고자 하는 상표의 대상, 즉, "새우 설렁탕"의 일반명칭 그 자체를 표현하는 이름을 말하며, "표현적인" 명칭이란 그 특징과 속성(attribute)을 표현하는 이름을 말합니다. "설렁탕"에 "새우"를 혼합하여 만들어진 "새우 설렁탕"이라는 이름에 상표권을 부여한다면 아마 수 많은 식당들이 상표권 침해문제로 소송에 휘말리게 될것입니다. 따라서 "새우"가 섞인 "설렁탕"의 의미를 그대로 나타내는 이름인 "새우 설렁탕"을 상표로 등록할수 있다고 기대하지 않는 것이 바람직합니다.

여기서 "새우 설렁탕"을 상표로 등록하는 것이 거의 불가능 하다는 것은 상표의 "음식" 카테고리인 "IC029"에 등록하려는 경우입니다. 즉, 국제적으로 통용되는 상표분류유형(International Classifications, IC)중에서 "IC029"에 속하는 "음식" 카테고리에 "새우 설렁탕"을 등록하려는 시도를 미국특허청의 상표심사관이 받아들이지 않는다는 것입니다. 다시 말하면 "빨간사과(Red Apple)"라는 이름을 "농산물" 카테고리인 "IC031"에 빨간사과의 판매를 위한 상표로 등록하는 것은 불가능하며, "파란 가방(Blue Bag)"이라는 이름을 "가방" 카테고리인 "IC018"에 상표로 등록하는 것은 불가능합니다. 물론 "새우 설렁탕"을 "새우"나 "설렁탕"과 관계없는 "게임" 카테고리인 "IC028"에 등록하는 것은 가능합니다. 실제로 "Red Apple"은 가구업종(IC020)에 상표로 등록이 되어 있으며 "Blue Bag"은 광고업(IC035)의 서비스마크(상표의 일종)로 등록되어 있습니다.

따라서 귀하가 상표로 등록하고자 하는 메뉴의 이름은, 가령, "Korean Experor's Express" 또는 "Power Steps"식으로 메뉴의 해당 음식을 직접적으로 표현하지 않는 이름으로 결정하는 것이 바람직합니다. 원하는 이름을 미국특허청에 상표로 등록하는 것이 가능한지를 알아보려면 웹사이트 www.parkandsutton.com/ptsearchkr.html을 방문하시면 됩니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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+ 미국특허청에 상표를 등록하기 전에 비슷한 상표가 있는지를 확인하기 위하여 상표검색을 의뢰하였습니다. 검색결과에는, 다른회사가 이미 저희가 등록하려는 상표를 "IC 005"과, "IC 010"분야에 등록한 것으로 나타났습니다. 이는 무엇을 의미하는지요. 또한 제가 등록하고자 하는 상표와 동일한 이름이 다른 사람에 의하여 이미 미국특허청에 등록되었어도 상표로 사용하고자 하는 저의 회사이름을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

미국특허청에 상표를 등록하기 전에 비슷한 상표가 있는지를 확인하기 위하여 상표검색을 의뢰하였습니다. 검색결과에는, 다른회사가 이미 저희가 등록하려는 상표를 "IC 005"과, "IC 010"분야에 등록한 것으로 나타났습니다. 이는 무엇을 의미하는지요. 또한 제가 등록하고자 하는 상표와 동일한 이름이 다른 사람에 의하여 이미 미국특허청에 등록되었어도 상표로 사용하고자 하는 저의 회사이름을 보호받을수 있는 방법은 없는지요.

일반적으로 상표가 미국특허청(www.uspto.gov)에 등록되었다고 하여 그 등록된 상표를 모든 분야의 비즈니스에 사용할수 있는 것은 아닙니다. 바꿔 말하면, 상표로 사용하고자 하는 비즈니스의 분야가 다르다면 이미 등록된 상표와 동일한 상표를 연방정부에 등록하는 것이 가능합니다. 예를들어, 가죽의류만을 제조 판매하는 회사가 가죽의류의 브랜드 상표로 사용하기 위하여 연방정부에 "LETEX"라는 이름을 상표등록하였다 하여도, 동일한 이름을 컴퓨터 게임기의 상표로 사용하려는 다른회사의 상표등록은 가능합니다.

현재 상표등록의 기준으로 세계 각국의 특허청(상표청)은 IC로 통용되는 국제 상표 분류표(International Schedule of Classes of Goods and Services)를 공동으로 사용하고 있습니다. 상품(goods)에 붙이는 상표(Trademark)는 IC 001에서 IC 034까지로 분류하고, 서비스업에 붙이는 서비스마크(Service Mark)는 IC 035에서 IC 042까지로 나누어 분류하고 있습니다. 질문하신 "IC 005"은 의약품류에 해당되고, "IC 010"은 의료기기분야에 해당됩니다. 또한, 전자제품은 IC 009에 포함되고, 가죽제품은 IC 018에 포함되고, 의류와 신발류는 IC 025에 포함됩니다. 서비스 마크의 경우, 보험분야는 IC 036에 포함되고, 건설분야는 IC 037에 포함되고, 교육분야는 IC 041에 포함되고, 식당분야는 IC 042에 포함됩니다.

일반적으로 연방정부에 상표를 등록하였다는 것은 국제상표분류표(IC)중에서 해당 비즈니스 분야에 등록하였다는 것을 의미합니다. 다시말하여, 가죽의류에 사용할 "LETEX"라는 상표를 특허청에 등록하였다는 것은 대개의 경우 국제 상표 분류표중에서 가죽제품류를 포괄하는 IC 018에 등록되었다는 의미입니다. 이미 동일한 상표가 의약품류(IC 005)에는 등록이 되었으나 가죽제품류(IC 018) 에는 등록되지 않았다면, 제 3자가 동일한 상표를 가죽제품류(IC 018)에 등록하는 것이 가능합니다.

단, 상표의 심사과정에서 기존의 상표와의 혼동가능성(Liklihood of confusion)이 있다고 상표심사관이 판단하게 되는 경우에는 이러한 국제상표분류표(IC)와 관계없이 상표등록이 거절될수도 있습니다. 또한, 유명상표(famous mark)의 경우에는 일반적으로 상표권의 범위가 넓게 해석되기 때문에, 유명상표와 동일하거나 유사한 상표를 특허청에 등록출원하여 상표등록심사를 통과하는것은 어렵습니다.

따라서, 귀하가 등록하고자 하는 상표가 이미 다른사람에 의해 연방정부에 등록된 것으로 확인이 되었다면, 먼저 이미등록된 상표가 유명상표인지와 비즈니스 분야가 다른지를 확인하고, 기존상표와의 혼동가능성에 따른 거절을 고려한 후에 상표등록을 시도하는 것이 바람직합니다. 상표검색(trademark search)은 미국특허청이 인터넷을 통하여 무료로 공개하고 있는 상표테이터베이스(http://tess.uspto.gov)를 통하여 직접 해 보실수 있습니다.

박윤근(John K. Park) 특허변호사

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